DOK-2015-46 fortumnett.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-11-19 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-46 STIKKORD: Fortumnett.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3. SAMMENDRAG: Saken gjelder krav om overføring av domenenavn på bakgrunn av rett til registrert varemerke. Klagemotparten har inngitt tilsvar. Klager fikk medhold. SAKSGANG: PARTER: Klager: Fortum Corporation Klagemotpart: Staber Marketing Limited FORFATTER: Ingvild Hanssen-Bauer, Magnus Ødegaard, Constance Ursin 1. Sakshistorikk og formelle krav Domenenavnet fortumnett.no ble registrert 15. mai 2015 av klagemotparten, Staber Marketing Limited. Klager, Fortum Corporation, sendte klage til Domeneklagenemndas sekretariat den 17. september 2015. Klager krever domenenavnet overført. Klagen er gjort kjent for klagemotparten ved oversendelse den 25. september 2015. Klagesaken ble oversendt Domeneklagenemnda den 2. november 2015. Klagemotparten, Staber Marketing Limited, har inngitt tilsvar innen fristen 23. oktober 2015. Frivillig mekling er ikke gjennomført.
Klagefristen er 3 år fra domenenavnet ble registrert, jf. regelverket punkt 17.3, og klagen er dermed innenfor fristen. De formelle kravene for å ta klagen til realitetsbehandling er oppfylt, og Sekretariatet har sendt saken over til Domeneklagenemnda. 2. Partenes anførsler 2.1 Klagers anførsler Klager er innehaver av flere norske varemerkeregistreringer inneholdende FORTUM, herunder ordmerker for FORTUM. Klager driver utstrakt virksomhet i Norge under Fortum-navnet, blant annet gjennom domenet fortum.no. Klager var tidligere innehaver av domenenavnet fortumnett.no. Domenenavnet ble slettet i 2014 i forbindelse med at klager solgte sitt norske strømdistribusjonsnettverk til Hafslund-gruppen. Før domenet ble slettet ble det i en kort overgangsperiode benyttet av Hafslund for å informere eventuelle besøkende om oppkjøpet. Klagemotparten registrerte domenet fortumnett.no 15. mai 2015. I tillegg til fortumnett.no er klagemotparten innehaver av nærmere 50 andre.no-domener. De fleste av domenene fremstår som generiske termer, men flere av dem er identiske med tidligere eksisterende varemerkerettigheter. Klagemotparten benytter i dag det omstridte domenet som en slags informasjonsside hvor de utgir seg for å være kommersielt knyttet til Fortum Distribusjon og/eller Hafslund. Sidens innhold fremstår som klippet og limt fra informasjonen Hafslund hadde på samme domenet. Klager har forsøkt å opprette dialog med klagemotparten uten å lykkes. Klager sendte selv to brev i juli 2015, og deretter sendte Bryn & Aarflot et brev på vegne av klager 24. august 2015. Verken klager eller Bryn & Aarflot har hørt noe fra klagemotparten. Klager anfører at det omstridte domenet er forvekslbart med klagers eksklusive rettigheter til utnyttelse av FORTUM i næringsvirksomhet for et bredt spekter av varer og tjenester, jf varemerkeloven 4. Det omstridte domenenavnet består av det særpregede og dominante ordelementet FORTUM som klager har flere varemerkeregistreringer for. Suffikset NETT kan ikke anses å skape den nødvendige distansen mellom domenet og klagers rettigheter. NETT kan i denne sammenheng henvise enten til et strømnett (eller annet kraftnett), eller til det faktum at domenet er Fortums portal på internett. Suffikset NETT er benyttet beskrivende uavhengig av hvilken betydning som oppfattes av besøkende
nettbrukere. Det taler i tillegg sterkt for forvekselbarhet at klager selv tidligere var innehaver av domenet og benyttet dette i kontakt med sine kunder. Hva gjelder klagemotpartens onde tro anfører klager at klagemotparten åpenbart har satt seg inn i klagers situasjon i Norge, gjort seg kjent med deres salg av sitt distribusjonsnettverk til Hafslund, og deretter registrert og benyttet domenet på en måte som i klartekst angir at de opererer på klagers vegne, eller i det minste har en tett kommersiell tilknytning til klager. Klager bemerker at det fremstår som uklart hva innklagedes motivasjon for registreringen og bruken av det omstridte domenet er. Klager anfører imidlertid at fortumnett.no ikke ville fremstått slik den fremstår i dag, med mindre klagemotpartens intensjon nettopp er å skape forveksling. Det ville ikke vært mulig for klagemotparten å formulere seg slik de har gjort, med mindre de har hatt kjennskap til klagers virksomhet og aktivitet i Norge, samt den informasjonen Hafslund hadde liggende på fortumnett.no frem til domenet ble slettet. Klager anfører at det ikke kan være noen tvil om at klagemotparten har opptrådt (og stadig opptrer) i ond tro. Klager anfører at klagemotparten under enhver omstendighet ville blitt klar over klagers eksisterende rettigheter gjennom et enkelt søk i Patentstyrets databaser for registrerte varemerker på internett. Slike enkle undersøkelser må anses å inngå i de forsvarlige forundersøkelser som foranlediges av Norids egenerklæring for abonnenter. 2.2 Klagemotpartens anførsler Klagemotparten anfører at domenet ble kjøpt av klagemotparten etter at Fortum besluttet ikke å fornye domenet. Klagemotparten stiller spørsmål om hvorfor et velrenommert selskap som Fortum skulle ha glemt å fornye et domene de bruker på daglig basis. Klagemotparten hadde ingen dårlig intensjon med å bruke domenet da klagemotparten kjøpte det. Nettstedet gir bare enkel informasjon slik at man kan betale strømregningen. Klagemotparten opplyser at han var i kontakt med Hafslund og tilbød seg å overføre domenet gratis, men dette ble ikke besvart. Klagemotparten er villig til å overføre domenet gratis til Fortum dersom anklagene droppes. 3. Domeneklagenemndas vurdering 3.1 Innledning Ifølge regelverkets vedlegg H punkt 1.3.1 skal en klage tas til følge dersom følgende vilkår er oppfylt:
(1) Ifølge bokstav a må klager dokumentere at han har rettigheter til et navn eller merke som er identisk med eller forvekselbart med det registrerte domenenavnet. (2) Ifølge bokstav b må klager også dokumentere at registrering eller bruk av domenenavnet er foretatt i ond tro. Begrepet ond tro skal tolkes slik at abonnenten visste eller burde ha visst at registreringen eller bruken kunne krenke andres rettigheter. Noen eksempler på relevante momenter er: at registreringen har skjedd i den hensikt å selge eller leie ut domenenavnet til klager eller til en av klagers konkurrenter i økonomisk øyemed, at domenet er registrert for å hindre klager i å registrere et navn klager har rettigheter til eller gjøre det vanskelig for klagers virksomhet på andre måter, for eksempel for å hindre klager i å utnytte sine rettigheter, at domenet er registrert for å forlede noen til å tro at navnet er tilknyttet klager eller klagers virksomhet, at navnet brukes på en måte som drar urettmessig fordel av klagers rettigheter eller på en måte som er ødeleggende for klagers rettigheter, og at motparten også har gjort andre registreringer i ond tro. Dersom klagen gjelder domenenavn som uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse behøver klager ikke dokumentere ond tro, jf. Regelverkets vedlegg H punkt 1.3.2. 3.2 Rett til navn eller merke samt forvekslingsfare Klager er innehaver av diverse norske varemerkeregistreringer inneholdende FORTUM, herunder registreringer for ordmerker FORTUM. FORTUM er det dominerende elementet i domenenavnet fortumnett.no. Tillegget "nett" er rent beskrivende og anses ikke tilstrekkelig for å hindre forvekselbarhet. Nemnda finner derfor at klager har rettigheter til et navn som er forvekselbart med det registrerte domenenavnet, jf kravene i Vedlegg H pkt 1.3.1 a). 3.3 Bruk eller registrering i ond tro Domeneklagenemnda finner det sannsynlig at klagemotparten har hatt kjennskap til klagers virksomhet og aktivitet i Norge, samt den informasjonen Hafslund hadde liggende på fortumnett.no frem til domenet ble slettet. Innholdet på klagemotpartens side er av en slik karakter at det tyder på at domenenavnet er registrert for å forlede noen til å tro at siden er tilknyttet klager eller klagers virksomhet. For øvrig ville klagemotparten ved et enkelt søk i Patentstyrets database ha avdekket at klager hadde varemerkerettigheter til FORTUM.
Det er for øvrig dokumentert at klagemotparten også har registrert andre domenenavn som utgjør andres varemerker. Domeneklagenemnda finner derfor at domenet er registrert og brukt i ond tro, jf regelverkets Vedlegg H pkt 1.3.1 b). Siden klager er en utenlandsk enhet som ikke oppfyller kravene til en abonnent under regelverket for.no, må klager utpeke en annen som tilfredsstiller alle krav regelverket stiller til nyregistreringer til å stå som registrert innehaver av domenenavnet. Dette må skje innen 15 virkedager fra vedtaket er oversendt partene, jf. Regelverket Vedlegg H punkt 2.10. Domeneklagenemnda fattet etter dette slikt V E D T A K Klagers krav om overføring av domenenavnet fortumnett.no tas til følge, jfr. regelverket for.no vedlegg H punkt 1.5. Vedtaket faller bort dersom klager ikke innen 15 virkedager fra vedtaket er oversendt partene, har utpekt en abonnent som tilfredsstiller alle krav regelverket stiller til nyregistreringer, jf. regelverket for.no vedlegg H punkt 2.10. Oslo, 19.11.2015 Ingvild Hanssen-Bauer Magnus Ødegaard Constance Ursin