Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7174 Patentsøknad nr. 1999 6373 PCT-nummer: PCT/US98/10318 Søkere: Biotechnology Research and Development Corporation, IL, USA U.S. Department of Agriculture, DC, USA Swiss Federal Institute of Technology Zürich, Zürich, Sveits Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 25. januar 2007 Foreliggende sak gjelder en klage etter patentlovens 75, jf. 72, over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse, hvorved begjæring om oppreisning ble avslått. Avgjørelsen ble sendt til søkernes fullmektig den 9. februar 2001. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen i patentlovens 31 annet ledd for videreføring av en internasjonal søknad i Norge. Foreliggende søknad har prioritet fra US søknad nr. 47 181, inngitt den 20. mai 1997. Siste fristen for å videreføre søknaden var følgelig mandag 22. november 1999 (20. november 1999 var lørdag). Søknaden ble forsøkt videreført den 21. desember 1999, ved at søker sendte inn kopi av den internasjonale søknads tittelside og videreføringsavgiften samt avgift for utsatt inngivelse av norsk oversettelse. Samtidig med forsøket på videreføring sendte søkeren inn begjæring om oppreisning. Til støtte for begjæringen om oppreisning er det overfor 1. avdeling i hovedsak oppgitt følgende: "Det anføres at J. Grant Brewen, president og "Chief excecutive officer" i Biotechnology Research and Development Cooperation (BRDC) forespurte den eksklusive lisenshaver til søknaden, Pig Improvement Company (PIC), om en liste over hvilke land søknaden skulle videreføres i før fristen 1999.11.22. Videre anføres det at Brewen sendte BRDCs vanlige liste I henhold til patentlovens 27 tredje ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en begjæring om oppreisning, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller patenthaveren.
2. avd. sak nr. 7174 2 over land for videreføring til sin amerikanske fullmektig, slik at denne kunne videreføre i disse land innen fristen. Listen fra PIC ble oversendt Brewen på e-post. Dette skjedde mens Brewen var på en forretningsreise. Listen ble sendt til Brewens personlige e-postadresse i BRDC, og ikke til firmaets administrative e-postadresse. Det er anført at det ble gitt instruks til PIC om å anvende den administrative adressen. Brewens personlige e-postadresse ble ikke sjekket av annet personale i hans fravær. Dette førte til at den ikke ble lest før etter at Brewen kom tilbake fra sin forretningsreise, hvilket var etter videreføringsfristens utløp. Søkers amerikanske fullmektig fikk derfor ikke instruksjoner om å videreføre i Norge før 1999.12.15." I sin begrunnelse for å avslå begjæringen uttalte 1. avdeling: "Det synes som om feilen i denne saken har oppstått som en følge av at listen fra den eksklusive lisenshaver til søknaden over land søknaden skulle videreføres i, er sendt til feil e-postadresse. Lisenshaveren har benyttet seg av sin kontakts personlige e-postadresse i firmaet, og ikke firmaets administrative e-postadresse. Det har videre vært medvirkende at Brewen ikke var tilstede i perioden før utløp. Det var gitt instruksjoner om å anvende den administrative adressen, og det var ikke etablert rutiner for kontroll av Brewens personlige e-postadresse i hans fravær. Videre har søker heller ikke etablert kontrollrutiner for å videresende Brewens e-post til annet personale. Det er ved behandlingen av viktige frister svært viktig å etablere gode og hensiktsmessige kontrollrutiner for å overholde disse. Ved bruk av e-post i korrespondansen om disse fristene ligger det muligheter for slike rutiner i det e-postsystem man anvender, f.eks. ved automatisert videresending. Disse muligheter har ikke blitt anvendt her. Videre vil det i de tilfeller hvor man har kommunisert ved bruk av flere forskjellige e-postadresser, ofte være hensiktsmessig å kontrollere disse før fristenes utløp. Juridisk seksjon mener etter dette at det ikke er utvist tilstrekkelig omhu etter patentloven 72, og har på denne bakgrunn besluttet at begjæringen om oppreisning avslås." Søkernes klage over 1. avdelings avgjørelse, med klageavgift, innkom rettidig den 9. april 2001. I klagen uttaler søkernes fullmektig: "Angjeldende søknad begjærer prioritet fra en amerikansk søknad av 20. mai 1997, hvor 30- månedersfristen for videreføring av søknaden utløp den 22. november 1999. Denne fristen ble av grunner som det vil redegjøres for nedenfor, oversittet når det gjelder Norge. Vedlagt følger også to deklarasjoner fra J. Grant Brewen, president og "Chief Executive Officer" i Biotecknology Research and Development Corporation (BRDC) og Alice O. Martin, patentfullmektig hos Barnes & Thornburg, Chicago, USA. Årsaken til oversitting av fristen er som følger: J. Grant Brewen forespurte den eksklusive lisenshaver til søknaden, Pig Improvement Company (PIC) om en liste over hvilke land søknaden skulle videreføres i før fristen 22. november 1999. J. Grant Brewen ga beskjed til Barnes & Thornburg over de land som BRDC rutinemessig velger ut i god tid før fristens utløp. Deretter reiste J. Grant Brewen på en forretningsreise. I dette
2. avd. sak nr. 7174 3 tidsrommet ble instruksjoner fra den eksklusive lisenshaveren, PIC, sendt pr. E-mail til J. Grant Brewen. Denne E-mailen ble sendt til ham før fristens utløp. Denne E-mail ble imidlertid ikke lest på grunn av J. Grant Brewens fravær før etter 22. november 1999. Barnes & Thornburg ble umiddelbart kontaktet for å videreføre patentsøknaden i de tilleggsland som PIC hadde valgt ut. E-mailen som ble sendt fra PIC ble ved en misforståelse sendt til J. Grant Brewens personlige E- mail og ikke til kontor-e-mail-adressen. E-mailer som blir sendt til Biotecknology Research and Development Corporation vil leses av personalet, selv om J. Grant Brewen ikke er tilstede på kontoret. Imidlertid leser ikke personalet J. Grant Brewens mailer på hans personlige E-mailadresse. Når så J. Grant Brewen igjen hadde tilgang til sin personlige E-mail, var tidsfristen for videreføring av PCT-søknaden i Norge utløpt. I Patentavdelingens avgjørelse, bemerkes det at det ikke var etablert rutiner for kontroll av Brewen's personlige E-postadresse i hans fravær. Denne type klientopplysninger det her dreier seg om, går alltid gjennom kontorets offisielle E-mail-adresse, men denne ene gangen ble det gjort en feil fra lisenshaver ved at J. Grant Brewens personlige E-mail-adresse ble brukt. Vi mener derfor det er urimelig at Pig Improvement Company skal bli skadelidende som følge av et feiltrinn som dette, som ikke er en brist på interne rutiner, men rett og slett en feil som ble begått en gang. Når det gjelder patentfullmektigen i dette tilfellet, har vedkommende vist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Vi håper i lys av det ovenstående at 2. avdeling kommer frem til en positiv avgjørelse i denne sak." Den 18. oktober 2006 sender 2. avdeling følgende brev til søkers fullmektig: "Saken har vært undergitt en forberedende behandling i 2. avdeling, og utvalget er kommet til at 1. avdelings avgjørelse må stadfestes, men på et noe annet grunnlag. Slik utvalget ser det, kunne det ikke kreves rutiner som omfattet kontroll av Brewens personlige e-postadresse. Derimot må det anses som et grunnleggende krav til en forsvarlig kontrollrutine at det er etablert en ordning som gir sikkerhet for at spørsmålet om videreføring av søknaden er blitt vurdert, og at beslutning i så måte er tatt av kompetent personale, før utløpet av fristen for videreføring. Man kan ikke se at det i foreliggende tilfelle var etablert noen slik rutine, og dermed kan heller ikke søkeren anses å ha utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Til å kommentere ovenstående innrømmes De frist til 18. desember 2006." I svarbrev av 15. desember 2006 uttaler søkers fullmektig: "Vi viser til Patentstyret brev av 18. oktober 2006 der det går frem at saken har vært undergitt en forberedende behandling i 2. avdeling og at utvalget er kommet til at 1. avdelings avgjørelse stadfestes. Det vil si at det ikke gis oppreisning.
2. avd. sak nr. 7174 4 Søker beklager dette og er, som det går frem av tidligere argumentasjon, av den oppfatning av det er vist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Advokatfirmaet Barnes & Thornburg ved fullmektig Alice O. Martin har representert søkeren Biotechnology Research and Development Corporation i mer enn 15 år, og har gjennom de årene hatt ansvaret for en meget stor portefølje bestående av ulike oppfinnelser fra mange firmaer og institutter, og har bortsett fra denne spesielle saken, ikke oversittet noen frister. BRDC er et lite kontor, bestående av administrende direktør, CEO Dr. Brewen og en sekretær. Det eksisterer veletablerte og velfungerende rutiner som regulerer arbeidsflyt mellom BRDC og advokatfirmaet Barnes & Thornburg. Det er kun en uventet hendelse, et uventet teknisk problem, som medførte at videreføringsfristen ble oversittet. Så snart feilen ble oppdaget gjorde BRDC store anstrengelser for å gjenopprette feilen. I denne spesielle PCT søknaden arbeidet BRDC og Barnes & Thornburg etter sine vanlig veletablerte rutiner. Søknaden var imidlertid lisensiert til PIC, og BRDC trengte derfor godkjennelse fra PIC for videreføring i nasjonal fase og selvsagt også en samtidig garanti for at kostnadene forbundet med videreføring ville bli betalt av lisensinnehaver. Basert på det omfattende og velfungerende fristregistrerigssystemet kom videreføringsfristen frem på fristlistene hos Barnes & Thornburg, som da etter gjeldende rutiner varslet klienten BRDC. Barnes & Thornburg hadde imidlertid ingen fullmakt til å agere uten instruksjoner fra BRDC, og BRDC hadde ikke anledning til å videreføre saken i nasjonal fase uten tillatelse fra lisensinnehaveren PIC. Alle varslinger var i orden etter gjeldende retningslinjer og rutiner. Kommunikasjonsrekken ble brutt og feilen oppstod da PIC sine instruksjoner til Dr. Brewen i BRDC ikke ble mottatt i henhold til gjeldende rutiner. Instruksjonen fra PIC ble sendt direkte til Dr. Brewen sin personlige e-post adresse. Dr. Brewen var imidlertid ikke på kontoret og kontorpersonalet ved BRDC sjekket rutinemessig Dr. Brewens jobbadresse, men ikke hans personlige e-post adresse. Etter vår mening er dette en feil som skyldes en uvanlig hendelse. Saken ligger mange år tilbake i tid og rutiner som i dag virker selvfølgelige var ikke så selvfølgelige for 8-9 år siden. Kommunikasjon via epost og et stort antall ulike epostadresser utviklet seg nesten raskere enn verden rundt klarte å følge opp med sikkerhetsrutiner. Når det så blir begått feil, er det slike begåtte feil som leder til forbedringer av rutiner og etablering av nye sikkerhetsrutiner. Vi lærer alle av våre feil, og det er vår påstand at det er umulig å ha rutiner som sikrer at det aldri begås feil. Vi vil påstå at oversittelsen av fristen skyldes en uvanlig hendelse. Det at Alice O. Martin har jobber for BRDC i 15 år uten at en frist er blitt oversittet, er klare bevis på at firma har etableret, velfungerende rutiner. Etter forberedende behandling i 2. avdeling har 2. avdeling kommet til at det ikke er utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Om det er vist alle den omhu eller ikke er en skjønnsmessig vurdering, med alle dens iboende utfordringer. Det skal bemerkes at 1. avdeling og 2. avdeling har kommet til samme resultat, nemlig at det ikke er utvist all den omhu, men med ulik begrunnelse. Dette understreker skjønnvurderingsaspektet, og vi ber om at saken igjen vurderes i lys vedlagte besvarelse. Vi ønsker videre å påpeke den svært lange behandlingstiden. Oppreisningsbegjæring ble innlevert 21.12.1999 og avslag ble sendt 9.2.2001. Søker anket og siste begrunnelse i den sammenheng ble innsendt 26. juli 2001. Det betyr at det har tatt mer enn 6 år å få avgjort saken,
2. avd. sak nr. 7174 5 på tross av at søker ved å anke saken viser at det er av stor viktighet for søker å få innvilget oppreisning. Ved en skjønnmessig vurdering bør dette komme søker til gode. I mellomtiden har søker selvfølgelig hatt en forventning om at en ny avgjørelse vil være i søkers favør. Vi fastholder derfor at feilen skyldes et enkeltstående tilfelle og at BRDC er et solid advokatfirma som ikke verken før eller senere har oversittet frister med slike følger. Vi mener derfor at det Norske Patentstyret har en svært streng praktisering av betingelsene "all den omhu". Vi ber Patentstyret revurdere sin avgjørelse både basert på den skjønnsmessig vurdering av "all den omhu" og basert på den beklagelig lange saksbehandlingstid som vi i dette tilfelle mener bør komme søker til gode." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, men med en annen begrunnelse. Begjæringen om oppreisning gjelder oversittelse av fristen for videreføring av en internasjonal patentsøknad i Norge. Etter patentlovens 72 første ledd skal en patentsøker gis oppreisning for oversittelse av fristen for videreføring, «såfremt han godtgjør at han eller hans fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves». Begjæring om oppreisning må i henhold til 72 første ledd «fremsettes skriftlig til Patentstyret innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelse, er opphørt». Ansvaret for oppfølgning av søknaden, synes å ha ligget hos den ene av søkerne, Biotechnology Research and Development Corp. (BRDC). BRDC har fastsatt et bestemt utvalg av land, der alle patentsøknader rutinemessig skal videreføres. I tillegg vurderes det konkret for hver enkelt søknad, om den skal videreføres i ytterligere land, og i så fall hvilke. I dette tilfellet ble det overlatt til den eksklusive lisenstager, Pig Improvement Company (PIC), å bestemme om søknaden skulle videreføres i ytterligere land. Administrerende direktør hos BRDC, J. Grant Brewen, sendte en forespørsel til PIC vedrørende dette, og reiste deretter på en forretningsreise. Angivelig ved en feil fra PICs side, ble instruksen om videreføring sendt til Brewens personlige e-postadresse, og ble derfor ikke fanget opp av ansatte ved BRDC. Det anføres at om meldingen hadde vært sendt til rett adresse, ville den blitt mottatt og behandlet på adekvat måte, slik at fristen ikke hadde blitt oversittet. Selv om saksforholdet ikke er klart i alle henseende, synes det å måtte legges til grunn at det ble begått en feil av ansatte hos PIC. Disse ansatte må i denne sammenheng identifiseres med søkeren, slik at saken bedømmes på samme måte som om en ansatt ved BRDC hadde begått en feil. Annen avdeling finner det imidlertid ikke nødvendig å ta stilling til om den personlige feil
2. avd. sak nr. 7174 6 som ble begått, hindrer meddelelse av oppreisning, idet slik meddelelse under enhver omstendighet må anses utelukket fordi BRDC ikke hadde etablert forsvarlige rutiner for overholdelse av fristen. Når man, som i dette tilfellet, overlater beslutningen om videreføring til en lisenstaker, må man regne med at feil kan oppstå. Det kan dreie seg om forglemmelser, feil i postgangen, ekspederingen o.l., tekniske feil, sykdom osv. Man må derfor kreve at det etableres rutiner som vil fange opp fraværet av instruksjoner når det nærmer seg fristen, f.eks. ved at en annen person gis i oppgave å kontrollere at rette vedkommende har tatt stilling til spørsmålet om videreføring, slik at fristen blir overholdt. Når slike rutiner ikke var etablert, kan oppreisning ikke gis. Søkeren har for 2. avdeling anført at den amerikanske patentfullmektig, advokatfirmaet Barnes & Thorburg, hadde tilfredsstillende rutiner, og at saksbehandleren der aldri tidligere hadde oversittet noen frister. Annen avdeling har intet grunnlag for å trekke disse opplysningene i tvil. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig at patentfullmektigen har utvist den nødvendige aktsomhet. Også søkeren selv må ha utvist den aktsomhet som kreves etter loven. Søkeren har videre anført at man «trengte godkjennelse fra PIC for videreføring i nasjonal fase». En slik anførsel kan ikke føre frem. Når man overlater beslutningen om videreføring til en lisenstaker, må man som nevnt etablere rutiner som sikrer at lisenstakerens standpunkt til spørsmålet om videreføring faktisk foreligger, og kan effektueres, før fristens utløp. Mot denne bakgrunn kan vilkårene for oppreisning etter patentlovens 72 ikke anses oppfylt, og 1. avdelings avgjørelse blir dermed å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Chr. Mürer (sign.) Arvid Øvrebø (sign.) Kaare Otterbeck (sign.) Olav Kolstad (sign.) Karin Otterbeck