Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Søker: Colgate-Palmolive Company, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 12. november 2007 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 3. mai 2006, hvorved ordmerket ADVANCED FRESH ble nektet registrert. Avgjørelsen ble sendt søkerens fullmektig samme dato. Nevnte varemerke er søkt registrert for varen "tannkrem" i klasse 3. Under behandlingen i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at merket er uregistrerbart i medhold av varemerkelovens 13 første ledd, da det mangler varemerkerettslig særpreg. Patentstyrets 1. avdeling har også anført at det foreligger et friholdelsesbehov for ordsammenstillingen. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Det søkte merket består av en sammenstilling av ordene ADVANCED og FRESH. Merkeelementet ADVANCED kan oversettes til "forbedret", "avansert" eller "videreutviklet". Det andre merkeelementet, FRESH, betyr "frisk", "forfriskende" eller "oppkvikkende". Betydningene fremgår av ordbøkene som inngår i I-finger. Sakens problemstilling er om ADVANCED FRESH er beskrivende for tannkrem, jf. varemerkeloven 13 første ledd annet punktum. Det søkte merket må vurderes ut fra hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merket som helhet. Merket må videre vurderes i forhold til den søkte varen. Gjennomsnittsforbrukeren av tannkrem er alminnelige sluttbrukere, så vel som detaljister. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Patentstyret har I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren.
2. avd. sak nr. 7661 2 kommet til at en gjennomsnittsforbruker vil oppfatte ADVANCED FRESH som beskrivende og kvalitetsangivende for tannkrem. Fullmektigen er uenig i den oversettelsen av ADVANCED som Patentstyret har lagt til grunn i tidligere brev, nemlig "forbedret" eller "videreutviklet". Det hevdes at ADVANCED kan ha mange betydninger og at de mest relevante betydningene er "fremskreden" eller "langt utviklet". Patentstyret har kommet til at merket er beskrivende og kvalitetsangivende uavhengig av hvilken oversettelse av ADVANCED som legges til grunn. Begrepene "videreutviklet" og "fremskreden/langt utviklet" er nærmest identiske når det er tale om tannkrem, og det blir i høyden tale om nyanseforskjeller. ADVANCED kan i tillegg bety "avansert", og også denne oversettelsen er kvalitetsangivende for varen. Det er anført fra fullmektigens side at det søkte merket ikke har noen alminnelig betydning verken på norsk eller engelsk, og at dette ikke er en frase som benyttes i dagligtalen. Fullmektigen hevder at merket ikke har noen åpenbar språklig betydning, og vil bli oppfattet som en ren fantasibetegnelse. Patentstyret har kommet til at merket ADVANCED FRESH enten kan oppfattes i sammenheng, som "avansert frisk" eller "forbedret friskhet", eller som to uavhengige rosende ord, "avansert, frisk". Uansett hvilken av disse forståelsene av merket som legges til grunn, vil det søkte merket være direkte beskrivende for varen tannkrem. Det at det kanskje ikke finnes et norsk ord som direkte dekker ADVANCED FRESH, innebærer ikke at meningsinnholdet blir uklart. Patentstyret holder det for overveiende sannsynlig at en gjennomsnittsforbruker umiddelbart oppfatter merkets betydning, selv om han ikke grunner over hvilken konkrete oversettelse som skal legges til grunn. Vi vil også nevne at flertydighet ikke kan tilføre særpreg, så lenge én betydning er beskrivende, jf EF-domstolens avgjørelse i Doublemint (C-191/01 P, premiss 32). Fullmektigen har videre anført at ordsammenstillingen er uvanlig og særpreget, og at merket ikke danner et grammatikalsk korrekt utsagn. I denne forbindelse vises det til EF-domstolens dom i Baby-dry-saken, C-383/99. Vi har kommet til at denne argumentasjonen kan ikke føre frem. For at en grammatikalsk uriktig ordsammenstilling skal kunne anses registrerbar, må det i henhold til Baby-dry-saken være tale om en leksikalsk nyvinning ("lexical invention"), jf. premiss 44. Etter vårt syn er ADVANCED FRESH ingen språklig oppfinnelse som tilfører distinktivitet. Selv om ordkombinasjonen kan være grammatikalsk uriktig, er den likevel etter Patentstyrets oppfatning ikke så uvanlig at den skiller seg vesentlig fra et normaluttrykk. (Vi viser til premiss 43 i dommen.) For at en sammensetning av to beskrivende ord skulle være distinktiv, ble det i Baby-dry-saken krevet "any perceptible difference" (premiss 40) mellom ordkombinasjonen og elementene hver for seg. EF-domstolen har i ettertid lagt listen høyere, jf. avgjørelsene C-363/99 Postkantoor og C-265/00 Biomild. I Biomild-avgjørelsen ble det fastslått at et merke som er sammensatt av beskrivende ord kun er distinktivt hvis det er et merkbart avvik ("a perceptible difference") mellom det sammensatte ordet og de to ordene det er sammensatt av (premiss 41). Dette betyr at "any perceptible difference" ikke lenger er den gjeldende målestokken for sammensatte uttrykks særpreg. Sammenstillingen av de to merkeelementene ADVANCED FRESH er ikke egnet til å tilføre merket den nødvendige grad av særpreg. Betydningsinnholdet i de to beskrivende elementene endres ikke ved at de to merkeelementene sammenstilles.
2. avd. sak nr. 7661 3 Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det foreligger et friholdelsesbehov for ADVANCED FRESH. Andre næringsdrivende kan ha behov for å bruke denne betegnelsen i sin markedsføring eller på annen måte, uten at dette skal være å anse som et varemerkeinngrep. Det er i fullmektigens korrespondanse vist til andre registreringer som hevdes å være analoge med denne saken. Registreringene er tatt med i vurderingen, men vi har ikke funnet at disse kan tillegges avgjørende vekt. Når det gjelder reg. nr. 201245, FRESH CONFIDENCE, og reg. nr. 75320, FAMILY FRESH, har vi kommet til at merkeelementene CONFIDENCE og FAMILY ikke beskriver kjerneegenskaper ved varene og at sammenstillingene derfor er tilstrekkelig særpregete. Merkene i disse registreringene skiller seg fra det søkte merket, som består av to ord som beskriver sentrale egenskaper ved tannkrem. Med hensyn til reg. nr. 109718, ADVANCED ACTION, reg. nr. 198700, ADVANCED NIGHT REPAIR, reg. nr. 195053, EXOTIC FRESH, reg. nr. 175609, TROPICAL FRESH, reg. nr. 168145, FRESH STRIPE, og reg. nr. 124587, DEEP FRESH, vil vi bemerke at det generelt skal utvises forsiktighet med å legge vekt på tidligere registreringer. Dette følger av Annen avdelings avgjørelse nr. 6690 (Voicewriter) og nr. 6715 (Multi shower). Patentstyret må vurdere hvert enkelt merkes registrerbarhet ut fra de konkrete forholdene. Flere av de tidligere registreringene fullmektigen har vist til er over 20 år gamle. Varemerkeretten er i stadig utvikling, og registreringer fra 1980-tallet bør derfor tillegges begrenset vekt. Det skal også nevnes at flere av registreringene knytter seg til andre varer enn det er tale om i denne saken. Det å legge vekt på tidligere registreringer, uten å ta hensyn til tidligere avslag, ville gi et skjevt bilde av registreringspraksis. Det kan også ha ligget faktiske omstendigheter til grunn for de eldre registreringene som ikke fremgår av registeret, som for eksempel at registreringene er skjedd på bakgrunn av innarbeidelse. Konklusjon: Patentstyret har på denne bakgrunn etter en helhetsvurdering kommet til at merket ADVANCED FRESH er beskrivende for "tannkrem" og anses uregistrerbart i henhold til varemerkeloven 13 første ledd." Søkerens foreløpige klage over 1. avdelings avgjørelse, inneholdende en begjæring om å bli tilstått en ytterligere frist for å inngi en nærmere begrunnelse av klagen, innkom den 3. juli 2006. Ved brev av 5. juli 2006 er søker meddelt frist til 11. august 2006 med å inngi en nærmere begrunnelse av klagen. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 11. august 2006, innen fakturafristens utløp. Den nærmere begrunnelsen av klagen er innkommet den 11. august 2006, innen den meddelte frist. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I den nærmere begrunnelsen av klagen anfører søkeren:
2. avd. sak nr. 7661 4 "Vi viser til vårt brev av 3 juli 2006 og annen avdelings uttalelese av 12 juli 2006 hvor det gis en frist frem til 11 august 2006 for å inngi en nærmere begrunnelse av klagen Patentstyrets første avdeling har nektet registrering av merket ADVANCED FRESH i henhold til varemerkelovens 13,1.ledd da man har konkludert med at merket er utelukkende er å anse som en beskrivende kvalitetsangivelse og at det foreligger et behov for friholdelse da også andre næringsdrivende må kunne benytte en tilsvarende angivelse uten fare for å begå varemerke inngrep. Første avdeling har lagt til grunn at det engelske ordet ADVANCED på norsk kan oversettes til forbedret avansert eller videreutviklet mens FRESH kan oversettes til frisk, forfriskende eller oppkvikkende. Det engelske ordet ADVANCED kan ha en rekke forskjellige betydninger og vi viser i den forbindelse til vedlagt kopi av Cappelens Stor Engelsk Norsk ordbok. Den mest relevante betydningen i vårt tilfelle vil være "fremskreden eller langt utviklet", mens den betydningen Patentstyret viser til "forbedret/videreutviklet" etter vår oppfatning ikke er helt korrekt. Ordet FRESH betyr frisk eller fersk men i relasjon til tannkrem må det antas at det er den første betydningsformen som vil bli aktuell da det angir at produktet har en frisk smak. Det er imidlertid ikke noe grunnlag for å hevde at det vil bli forstått som oppfriskende eller oppkvikkende da det engelske ordet refreshing her er mer nærliggende. På vegne av søkeren vil vi fastholde at merket ADVANCED FRESH har det nødvendige kjennetegns særpreg til å kunne la seg registrere Selv om ADVANCED FRESH i betydningen "langt utviklet eller fremskreden frisk" kan sies å være en suggestiv hentydning til kvaliteter ved varen, er det helt klart ikke et alminnelig generisk ordsammenstening. Ordet ADVANCED benyttes gjerne for å beskrive noe som er resultatet av en av en betydlig intellektuell innsats som advanced education, advanced science, advanced technology Selv om ADVANCED FRESH vil bli forstått som noe som er bedre enn bare FRESH blir dette allikevel så lite konkret at det ikke er egent til å bli oppfattet som en ren kvalitetsbeskrivelse. Det er nok riktig at merket er egnet til å gi assosiasjoner til et produkt der man ved hjelp av forskning har kommet frem til en ny tannkrem som gir bedre friskhet enn tidligere. Dette blir imidlertid kun assosiasjoner som merket er egnet til å vekke. Det er imidlertid alltid merket slik det er søkt registrert som skal danne grunnlaget for registrerbarhetsvurdering og ut i fra ordsammensetningen ADVANCED FRESH kan man i seg selv ikke utlede den språklige betydningen første avdeling har lagt til grunn. Et annet moment er at det er det engelske merke som danner grunnlaget for distinktivitetsprøvning ikke en norsk oversettelse av merket, Sammensetningen ADVANCED FRESH er en ren fantasi betegnelse som ikke gir noen selvstendig beskrivende betydning. Det er ikke en frase som blir benyttet i alminnelig dagligtale eller er vanlig innad i den aktuelle bransjen
2. avd. sak nr. 7661 5 At konkurrenter skulle ha behov for å betegne sine tilsvarende produkter som ADVANCED FRESH for å kunne betegne en spesiell egenskap ved sine produkter finner vi helt usannsynlig. Etter vår oppfatning er det derfor åpenbart at merket ikke kan nektes registrert ut i fra en begrunnelse om at det skal foreligge et behov for friholdelse. Vi har under behandlingen av saken i første avdeling vist til en del registreringer som etter vår oppfatning er parallelle med nærværende sak. Vi vil særlig vise til registrering nr. 201245 FRESH CONFIDENCE, registrering nr. 195053 EXOTIC FRESH, registrering nr. 175609 TROPICAL FRESH, registrering nr. 168145 FRESH STRIPE, registrering nr. 124587 DEEP FRESH og registrering nr. 75320 FAMILY FRESH, reg. nr. 109718 ADVANCED ACTION og 198700 ADVANCED NIGHT REPAIR hvilket alle er rene ordmerker. Første avdeling har vist til at flere av registreringen er over 20 år gamle og at de derfor ikke nødvendigvis gir et korrekt utrykk for dagens registreringspraksis. Til det skal det bemerkes at flere av de ovennevnte merker er av nyere dato også. Vi er klar over at tidligere praksis har begrenset betydning med hensyn til den konkrete individuelle distinktivitets vurdering i hver enkelt sak, men som eksempler har de allikevel etter vår oppfatning allikevel verdi da de illustrerer hva som er å anse som et suggestivt men dog registrerbart merke i motsetning til et rent beskrivende. På overnevnte bakgrunn og på grunnlag av de argumenter som tidligere er fremført under før5ste avdeling behandling av saken, ber vi derfor om at annen avdeling opphever første avdeling avgjørelse om å nekte merket registrert og godkjenner merket til registrering." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling. I henhold til varemerkelovens 13 første ledd første punktum, må et varemerke som skal registreres være egnet til å skille søkerens varer fra andres. Merket må ikke utelukkende eller bare med uvesentlige endinger eller tillegg gi uttrykk for varens art eller beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet for tilvirkningen ( 13 første ledd annet punktum). Bestemmelsene i 13 skal av hensyn til Norges forpliktelser etter EØS-avtalen tolkes i samsvar med EFs varemerkedirektiv (Rdir. 89/104) art. 3 (1)(b) og (c) og EF-domstolens praksis i den utstrekning denne praksis gir veiledning til tolkning av direktivet. Bestemmelsene i varemerkedirektivets art. 3(1)(b) og (c) har som formål å sørge for at det ikke blir registrert varemerker som ikke kan realisere de nevnte formål, og skal dessuten vareta den
2. avd. sak nr. 7661 6 allmenne interesse i at tegn som er beskrivende, eller som det for øvrig generelt er behov for å bruke i næringsvirksomhet, ikke blir belagt med enerett for en enkelt næringsdrivende (friholdelsesbehovet), jf. EF-domstolens avgjørelse i forente saker C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Sml. 1999 s. I-2779 (premiss 25), forente saker C-53/01 til C-55/01 Linde, Sml. 2003 s. I-3161, premissene 73 75), sak C-191/01 P, DOUBLEMINT, Sml. 2003 s. I- 12447. Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide, Sml. 1998 s. I-4657. Annen avdeling er enig med 1. avdeling i at det omsøkte merket ikke har det nødvendige særpreget, og kan i stor grad tiltre begrunnelsen for dette. Betegnelsene ADVANCED og FRESH er hver for seg egenskapsbeskrivende betegnelser. Om ikke kombinasjonen ADVANCED FRESH er en naturlig beskrivende betegnelse på engelsk for det vareslag som omfattes av søknaden, er det like fullt nærliggende å anta at en gjennomsnittsforbruker i Norge vil oppfatte merket som en egenskapsbeskrivelse snarere enn en angivelse av kommersiell opprinnelse. Det er således verken tale om noen leksikal nyvinning eller en ordkombinasjon som forskyver meningsinnholdet bort fra de enkelte ords opprinnelige betydning, med det resultat at særpreg oppstår. Klagen kan derfor ikke føre frem. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Ole-A. Rognstad (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ida Andrén (sign.)