Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7637 Søknad nr. 1986 3864 Søker: Anheuser-Busch Inc., Missouri, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Budejovicky Budvar NP, Ceske Budejovice, Tsjekkia Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. juli 2009 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 13. mars 2006, hvorved tidligere beslutning om å registrere det kombinerte merket "Budweiser" (gjengitt nedenfor) ble opprettholdt mot innsigelse. Avgjørelsen ble sendt partene samme dato. Varemerkesøknad nr. 19863864 Nevnte varemerke er søkt registrert for hele vareklasse 9, 18, 24, 25, 28 og 32. I utlegningsperioden innkom innsigelse fra Tandbergs Patentkontor AS, Oslo, innsendt på vegne av Budejovicky Budvar NP, Ceske Budejovice, Tsjekkia.
2. avd. sak nr. 7637 2 Innsigelsen var for det første begrunnet med at det søkte merket er egnet til å oppfattes som en angivelse av stedet for varenes geografiske opprinnelse eller tilvirkningssted, jf. varemerkeloven 13 første ledd annet punktum. For det annet er det anført at det søkte merket er egnet til å villede med hensyn til varenes geografiske opprinnelse eller tilvirkningssted, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 2. For det tredje var innsigelsen var begrunnet med at det søkte merket er egnet til å forveksles med innsigerens tidligere registrerte varemerker nr. 81144 (102455), det kombinerte merket "Budweiser Budvar" (gjengitt nedenfor), registrert for "øl og malt" i vareklasse 31 og 32, reg. nr. 56136 (69613), ordmerket BUDVAR, registrert for varene "øl av enhver art" i klasse 32, og reg. nr. 133648 (19803400), det kombinerte merket "Bud", registrert for varene "øl og porter" i vareklasse 32, og at det kombinerte merket "Budweiser" således er uregistrerbart i medhold av bestemmelsen i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd. Reg. nr. 65056 (81874) Under innsigelsesbehandlingen er det videre anført av innsiger at merket er uregistrerbart i medhold av varemerkeloven 14 første ledd nr. 7, da søker var kjent med innsigers bruk av merket "Budweiser" / de anførte merker ved innleveringen av nærværende søknad tirsdag den 30. september 1986. Den av innsiger anførte registrering nr. 133648 (19803400) er i ettertid kjent ugyldig i medhold av varemerkelovens 14 første ledd nr. 7, jf. 25 første ledd, jf. Høyesteretts dom av 24. november 1998, inntatt i Rt. 1998 s. 1809. Under behandlingen av innsigelsen har søker i brev av 14. mars 2001 akseptert Patentstyrets tidligere fremsatte krav om unntaksanmerkning for merketeksten "BUDWEISER", jf. varemerkelovens 15 annet ledd.
2. avd. sak nr. 7637 3 Med hensyn til partenes anførsler for 1. avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Varemerkeloven 13 første ledd annet punktum: Innsigers fullmektig har anført at det søkte merket ikke kan registreres fordi merket gir uttrykk for stedet for tilvirkning av varene. Fullmektigen hevder at Budweiser er den adjektivske formen for Budweis, som er det tyske navnet på den tsjekkiske byen Ceske Budejovice. Utvalget er av den oppfatning at det søkte merket består av figurative elementer som tilfører merket nødvendige særpreg. Selv om utformingen har et klart etikettepreg, innehar denne etiketten så mange detaljer at merket har særpreg på dette grunnlag, jf. farge, kranser og logoen som omgir bokstavene AB. Da søker aksepterte Patentstyrets krav om unntaksanmerkning for teksten "BUDWEISER", kan utvalget ikke se at det er grunnlag for å anføre varemerkeloven 13 første ledd annet punktum som hinder for registreringen. En registrering vil på denne måten ikke gi enerett til teksten BUDWEISER og det friholdelsesbehov som ligger til grunn for bestemmelsen anses ivaretatt. Konklusjon: Det søkte merket kan ikke nektes registrert med hjemmel i varemerkeloven 13 første ledd annet punktum. Varemerkeloven 14 første ledd nr. 2: Innsigers fullmektig har anført at det søkte merket må nektes registrert da det er egnet til å villede, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 2. Dette er begrunnet med at det søkte merket gir uttrykk for at varene er fra en by i Tsjekkia, mens søker er fra USA. Søkers fullmektig bestrider at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte BUDWEISER som stedet for tilvirkning. Dette begrunnes med at Budweis ikke har vært den offisielle betegnelsen på byen siden 1918, med unntak av perioden 1939-1945 og da kun av tyske myndigheter. Utvalget skal bemerke at spørsmålet om det søkte merket er egnet til å villede er direkte knyttet opp til spørsmålet om BUDWEISER vil bli oppfattet som en stedsangivelse. Det er derfor en nær sammenheng mellom vurderingstemaet i varemerkeloven 13 første ledd annet punktum og 14 første ledd nr. 2 på dette punktet. Partenes argumentasjon vedrørende betydningen av merkeelementet BUDWEISER har i en del av korrespondansen vært knyttet til særpregsvurderingen i varemerkeloven 13 første ledd annet punktum. Denne argumentasjonen vil også danne et naturlig grunnlag for villedelsesvurderingen. Skal det søkte merket regnes som villedende, må det fremstå som sannsynlig at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte BUDWEISER som en stedsangivelse og på denne måten bli villedet. Det er ikke tilstrekkelig at uttrykket kan "skape visse assosiasjoner" i retning av stedet, jf. Høyesteretts avgjørelse Rt. 1995 s. 1908 MOZELL.
2. avd. sak nr. 7637 4 Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelige opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Det søkte merket er søkt registrert for en omfattende varefortegnelse, jf. hele klassene 9, 18, 24, 25, 28 og 32. Utvalget antar på grunnlag av partenes argumentasjon at fare for villedelse vil være knyttet opp mot "øl og malt" i klasse 32. Patentstyret er av den oppfatning at det søkte og det registrerte merket, sett i forhold til at de aktuelle varene er "øl og malt" i klasse 32, vil henvende seg til helt vanlige gjennomsnittsforbrukere, den såkalte "sluttforbrukeren". Sakens problemstilling bli derfor om den norske gjennomsnittsforbruker vil oppfatte BUDWEISER som navnet på den tsjekkiske byen Ceske Budejovice i adjektivsform. Forbudet i varemerkeloven 14 første ledd nr. 2 tar sikte på å beskytte allmennheten mot villedelse og næringsdrivende mot at enkelte skaffer seg konkurransefordeler, jf. Høyesteretts avgjørelse Rt. 1995 s. 1908 MOZELL. Det må legges til grunn at villedelsesvurderingen må foretas i forhold til omstendighetene på avgjørelsestidspunktet. Søkers fullmektig har innlevert innarbeidelsesdokumentasjon som i hovedsak viser til bruk av merket i utlandet. Utvalget er videre av den oppfatning at søker har markedsført merket i Norge etter at varene kom på det norske markedet. MMI-undersøkelsen innlevert ved brev av 1990.08.28 tyder på en utvikling som i dag har ført til at BUDWEISER er et av de mest verdifulle varemerkene i verden, jf. søkers brev av 2004.09.07 med vedlagt "The global brand scoreboard". Utvalget har på denne bakgrunn kommet til at BUDWEISER i dag i første rekke vil bli oppfattet som et varemerke og at det ikke er fare for at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil bli villedet til å tro at varene solgt under det søkte merket kommer fra den tsjekkiske byen Ceske Budejovice. Konklusjon: Det søkte merket er ikke egnet til å villede, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 2. Varemerkeloven 14 første ledd nr. 6: Innsigers fullmektig anfører tre registreringer som registreringshindrende for det søkte merket. Da registrering nr. 133648 er kjent ugyldig vil denne ikke bli vurdert. Videre er Patentstyret av den oppfatning at det foreligger større likhetstrekk mellom det søkte merket og registrering nr. 81144, det kombinerte merket Budweiser Budvar, enn med registrering nr. 56136, ordmerket BUDVAR. Utvalget finner det derfor naturlig først å undersøke om det søkte merket er egnet til å forveksles med registrering nr. 81144. Registrering nr. 81144: Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. Denne vurderingen må foretas i forhold til omstendighetene på søknadstidspunktet. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. En slik vurdering ble foretatt av Høyesterett i saken om merket Superlek, Rt. 1999 s. 641. Patentstyrets annen avdeling viser til blant annet denne saken i sin avgjørelse nr. 6923 Kea!, og sak nr. 7092 Handi.
2. avd. sak nr. 7637 5 Det søkte merket ønskes registrert for hele klasse 32. Innsigers registrering er registrert for "øl og malt" i klasse 32. Det foreligger således vareidentitet, jf. varemerkeloven 6 første ledd. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Som allerede nevnt må gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Patentstyret er av den oppfatning at det søkte og det registrerte merket, sett i forhold til at de aktuelle varene er "øl", vil henvende seg til helt vanlige gjennomsnittsforbrukere, den såkalte "sluttforbrukeren". Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne. Et sentralt moment i denne helhetsvurderingen er hvilken rolle felleselementet BUDWEISER spiller i det helhetsinntrykk merkene skaper. Dette elementets betydning vil til en viss grad være avhengig av hvordan det ble oppfattet på søknadstidspunktet. Sakens problemstilling blir derfor om BUDWEISER ble oppfattet som en stedsangivelse ved innlevering av det søkte merket. Innsigers fullmektig har anført at Budweis er blitt brukt parallelt med det tsjekkiske navnet Ceske Budejovice. Fullmektigen har i denne sammenheng vist til uttalelser fra den tyske ambassaden, diverse leksika og atlas, kartverk, hotellguider, annonser, artikler, brev, skilt, uttalelse fra John Asland i TfR 2003 s. 382 og en engelsk avgjørelse i FSR 1984 s. 419. Søkers fullmektig har anført at det er høyst usannsynlig at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte Budweis som navnet på den tsjekkiske byen. Fullmektigen har vist til to uttalelser fra professor Biger, en minigallup, det lave antall mennesker av tysk opprinnelse som lever i byen, en FN-rapport, en affidavit vedrørende søkerens bruk av merket, markedsundersøkelse fra MMI, foreløpig registrering i OHIM, og registreringer i Europa. Ut fra sakens dokumenter framgår det at de forskjellige leksika, kart, annonser og artikler gir et motstridende bilde. Noen atlas og leksika viser stedsangivelsen Budweis, mens andre har kun angivelsen Ceske Budejovice. Det samme gjelder uttalelsene fra professor Biger og den tyske ambassaden. Henvisning til artikler og skilt kan antyde at Budweis brukes som en stedsangivelse, mens minigallupen kan tyde på at den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter Budweiser som et varemerke. Patentstyret kan ikke legge vekt på FN-rapporten, da det der kun fremgår at det anses betenkelig at gamle stedsangivelser fremdeles er i bruk. Hva angår utfallet av søknader i andre land har slike kun en begrenset betydning da villedelsesspørsmålet må vurderes i forhold til den norske gjennomsnittsforbrukeren. Som det fremgår av dokumentene innlevert av partene er det ikke klart om Budweis ble oppfattet som en stedsangivelse av den norske gjennomsnittsforbruker på søknadstidspunktet. Uttalelser og avgjørelser fra Patentstyret rundt søknadstidspunktet tyder derimot på at Budweiser ble oppfattet som en stedsangivelse. Ved avgjørelse av 1991.10.15 av varemerkekrav nr. 811981, ordmerket BUDWEISER, uttaler 2. avdeling at "Man vil imidlertid presisere at begrunnelsen for å nekte registrering etter varemerkelovens 13 første ledd er at merket bør friholdes fordi det fremtrer som egnet til å angi tilvirkningsstedet for de aktuelle varer, og at dette bynavnet ikke bør monopoliseres for en enkelt næringsdrivende. Det er her tilstrekkelig at en del av den aktuelle omsetningskrets kan oppfatte bynavnet som varenes opprinnelsessted, jf. 2. avd. sak nr. 2833.". I denne saken ble det søkte merket også ansett som villedende. Med samme begrunnelse fremmet Patentstyret krav om unntaksanmerkning under
2. avd. sak nr. 7637 6 behandlingen av innsigers registrering nr. 81144, det kombinerte merket Budweiser Budvar. I denne saken uttaler fullmektigen på vegne av innsiger at det er riktig at man kan utlede stedet for tilvirkning i og med at Budweiser er en adjektivisk form av det tyske eller engelske oversettelsen av bynavnet, jf. brev av 1970.09.25. Unntaksanmerkning ble tilslutt godtatt og merket ble på dette grunnlag registrert. Innsiger har vist til registrering nr. 166259, det kombinerte merket BB BUDWEISER BUDBRÄU som ble registrert uten unntaksanmerkning. Patentstyret har i brev av 2000.09.14 uttalt at dette hadde sin begrunnelse i at merkeelementet ble ansett åpenbart uregistrerbart. Til slutt vises det til at Høyesterett i avgjørelse av varemerke BUD Rt. 1998 s. 1809 der førstvoterende viser til Budweis som "byens tyske navn" og at Budvars særlige tilknytning til Budweiser - både historisk og "geografisk" - er forhold som ikke kunne vektlegges. Det er videre et faktum at den tsjekkiske byen har lange tradisjoner med brygging av øl. På bakgrunn av det ovenfor nevnte har utvalget under tvil kommet til at Budweis og den adjektivske utformingen Budweiser, ble oppfattet som en stedsangivelse på søknadstidspunktet. Spørsmålet blir så hvilken rolle dette merkeelementet spiller i forhold til de andre merkeelementene. Innsigers fullmektig anfører at BUDWEISER er det sentrale og dominerende elementet i begge merkene. De figurative elementene i det søkte merket er ikke tilstrekkelig til å hindre forvekselbarhetsfaren. Det hevdes at elementer det er tatt unntaksanmerkning for også kan påvirke helhetsinntrykket merkene skaper. Søkers fullmektig anfører at merkene er figurativt helt forskjellige. Da det er tatt unntaksanmerkning for BUDWEISER kan dette elementet ikke utgjøre et dominerende element i vurderingen. Det er BUDVAR som er det dominerende og særpregede elementet i det registrerte merket. Begge merkene er kombinerte merker der det foreligger en unntaksanmerkning for felleselementet "BUDWEISER". Begrunnelsen for unntaksanmerkningene var i sin tid at merkeelementet ville bli oppfattet som en stedsangivelse og derfor måtte unntas fra rettsvernet, jf. varemerkeloven 15 annet ledd og 13 første ledd. Det kan ikke, som søkers fullmektig synes å hevde, ses bort fra slike merkeelementer på grunnlag av unntaksanmerkninger. Slike elementer er også en del av merket og vil nødvendigvis påvirke helhetsinntrykket i større eller mindre grad, jf. Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett s. 371. Et merkeelements rolle i helhetsinntrykket bestemmes ut fra elementets iboende distinktive evne og forholdet til de andre elementene i merkene. I det registrerte merket har teksten en spesiell utforming ved at bokstaven B er særpreget utformet, og at bokstaven "r" også utgjør en iøynefallende understrekning av ordet Budweiser. BUDWEISER har en sentral plass i merke på grunn av størrelsen og at den siste bokstaven "r" har en særlig fremtredende utforming. Det er dermed elementets utforming og plassering som bidrar til særpreg, ikke ordet i seg selv. BUDVAR har ingen kjent betydning og må anses som et fantasiord. BUDVAR er dermed et særpreget element. Utvalget er av den oppfatning at det er selve utformingen av teksten i merket og merkeelementet BUDVAR som i størst grad påvirker helhetsintrykket i det registrerte merket. Det søkte merket består av teksten "Budweiser", bokstavene AB, farger og en rekke figurelementer. Også i dette merket er tekstelementet "Budweiser" plassert sentralt, men utover elementets plassering er det andre elementer som i større grad påvirker helhetsinntrykket. Det søkte merket består også av et sentralt plassert og særpreget logo som omringer bokstavene AB, og to særpregete logoer øverst i høyre og venstre hjørne. Den
2. avd. sak nr. 7637 7 sentralt plasserte logoen inneholder forbokstavene i søkers foretaksnavn og fremstår som et stempel eller segl. Logoene i hjørnene fremstår som monogrammer med en fugl som dekor. Videre vil figurelementet som fremstår som en banner, på grunn av sin sentrale plassering og detaljrike utforming, påvirke helhetsinntrykket. Det resterende figurelementet vil ikke i samme grad påvirke helhetsinntrykket da det fremstår som en etikett. De særpregede figurelementene og fargene vil, på grunn av tekstelementets beskrivende karakter, påvirke helhetsinntrykket i avgjørende grad. Ut fra en helhetsvurdering har utvalget kommet til at det er den figurative utformingen, samt ordelementet BUDVAR, som i størst grad påvirker helhetsinntrykket i det registrerte merket. I søkers merke er det den figurative utformingen av merket, særlig logoene, banneren og fargen som spiller en avgjørende rolle. Felleselementet BUDWEISER ble på søknadstidspunktet oppfattet som en stedsangivelse og vil av denne grunn ikke ha den samme påvirkningen. Elementene som i størst grad påvirker helhetsinntrykkene i merkene er forskjellige, og Patentstyret har på dette grunnlag kommet til at det ikke foreligger fare for forveksling, da den norske gjennomsnittsforbruker ikke vil komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Konklusjon: Etter en helhetlig vurdering har utvalget kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med registrering nr. 81144 det kombinerte merket BUDWEISER BUDVAR, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Patentstyret ser ingen grunn til å vurdere fare for forveksling i forhold til registrering nr. 56136, ordmerket BUDVAR. Det foreligger etter vårt syn større avstand mellom dette merket og det søkte merket, enn registrering nr. 81144, det kombinerte merket BUDWEISER BUDVAR, jf. overfor. Varemerkeloven 14 første ledd nr. 7: For at innsigers merke skal være registreringshindrende etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 7, må innsigers og søkers merker for det første være egnet til å forveksles i den alminnelige omsetningskretsen, jf. varemerkeloven 4 og 6. Videre må innsigers merke ha vært tatt i bruk før søkeren tok i bruk sitt eget merke, samt at søkeren må ha kjent til denne bruken ved innleveringen av sin søknad. Da Patentstyret har konkludert med at merkene ikke er forvekselbare, jf. overfor, er ikke kravet om at merket "er egnet til å forveksles" med et varemerke som en annen hadde tatt i bruk, oppfylt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 7. Konklusjon: Utvalget anser derfor at det søkte merket må opprettholdes, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 7. Da ingen av de anførte hindringene får anvendelse i denne saken har utvalget kommet til at registreringen må opprettholdes, jf. varemerkeloven 13 første ledd annet punktum, 14 første ledd nr. 2, 6 og 7. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21 a første ledd."
2. avd. sak nr. 7637 8 Innsigers foreløpige klage innkom den 12. mai 2006. Innsiger ble i brev av 19. mai 2006 gitt frist til 16. juni 2006 med å inngi en nærmere begrunnelse av klagen. Klageavgift er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 16. juni 2006, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I den nærmere begrunnelsen av klagen, som innkom den 16. juni 2006, uttaler innsiger: "Det vises til vår klage datert 2006-05-15. Vi vil i det følgende redegjøre nærmere for bakgrunnen for klagen. Innledningsvis kan opplyses at i tillegg til at innsiger er innehaver av reg. nr. 81144 og 56136, er vår klient også innehaver av reg. nr. 166259 BUDWEISER BUDBRÄU (FIG) Dette merket er også med på å danne basis for innsigelsen. Sentralt i vurderingen av så vel særpregs-, forvekselbarhets- og villedelsesvurderingen, vil være hvilket tidspunkt som skal legges til grunn. Dette er av direkte og avgjørende betydning for det resultat Første Avdeling kommer til i alle disse spørsmålene. Vi vil derfor begynne med å knytte noen kommentarer til de forskjellige tidspunkt Første Avdeling legger til grunn ved behandlingen av bestemmelsene i henholdsvis vml. 13, 14 første ledd nr. 2 og 6 (pkt. 1). Vi vil videre knytte noen kommentarer til Første Avdelings behandling av vml. 13 (pkt. 2), og deretter foreta en nærmere drøftelse av villedelsesspørsmålet (pkt. 3), forvekselbarhetsspørsmålet (pkt. 4) og spørsmålet om det foreligger ond tro fra søkers side (pkt. 5). 1. Betydningen av hvilket tidspunkt som legges til grunn. - Når det gjelder distinktivitetsspørsmålet i vml. 13 første ledd, behandler Første Avdeling dette på bakgrunn av situasjonen på søknadstidspunktet, dvs. i 1986. - Ved behandlingen av villedelsesspørsmålet som omfattes av vml. 14 første ledd nr. 2, fremgår det imidlertid at Første Avdeling behandler spørsmålet ut i fra en vurdering av situasjonen på det tidspunktet da Første Avdeling fattet sin avgjørelse, dvs. mars 2006. - Forvekselbarhetsspørsmålet i vml. 14 første ledd nr. 6 opplyses å bli behandlet ut i fra en vurdering av situasjonen på søknadstidspunktet, dvs. i 1986. Dette fører til at Første Avdeling konkluderer med at Budweiser er uregistrerbart etter vml. 13 første ledd, fordi det er å anse som en stedsangivelse, mens det konkluderes med at merket er registrerbart etter vml. 14 første ledd nr. 2, fordi det ikke er å anse som en stedsangivelse. Denne mangel på konsekvens ved behandlingen av bestemmelser som henger så nært sammen som det 13 og 14 gjør, gir uheldige utslag i praksis. Detter kommer vi tilbake til. Etter vår oppfatning er det dessuten i strid med gjeldende rett utelukkende å legge vekt på situasjonen på registreringstidspunktet, slik Styret her gjør ved behandlingen av vml. 14
2. avd. sak nr. 7637 9 første ledd nr. 2. Dette blir dessuten ekstra uheldig sett på bakgrunn av at Styret så sent som i år 2000 har gitt uttrykk for at den er av den oppfatning at Budweiser er en stedsangivelse, som redegjort for i pkt. 3.1. nedenfor. Vi vil i det følgende se nærmere på hva som er gjeldende rett på området. I henhold til Ot. prp. nr. 72 (199192) s. 80, 1. spalte 4. avsnitt fremgår det at: Etter norsk varemerkepraksis må et varemerke være distinktivt både på søknadstidspunktet og på registreringstidspunktet. Som påpekt i Are Stenviks og Birger Stuevold Lassens Oversikt over norsk varemerkerett Annen utgave (revidert) s. 52 midt på siden, svarer prinsippet også til det som følger av Varemerkeforordningen og harmonerer dessuten best med varemerkerettens prioritetssystem. Dersom det ikke er samsvar mellom merkets distinktivitet på søknads- og registreringstidspunktet, taler dette, etter vår oppfatning, for at søknadstidspunktet må vektlegges i sterkere grad enn registreringstidspunktet. Det vil muligens også kunne være relevant å se på hva som er situasjonen i den overveiende delen av perioden mellom søknadsog registreringstidspunktet. En ensidig vektlegging av situasjonen på registreringstidspunktet harmonerer dårlig med prioritetssystemet og vil dessuten føre til stor grad av usikkerhet og manglende forutsigbarhet, noe ingen av partene vil være tjent med. Det er for øvrig solid praksis i norsk varemerkerett for at søknadstidspunktet er det avgjørende ved distinktivitetsvurderingen etter vml. 13. Vi kan ikke se at det foreligger vesentlige grunner for å legge noe annet tidspunkt til grunn ved vurderingen av de øvrige bestemmelsene om et merkes registrerbarhet. Hensynene bak vml. 13 første ledd og 14 annet ledd nr. 2, er forskjellige og begrunnet ut i fra henholdsvis friholdelseshensynet og hensynet som taler for å beskytte den alminnelige forbruker mot å bli villedet med hensyn til varens opprinnelsessted. Det er likevel vanskelig å forstå at dette skal kunne føre til at vurderingen av hva som er en geografisk betegnelse, skal falle ulikt ut i de to bestemmelsene. Første Avdeling gir da også uttrykk for at det er en nær sammenheng i vurderingstemaet i de to bestemmelser, jf. avgjørelsen s. 3, 6. avsnitt. Vi erkjenner imidlertid at saken er spesiell, da den tid som er gått siden søknad ble innlevert og til det ble truffet avgjørelse i saken, er unormalt lang. Vi har forståelse for at det kan være problematisk å vurdere saken på bakgrunn av situasjonen slik den var 20 år tilbake i tid. Dette både fordi de faktiske forhold og Styrets praksis har endret seg i løpet av disse årene. I 1970 da innsigers merke reg. nr. 81144 ble registrert, var det vanlig med en streng håndhevelse av bestemmelsene om å nekte registrering av geografiske betegnelser. I dag ville vår klients merker etter all sannsynlighet kunne bli registret uten unntaksanmerkning i selve merkedelen, men med en begrensing i varefortegnelsen; nemlig om at varene har sin opprinnelse i Budweis eller Cescke Budejovice. Søkers merke vil imidlertid fortsatt måtte anses som villedende også etter dagens praksis, da varene faktisk produseres i Amerika og ikke i Tsjekkia, jf. pkt. 3 nedenfor. En unntaksanmerkning i merkedelen eller i varefortegnelsen vil ikke være egnet virkemiddel for å unngå villedelsesfare.
2. avd. sak nr. 7637 10 Som vi har redegjort for ovenfor, kan vi ikke se at det foreligger rettslig grunnlag for å tillegge registreringstidspunktet avgjørende vekt ved behandlingen av villedelsesspørsmålet. Vi kan heller ikke se at det foreligger grunnlag for å vurdere registrerbarhetsspørsmålet ut i fra ulike tidsaspekt, slik Første Avdeling her har gjort. 2. Distinktivitetsvurderingen etter vml. 13 første ledd Kravet om unntaksanmerkning i innsigers merker er presumptivt fastsatt av hensyn til andre som også har en berettiget interesse i å selge sine varer fra det samme geografiske området, dvs. fra byen Budweis eller Cescke Budejovice. Vi er langt mer i villrede når det gjelder hensynet bak kravet om unntaksanmerkningen i søkers merke. Det forhold at søkers merke angir en geografisk betegnelse på et sted i Tsjekkia, kan jo ikke sies å være beskrivende med hensyn til stedet for tilvirkning av søkers varer, som altså er Amerika. Forholdet faller derfor så vidt vi kan se, utenfor de forhold som i første rekke rammes av deskriptivitetsvurderingen i vml. 13 første ledd. Vi stiller altså spørsmål om hjemmelen for å fastsette unntaksanmerkning etter vml. 15 annet ledd, i søkers merke. Bestemmelsen i vml. 13 første ledd henger nært sammen med bestemmelsen i vml. 14 første ledd nr. 2. Det er imidlertid sistnevnte bestemmelse som etter vår oppfatning vil være den anvendelige i dette tilfellet. Det er på denne bakgrunn, etter vår oppfatning, ikke hensiktsmessig å gå nærmere inn på den konkrete distinktivitetsvurderingen av søkers merke som Første Avdeling her foretar i medhold av vml. 13 første ledd. Vi vil i stedet i det følgende foreta en vurdering av forholdet på bakgrunn av vml. 14 første ledd nr. 2. 3. Villedelsesspørsmålet etter vml. 14 første ledd nr. 2 3.1. Villedelsesspørsmålet ut i fra situasjonen på søknadstidspunktet Vi viser til det som er sagt ovenfor i pkt. 1 vedrørende hvilket tidspunkt som skal ligge til grunn for behandlingen av villedelsesspørsmålet. Som det der fremgår, er det etter vår oppfatning, forholdene på søknadstidspunktet som vil måtte danne utgangspunktet for vurderingen. En ensidig vektlegging av registreringstidspunktet, som Første Avdeling her gjør, er under enhver omstendighet i strid med gjeldende rett på området. Det synes utvilsomt at merket Budweiser ble oppfattet som en geografisk betegnelse på søknadstidspunktet og derfor anga produktets opprinnelse. Vi viser i en forbindelse til omfattende dokumentasjon som er fremlagt fra innsigers side tidligere i saken. Første Avdeling har da også i sin avgjørelse, entydig konkludert med at merket ble oppfattet som en geografisk betegnelse på søknadstidspunktet. I tidligere sak for Annen Avdeling, nemlig i varemerkekrav 811981 der Annen Avdeling i avgjørelse datert 1991-10-15 opprettholdt Første Avdelings avgjørelse om å nekte registrering
2. avd. sak nr. 7637 11 av ordmerket BUDWEISER med den begrunnelse at det var beskrivende og derved villedende med hensyn til opprinnelse. Første Avdelings avgjørelse var datert 1987-11-18 og søknaden ble innlevert i 1981, altså kun 5 år før søker innga sin søknad i nærværende sak. I Rt. 1998 i forbindelse med avgjørelse av 1998-11-24 vedrørende varemerket BUD, uttales det i Høyesteretts dom på første side at BUDWEIS er byens tyske navn. De ovennevnte avgjørelser er for øvrig også referert til i Første Avdelings avgjørelse, men da under behandlingen av forvekselbarhetsspørsmålet i vml. 14 første ledd nr. 6. Spørsmålet om BUDWEIS er en geografisk angivelse, er altså tidligere grundig behandlet og alle avgjørelser vedrørende dette spørsmålet slår entydig fast at merket er å anse som stedsangivende. I tillegg kan nevnes at i Styrets skriv av 1999-06-14 til søkers fullmektig i nærværende sak, uttaler følgende: BUDWEIS er navnet på en by i Tsjekkia med 80 000 innbyggere. BUDWEISER betegner en vare eller en person som kommer fra denne byen. Merketeksten gir således uttrykk for varens geografiske opprinnelse, og mangler derfor varemerkerettslig særpreg. Patentstyret har dessuten så sent som i 2000 i nærværende sak, uttalt at det forhold at reg. nr. 166259 ble registrert uten unntaksanmerkning, skyldes det forhold at merkeelementet så åpenbart måtte anses som uregistrerbart på grunn av sin stedsangivelse, jf. Styrets skriv av 2000-09-14. Det blir da urimelig når Styret i den samme saken ensidig vektlegger utviklingen i disse fem år og uten å ta hensyn til hva som åpenbart har vært den rådende oppfatning i den langt overveiende delen av de 20 årene som er gått mellom søknads- og registreringstidspunktet. Ytterligere bevisførsel om at merket kan oppfattes som stedet for tilvikning av varen, anses som unødvendig. Fordi merket altså av gjennomsnittsbrukeren på søknadstidspunktet og i tre fjerdedeler av de aktuelle 20 årene, utvilsomt er blitt oppfattet som et sted i Tsjekkia som for øvrig er vel kjent for sin ølproduksjon som har pågått i mangfoldige hundre år, slik vi har redegjort for tidligere i saken, foreligger det fare for at den samme gjennomsnittsforbrukeren også vil tro at søkers øl produseres her. Søkers merke er således egnet til å villede. Vml. 14 første ledd nr. 2 er til hinder for registrering av søkers merke. 3. 2 Villedelsesspørsmålet ut i fra dagens situasjon Den argumentasjon som tidligere er fremført i saken og den dokumentasjon som er fremlagt for så vidt gjelder villedelsesspørsmålet, er i første rekke lagt fram for å belyse situasjonen på søknadstidspunktet. At registreringstidspunktet skulle være det helt avgjørende, har en under enhver omstendighet ikke kunne tenkt seg muligheten av. Det er sikker praksis i så vel norsk som europeisk rett at all innarbeidelsesdokumentasjon må relatere seg til søknadstidspunktet. Det ville dessuten være svært upraktisk om det skulle bli stilt krav om fremleggelse av ulik innarbeidelsesdokumentasjon etter henholdsvis vml. 13 og 14.
2. avd. sak nr. 7637 12 Første Avdeling velger likevel og uten nærmere begrunnelse, å flytte vurderingen 20 år frem i tid og treffer sin beslutning på bakgrunn av innarbeidelsesdokumentasjon fremlagt utelukkende av den annen part og som skal belyse folks oppfattelse av merket Budweis i dag (dvs. tidspunktet for når Første Avdeling fatter sin avgjørelse). Vi viser i den forbindelse til det som fremkommer i avgjørelsens s. 4, 3. avsnitt. Vi på vår side har ikke lagt opp vår argumentasjon eller arbeidet med å fremskaffe dokumentasjon som på samme måte skal reflektere dagens situasjon. Første Avdelings avgjørelse synes således ensidig å bero på søkers fremstilling av saken og Første Avdelings egen oppfattelse av situasjonen, uten at det er redegjort nærmere for hva denne beror på. Det er dessuten uomtvistelig slik at Budweis har vært forbundet med et stedsnavn i den langt overveiende delen av de år som er gått siden søknadstidspunktet, se pkt. 3.1. ovenfor, og det synes da underlig at merket skal ha endret seg så vidt dramatisk i løpet av den siste fjerdedelen av denne tiden, fra 2001-2006 og at Første Avdeling velger å tillegge denne perioden helt avgjørende vekt. Vi kan vanskelig se at det finnes holdepunkter i saken for en slik oppfatning. Dersom Annen Avdeling mot formodning kommer til at det er situasjonen i dag som skal legges til grunn, vil det være nødvendig at innsiger gis mulighet til å få frem sine synspunkter og legge fram nødvendig dokumentasjon for imøtegåelse av en slik oppfatning. 4. Forvekselbarhetsspørsmålet i vml. 14 første ledd nr. 6 Som tidligere nevnt i pkt. 2 ovenfor, bestrides hjemmelen for fastsettelse av unntaksanmerkningen i vml. 13 første ledd, jf. 15 annet ledd i søkers merke. Så lenge unntaksanmerkningen i innsigers merker eksisterer, er det imidlertid vanskelig å tenke seg unntaksanmerkningen i søkers merke bort, da det jo vil være helt urimelig om innsigers merker som har mange 10-år med bedre prioritet enn søkers merke, skal stå i en dårligere rettsstilling enn søkers merke, ved behandlingen av forvekselbarhetsspørsmålet. Den problemstilling vi her står ovenfor, ville vært unngått dersom søkers merke ble nektet registrering allerede ved behandlingen av villedelsesspørsmålet, noe som også ville være i overensstemmelse med lovens system. Den videre drøftelse foretas altså under forutsetning av at Annen Avdeling mot formodning kommer til at søkers merke likevel ikke rammes av vml. 14 første ledd nr. 2. Vi stiller vi oss undrende til om unntaksanmerkningen i vår klients merker kan gjøres gjeldende i tilknytning til forvekselbarhetsspørsmålet, da søker rent faktisk ikke er blant de produsenter som har et reelt beskyttelseverdig friholdelsesbehov i dette tilfellet, siden varene rent faktisk produseres i Amerika og ikke i Budweis/Cesecke Budejovice. I denne sammenheng minner vi om at det i dag neppe ville blitt stilt krav om unntaksanmerkning for merkedelen av vår klients merke, men at det heller ville bli stilt krav om at det til varefortegnelsen ble tatt inn et tillegg om at samtlige varer produseres i byen BUDWEIS. Den samme unntaksanmerkning kan som tidligere nevnt, vanskelig inntas i søkers merke, da søkers merke vitterlig blir produsert et helt annet sted.
2. avd. sak nr. 7637 13 Vi vil imidlertid i det følgende foreta videre drøftelse med utgangspunkt i at det foreligger unntaksanmerkning i så vel søkers som innsigers merker. Vår klient var den første til å registrere og ta varemerket i bruk i Norge og lenge før søker innga søknad om registrering av sitt merke her til lands. Det er redegjort inngående for dette tidligere i saken. Vår klients merke har således utvilsomt best prioritet. Det er full vareidentitet mellom merkene. Det stilles da større krav til forskjeller i selve merkene enn der det kun er snakk om likeartete varer. Det kan på bakgrunn av det som det er redegjort for i pkt. 3.1 ovenfor, overhodet ikke være tvil om at Budweis er å anse som en stedsangvielse på søknadstidspunktet og i den overveiende delen av de 20 år som er gått mellom søknads- og registreringstidspunktet. Det innebærer at det må legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren naturlig assosierer ølet med byen Budweis. Denne er som tidligere dokumentert, godt kjent for sitt kvalitetsøl etter mange hundre års ølbryggertradisjon. Det er derfor grunn til å tro at gjennomsnittsforbrukeren fester seg særskilt ved ordet Budweiser og dette ordet vil derved fremstå som et sterkt merkeelement og er i høy grad med på [å] påvirke helhetsinntrykket av merkene. Selv om det foreligger unntaksanmerkning for merkeelementet Budweis, er det på det rene at det ikke kan ses bort i fra denne delen ved avgjørelsen av spørsmålet om forvekselbarhet, slik det også fremgår av Første Avdelings egen uttalelse, se avgjørelsens s. 6, 4. avsnitt. Det er videre på de rene at Budweiser i tillegg har en dominerende plassering i begge merker, så vel visuelt som fonetisk. Innsigers merke reg. nr. 81144 består av ordene BUDWEISER BUDVAR der ordet BUDVAR er skrevet i en noe mindre bokstavstørrelse enn BUDWEISER og i tillegg er plassert under dette. Ordet BUDWEISER er på sin side understreket, noe som bidrar til ytterligere fremheving av dette ordet. Utformingen av teksten i merket, dvs. den skrifttype som er benyttet (løkkeskrift) og understrekning av ordet BUDWEISER er som anført av Første Avdeling, med på å gi merket særpreg sammen med ordet BUDVAR, men det er likevel vår oppfatning at Første Avdeling overvurderer den betydning disse forholdene har for helheten av merke. Dette er etter vår oppfatning ikke tilstrekkelig til å hindre forveksling av søkers merke, der BUDWEISER også er det klart dominerende element. Merket vil dessuten bli benevnt nettopp BUDWEISER, da det fremstår som den naturlige måten å uttale merket på. BUDWEISER er det eneste egentlige ordelementet i søkers merke, når vi ser bort fra de anonyme og bortgjemte bokstavene AB, som nærmest drukner i snirkler og andre dekorative elementer. Man må ha studert merket nokså inngående for overhodet å få øye på disse bokstavene. Det klart iøynefallende element i søkers merke er nettopp ordet BUDWEISER som i motsetning til det mer intetsigende krims-krams med klart etikettpreg, som merket for øvrig er utstyrt med, er plasser på en hvit bakgrunn der skriften fremtrer som klar og tydelig. Den som først stilles ovenfor merket, vil raskt finne frem til dette ordet som det klart gjenkjennende element. Selv etter nøye gransking av merket har vi problemer med å gjenkjenne en fugl som dekor for monogrammene i merkets to øverste hjørner, som Første Avdeling henviser til. Det at merket er utført i farger, kan ikke tillegges vesentlig vekt. Fargene er for øvrig de samme de tsjekkiske nasjonalfarger i tillegg til å være de amerikanske nasjonalfarger. Vi viser for øvrig til det vi tidligere har anført om merkenes forvekslebarhet.
2. avd. sak nr. 7637 14 Merkeelementet BUDWEISER sin dominerende plassering i begge merker, er forhold som nødvendigvis må tillegges stor vekt ved vurderingen av merkenes forvekselbarhet. De figurative elementene spiller en langt mer underordnet betydning i begge merker, enn det Første Avdeling later til å legge til grunn. Det kan i denne forbindelse også vises til en avgjørelse i sak R 1000/2001-2 fra Second Board of Appeal, OHIM av 3. desember 2003, se vedlegg. Partene i saken var de samme som i nærværende sak. Saken gjaldt innsigelse mot søkers merke og ble tatt til følge for så vidt gjaldt varer i klasse 32. Søkers merke i denne saken, er svært likt søkers merke i nærværende sak. Innsigers merke inneholdt i tillegg til ordet BUDWEISER, bl.a. også ordelementet Budbräu, samt de tre bytårnene som utgjør Budweis/Cescke Budejovice sitt byvåpen. Dette inngår også innsigers merke reg. nr. 166259 som for øvrig har klare likhetstrekk med det merket som ble omhandlet i OHIMs uttalelse. Saken for OHIM er derfor i det vesentlige direkte sammenlignbar med vår sak, når en ser bort i fra unntaksanmerkningene. Klageinstansen uttaler her i art. 32: The dominant part of the mark applied for is the word BUDWEISER. That is the element that will attract consumer`s attention. The other word elements and the figurative elements will play a secondary role in helping to identify beer products on which the applicant s mark has been placed. Klageinstansen kom altså til at det forelå forvekslingsfare mellom merkene for så vidt gjaldt klasse 32. Avgjørelsen er påklaget. Vi er av den oppfatning at søkers og innsigers merke, reg. nr. 81144, i enda større grad er egnet til å skape forveksling enn det som er tilfellet i OHIMs sak, da ordelementet Budweiser i reg. nr. 81144 fremstår som et enda mer dominerende merkeelement, enn i det merket som dannet basis for innsigelsen i OHIMS sak. Dette til tross for de foreliggende unntaksanmerkninger i nærværende sak. Det gjøres for øvrig oppmerksom på at søkers merke IR 835837 BUDWEISER (ordmerke) nylig er nektet vern i Norge ved Styrets utstedelse av notification of provisional refusal datert 2005-10-21, med den begrunnelse av merket er forvekselbart med innsigers merker reg. nr. 81144, 166259 og søknad nr. 1993591, se vedlegg. Nektelsen er rettskraftig. Styret er altså her kommet til motsatt resultat enn det som er tilfellet i nærliggende sak til tross for klare likhetspunkter mellom de to merkene. Ordmerket BUDWEISER i søkers merke ble ansett som forvekslebart med innsigers merke, til tross for at det er tatt unntaksanmerkning for ordet BUDWEISER i innsigers merke for så vidt gjelder reg. nr. 81144 og det foreligger uttalelse om at unntaksanmerkningen også gjelder for reg. nr. 166259. Dette antas å bero på det forhold at BUDWEISER er det dominerende element i innsigers merker. En konsekvens av det standpunkt Styret tok i denne saken, må være at Anheuser-Busch nektes registrering også i nærværende sak. Slik det fremgår av det ovenstående, er vi av den oppfatning at vml. 14 første ledd nr. 6 opplagt kommer til anvendelse og er til hinder for registrering i dette tilfellet.
2. avd. sak nr. 7637 15 5. Varemerkelovens 14 første ledd nr. 7 Det er en kjensgjerning at vår klient var først ute med å registrere sitt varemerke i Norge og lenge før Anheuser-Busch tok sitt merke i bruk. Vi kan for øvrig ikke se at det er fremlagt tilstrekkelige bevis for at Anheuser-Busch var det første til å ta merket rettmessig i bruk i andre land. Det foreligger tvert i mot solid dokumentasjon for det motsatte, jf dokumentasjon som vi har fremlagt tidligere i saken. Søker må åpenbart ha vært klar over vår klients merke allerede før de tok det samme merket i bruk og vml. 14 første ledd nr. 7 kommer derfor til anvendelse i dette tilfellet. Vi ber på denne bakgrunn om at klagen tas til følge." I sin imøtegåelse av 20. desember 2006 uttaler søkers / innehavers fullmektig: "Det vises til klage fra innsiger ved Tandbergs Patentkontor, datert 16/6-2006. Patentstyret har gitt søkeren frist for inngivelse av innlegg til 20/12-2006. Innledningsvis vil søker fastholde at det søkte merke BUDWEISER (og figur) oppfyller lovens krav og vil med dette bestride grunnlaget for klagen. Det søkte merket har det nødvendige særpreg og det er ikke egnet til å villede. Søknaden er heller ikke i strid med varemerkeloven 14 nummer 6 eller 7. Patentstyrets første avdeling har vurdert dette korrekt. Vedrørende varemerkeloven 14 første ledd nummer 6, angir søker tre registreringer som registreringshindre, reg.nr. 81144 BUDWEISER BUDVAR (og figur) og reg. nr. 56136 BUDVAR (ordmerke) samt også reg. nr. 166 259 BUDWEISER BUDBRÄU. Søker vil gjøre oppmerksom på at sistnevnte er en søknad som er inngitt etter søknadstidspunktet for den i denne sak omhandlede varemerkesøknad. De enkelte hovedanførsler vil bli imøtegått under punktene 2 til 4. Idet innsiger også har gjort gjeldende at Patentstyret har lagt feil tidspunkt til grunn ved vurderingen av bl.a. villedelsesspørsmålet, finner søker grunn til først å si noe om hvilke tidspunkter vurderingen skal knyttes opp mot. 1. Relevante tidspunkter Første Avdeling har korrekt lagt til grunn at distinktivitetsvurderingen etter varemerkeloven (vml.) 13 skal skje på grunnlag av situasjonen på søknadstidspunktet, så vel som på avgjørelsestidspunktet. På dette punkt er det ingen uenighet om mellom partene. Innsiger anfører at Første Avdeling anvender varemerkeloven feil når vurderingen av registreringshindringen ifølge vml. 14 første ledd nr. 2 foretas utelukkende på grunnlag av situasjonen på avgjørelsestidspunktet. Anførselen begrunnes med at dette angivelig innebærer en inkonsekvens sammenholdt med vurderingen av om distinktivitetskravet er oppfylt, og for så vidt også med Patentstyrets krav om unntaksanmerkning for ordet "Budweiser".
2. avd. sak nr. 7637 16 Søker kan ikke se at det gis en begrunnelse for at denne tilnærmingen fra Patentstyret side innebærer en inkonsekvens. Søker er enig med Patentstyret i at vurderingen av om det omsøkte varemerket er "egnet til å villede" ( 14 første ledd nr. 2) skal skje utelukkende ut fra situasjonen på avgjørelsestidspunktet. Som innsiger ganske riktig påpeker (side 2, siste hele setning) er hensynet bak vml. 13 første ledd annet punktum et annet enn hensynet bak vml. 14 første ledd nr. 2. Bestemmelsen i 13 første ledd annet punktum skal vareta friholdelsesbehovet. Hensynet her er å sikre at betegnelser som virksomheter har et legitimt behov for å kunne anvende fritt ved markedsføringen av sine varer eller tjenester, ikke gjennom varemerkeregistrering monopoliseres av en enkelt virksomhet for dennes markedsføring av varer eller tjenester av den aktuelle type. Bestemmelsene her tar med andre ord sikte på å regulere forholdet mellom de virksomheter som opptrer i markedet. Formålet med 14 første ledd nr. 2 er å unngå at Patentstyret ved å registrere villedende merker legitimerer bruk av slike merker. Bestemmelsen varetar således bare indirekte hensynet til forbrukerne, som innsiger viser til. Hensynet bak denne bestemmelsen ligger dermed på et annet plan enn hensynet bak 13 første ledd annet punktum. Registreringsnektelse etter 14 første ledd nr. 2 avverger ikke bruk av villedende merker. Forbrukerbeskyttelsen effektueres gjennom anvendelse av vml. 36, eller markedsføringsloven 2 (samt eventuelt markedsføringsloven 1). Den reelle rekkevidden av vml. 14 første ledd nr. 2 er bare at villedende varemerker ikke blir registrert og dermed ikke blir gjenstand for enerettsbeskyttelse. Som angivelse av hensikten med 14 første ledd nr. 2 favner således innsigers bemerkning om hensynet bak bestemmelsen for vidt. For formålet med 14 første ledd nr. 2 er det derfor bare forholdene på avgjørelsestidspunktet som er interessante, ikke forholdene på søknadstidspunktet. En unnlatelse av å registrere et varemerke som på avgjørelsestidspunktet ikke er egnet til å villede, med den begrunnelse at det var villedende på søknadstidspunktet, fremstår ikke som meningsfylt hensynet bak bestemmelsen tatt i betraktning. En registreringsnektelse vil heller ikke på noen måte reparere den villedelse av alminnelige forbrukere som måtte ha funnet sted ved bruken av kjennetegnet i det mellomliggende tidsrom. Innsiger uttrykker (side 3 annet avsnitt) da også forståelse for at det i nærværende sak kan være "problematisk å vurdere situasjonen slik den var 20 år tilbake i tid". Denne henvisningen til bevismessige hensyn er på sin plass - og det gjelder også når tiden som er gått fra søknadstidspunktet til avgjørelsestidspunktet er atskillig kortere enn i nærværende sak. 2. Manglende distinktivitet Søker anser at Patentstyret har gjort en korrekt vurdering med hensyn til at det ansøkte merket tilfredsstiller distinktivitetskravet i varemerkeloven 13. Det må være åpenbart at merket som helhet betraktet tilfredsstiller varemerkelovens distinktivitetskrav. Når det gjelder merkeelementet Budweiser bemerker innsiger (side 3, nest nederste avsnitt) at forekomsten av dette ordet i det søkte merke " faller utenfor de forhold som i første rekke rammes av" distinktivitetskravet i vml. 13. Samtidig reises det spørsmål ved om vml. 15 annet ledd hjemler fastsettelse av unntaksanmerkning for "Budweiser" i søkers merke. Disse bemerkninger kan vanskelig forstås annerledes enn at søker er av den oppfatning
2. avd. sak nr. 7637 17 at et merkeelement i form av en geografisk betegnelse bare rammes av distinktivitetskravet dersom det i realiteten er beskrivende for de aktuelle varenes geografiske opprinnelse, og at det bare er i disse tilfelle at det er grunnlag for kreve unntaksanmerkning, og at når et merkeelement i form av en geografisk betegnelse ikke gir uttrykk for de aktuelle varenes geografiske opprinnelse, skal merket i denne henseende ikke prøves etter vml. 13, bare etter 14, i hvilket tilfelle merket også, så vidt vi forstår innsigeren, uten videre skal regnes som egnet til å villede. Det kan kort konstateres at disse oppfatninger ikke stemmer hverken med lovens intensjon eller med Patentstyrets praksis. Det kan for så vidt vises til fremstillingen i Lassen og Stenvik: "Oversikt over norsk varemerkerett" 2. utg. s 72 ff. Som påpekt under punkt 1, skal 13 første ledd annet punktum ivareta friholdelsesbehovet. Friholdelse innebærer at ingen skal ha en enerett til å bruke vedkommende betegnelse i sine varemerker. Det gjelder også for varemerker for varer som produseres på det stedet som betegnelsen viser til. Friholdelsesbehovet er like - om ikke mer - påtrengende i de tilfelle der varen som merket søkes registrert for, har tilknytning til vedkommende sted, som der ingen tilknytning foreligger. Poenget med friholdelse av geografiske betegnelser er at betegnelsen skal kunne brukes fritt dvs. av enhver for varer som har en tilknytning til det sted som den geografiske betegnelsen viser til, f. eks. ved at varen blir produsert der eller ved at den produseres etter en oppskrift eller metode som skriver seg derfra. Dette er ikke ensbetydende at et varemerke om inneholder en geografisk betegnelse ikke kan registreres for varer som ikke har noen slik tilknytning. Varemerket SANTA FE nevnt i Lassen og Stenvik s. 72, er et eksempel på det. I anledning innsigers bemerkninger vedrørende unntaksanmerkningen for ordet "Budweiser" skal fremholdes at anmerkningens funksjon er å markere friholdelsen. Friholdelsesbehovet og behovet for en slik markering gjør seg gjeldende med samme styrke uavhengig av om de varer som varemerkesøknaden gjelder vil ha opprinnelse i Ceske Budejovice eller ikke, og uavhengig av om søker har noen tilknytning til byen. Spørsmålet om merket er egnet til å villede er et annet spørsmål, som blir å avgjøre på grunnlag av varemerkeloven 14 første ledd nr. 2. For at et en geografisk betegnelse i et varemerke skal utelukkes fra enerettsbeskyttelse på grunn av bestemmelsen i varemerkeloven 13 første ledd annet punktum, "kan [det] være nok at i hvert fall en del av det publikum som kjøper varen, kan oppfatte den aktuelle betegnelsen som en betegnelse som er egnet til å angi varens opprinnelsessted", som er kriteriene ifølge 2. avd. kjennelse 2823 (1960) referert til side 76 i Lassen og Stenvik: "Oversikt over norsk varemerkerett" 2. utg.). Publikum er her gjennomsnittsforbrukeren; dvs. den alminnelig opplyste, rimelig oppmerksomme og velinformerte forbruker (jfr. EFdomstolen sak C-210/96 GutSpringenheide). Søker vil minne om at vilkåret for å kreve unntaksanmerkning for en del av et merke, ifølge varemerkeloven 15 annet ledd er at Patentstyret "antar at registrering av merket kan skape uvisshet om omfanget av eneretten". Patentstyrets krav om unntaksanmerkning synes ellers å være en naturlig konsekvens av hvordan Patentstyret har behandlet tidligere søknader om varemerker der ordet "Budweiser" utgjør en så vidt fremtredende del av merket at det kan være grunnlag for å anta, slik Patentstyret da har gjort, at slik uvisshet vil kunne oppstå. 3. Villedelse varemerkeloven 14 nr. 2
2. avd. sak nr. 7637 18 Det søkte merke er ikke egnet til å villede og kan derfor registreres uhindret av varemerkeloven 14 første ledd nr. 2. Innsiger synes å ta som utgangspunkt at det at ordet "Budweiser" kan anvendes som en geografisk opprinnelsesangivelse, betyr at bruk av ordet i et varemerke for produkter som ikke har sin opprinnelse i Ceske Budejovice, nødvendigvis vil være villedende. Grunnlag for en slik automatisk slutning foreligger ikke. Det er, som også påpekt av innsiger i siste hele setning side 2, slik at hensynet bak varemerkeloven 13 første ledd annet punktum er et annet enn hensynet bak 14 første ledd nr. 2. Innsiger har imidlertid problemer med å forstå hvordan denne forskjell skal kunne føre til at "vurderingen av hva som er en geografisk betegnelse" skal falle ulikt ut "i de to bestemmelsene". Søker vil fremholde at begrunnelsen ligger i det faktum at de to bestemmelsene ivaretar ulike hensyn. Om disse hensyn vises til fremstillingen foran under pkt. 1. Som fremholdt foran i pkt. 2 varetar 13 første ledd annet punktum friholdelsesbehovet uavhengig av om bruk av vedkommende betegnelse her en geografisk betegnelse for varer av det aktuelle slaget vil kunne være villedende eller ikke. Etter vml. 14 første ledd nr. 2 er det utelukkende spørsmål om hvorvidt varemerket som varemerke for de aktuelle varene vil være egnet til å villede. Det er ikke slik at når der ingen tilknytning er mellom varen og stedet som den geografiske betegnelsen i varemerket viser til, vil varemerket uten videre måtte antas å være egnet til å villede. Villedelsesspørsmålet må bedømmes ut fra hvordan merkene faktisk oppfattes av gjennomsnittsforbrukeren i det aktuelle markedet. Kriteriet for å anvende bestemmelsen er, som også berørt foran under pkt. 1, at det må regnes med at en ikke ubetydelig del av dem som kan betegnes som gjennomsnittsforbrukeren faktisk vil bli villedet med hensyn til varens opprinnelse, sml. Rt. 1995 s. 1908 (MOZELL), slik omtalt i Lassen og Stenvik lc. s. 118f. Her er temaet således ikke hvilke assosiasjoner betegnelsen i sin alminnelighet er egnet til å gi forbrukerne, men hvorvidt det omsøkte varemerket som inneholder betegnelsen "Budweiser", brukt for søkers varer sannsynligvis vil få gjennomsnittforbrukeren til å tro at disse varene har byen Ceske Budejovice som sin geografiske opprinnelse. Denne gjennomsnittsforbrukeren er her, som under punkt 2, den alminnelig opplyste, rimelig oppmerksomme og velinformerte forbruker (jfr. EF-domstolen sak C-210/96 Gut Springenheide). Søker vil hevde at denne forbrukeren, gitt at han oppfatter at ordet Budweiser kan betegne en tilknytning til Ceske Budejovice, ikke vil forstå dette som angivelse av at søkers øl har en tilknytning til denne byen. Det skyldes ikke utelukkende at søkers "Budweiser"-øl er blitt kjent slik Første avdeling viser til. Også andre omstendigheter spiller inn. Forbrukerne har vennet seg til at øl blir produsert på lisens, og at selv geografiske betegnelser ikke lenger angir at ølet er produsert på et bestemt sted. Eksempelvis kan her nevnes øl under merkene SAPPORO, PILSNER URQUELL, BAVARIA og BOHEMIA. SAPPORO ble opprinnelig brygget i den japanske byen av samme navn. I dag brygges øl under dette merket flere steder. PILSNER URQUELL er registrert som en geografisk opprinnelsesbetegnelse, men brygges i iallfall tre forskjellig byer hvorav to ligger utenfor Tsjekkia, og må i dag betraktes som et
2. avd. sak nr. 7637 19 varemerke, ikke som en geografisk opprinnelsesbetegnelse. BAVARIA brukes som varemerke for hollandsk øl, uaktet at det kan oppfattes som en indikasjon om tilknytning til Bayern. BAVARIA er også et ledende merke for øl i Colombia, som produseres der, mens BOHEMIA er et ledende varemerke for øl i Mexico og dette ølet brygges ikke i Böhmen. Ølbetegnelser som "bayer" og "pilsner" er eksempler på en tilsvarende historisk utvikling, men som har gitt generiske betegnelser. Innsiger gjør gjeldende at villedelsesspørsmålet, i likhet med distinktivitetsspørsmålet, skal avgjøres på bakgrunn av situasjonen på søknadstidspunktet så vel som på registreringstidspunktet. Søker er enig med Første avdeling i at det her bare er spørsmål om hva som var situasjonen på avgjørelsestidspunktet. Om dette vises til punkt 1 foran. Innsigeren uttaler (punkt 3.1 fjerde avsnitt): "Første avdeling har da også i sin avgjørelse, entydig konkludert med at merket ble oppfattet som en geografisk betegnelse på søknadstidspunktet." Noen slik konstatering har søker ikke vært i stand til å finne i avgjørelsen, hverken under vurderingen av forholdet til varemerkeloven 13 eller under vurderingen av villedelsesspørsmålet. (Heller ikke unntaksanmerkningen gir grunnlag for en slik slutning, sml. foran om kriteriene ifølge vml. 15.) Om en slik konklusjon kan tolkes inn i Første avdelings avgjørelse, vil det ikke følge av dette at merket faktisk vil være villedende som varemerke for søkers øl henholdsvis malt. Spørsmålet slik Første avdeling stiller det "om den norske gjennomsnittsforbruker vil oppfatte Budweiser som navnet på den tsjekkiske byen Ceske Budejovice" besvarer ikke Første avdeling direkte. Første avdeling uttaler: "Utvalget skal bemerke at spørsmålet om det søkte merket er egnet til å villede er direkte knyttet opp til spørsmålet om BUDWEISER vil bli oppfattet som en stedsangivelse. Det er derfor en nær sammenheng mellom vurderingstemaet i varemerkeloven 13 første ledd annet punktum og 14 første ledd nr. 2 på dette punktet. Skal det søkte merket regnes som villedende, må det fremstå som sannsynlig at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte Budweiser som en stedsangivelse og på denne måten blir villedet. Det er ikke tilstrekkelig at uttrykket kan "skape assosiasjoner" i retning av stedet, jf. Høyesteretts avgjørelse Rt. 1995 side 1908 Mozell." For så vidt som Første avdeling allerede ved å kreve unntaksanmerkning for ordet "Budweiser" i varemerkesøknad 1986 3864 har lagt til grunn at denne betegnelsen kan være egnet til å oppfattes som angivelse av en tilknytning til byen Ceske Budejovice, er det foran siterte etter søkers oppfatning utvilsomt en riktig angivelse av det tema som skal tas stilling til når det er spørsmål om å anvende 14 første ledd nr. 2. Idet villedelsesspørsmålet skal avgjøres ut fra situasjon på avgjørelsestidspunktet spiller det ingen rolle om forbrukeren på søknadstidspunktet ville oppfatte ordet "Budweiser" som en henvisning til den tsjekkiske byen Ceske Budejovice og den gang muligens ville bli villedet til å tro at søkers "Budweiser"-øl (og malt) var tilvirket der. Søker slutter seg til Første avdelings vurdering av hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket på avgjørelsestidspunktet. Søker vil i sammenhengen dog fremholde at det ikke kan være et vilkår for at merke som inneholder en geografisk betegnelse ikke skal anses som villedende, at merket eller
2. avd. sak nr. 7637 20 betegnelsen er innarbeidet. Så utbredt kjennskap til merket kan ikke være et krav for at registreringshinderet ifølge 14 første ledd nr. 2 skal overkommes. Som andre relevante momenter ved vurderingen av om merket er egnet til å villede, vil søker vise til utbredelsen av lisensproduksjon av øl, omtalt foran. Innsiger anfører side 6 øverst i klagen at det ikke kan ses at bare den korte perioden fra år 2000, da Patentstyret krevde unntaksanmerkning for ordet "Budweiser" i det omsøkte merket, til avgjørelsen i 2006, kan være tilstrekkelig til at vurderingen av hvorvidt merkeelementet "Budweiser" vil bli oppfattet som en angivelse av varens opprinnelsessted, endres. Innsigers bemerkning avspeiler igjen at innsiger blander spørsmålet om unntaksanmerkning og spørmålet om villedelse, som om de to spørsmål skal avgjøres etter samme vurdering. For så vidt som bemerkningen er en referanse til den vurdering av norske forbrukeres kjennskap til det amerikanske ølet som Patentstyret legger inn i sin vurdering av om det omsøkte merket er egnet til å villede, finner søker grunn til å minne om at markedsføring og omsetning av søkers "Budweiser"-øl på denne siden av Atlanteren har foregått iallfall siden 1930 og fra da stadig har tiltatt i omfang, geografisk så vel som mengdemessig. Søkers øl merket Budweiser har vært omsatt uavbrutt i Norge siden 1996. Det skal for øvrig også bemerkes at saksøkers øl har figurert sterkt i forbindelse med internasjonale fotballevenementer som f. eks. VM i Mexico (1986), Italia (1990), De forente stater (1994), Syd-Korea/Japan (2002) og Tyskland (2006). Oppsummeringsmessig gjøres det gjeldende at det søkte merke ikke er egnet til å villede, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 2. 4. Forvekselbarhet varemerkeloven 14 nr. 6 Det søkte merket er ikke egnet til å forveksles med de påberopte varemerkeregistreringer. Søker finner at Første avdelings vurdering av forvekselbarhetsspørsmålet er fyldestgjørende. Søker kan ikke se at innsigers karakteristikker av de respektive merkene er treffende. Søker vil særlig fremholde at ved vurderingen av den rolle merkeelementet "Budweiser" skal tillegges ved sammenligningen, skal ordet "Budweiser" som sådant ikke betraktes som dominerende i noen av merkene, i og med at dette i ordet i begge merkene er gjenstand for en unntaksbemerkning. Etter søkers oppfatning har Patentstyret behandlet merkeelementet "Budweiser" i respektive merker korrekt ved sammenligningen av merkene i deres enkeltelementer så vel som i deres helhet. Ad innsigers omtale av avgjørelsen i sak R 1000/2001-2 fra OHIM Second Board of Appeal (fremlagt av innsiger som vedlegg til innlegget 16/6-2006) skal bemerkes at fakta i den saken skiller seg vesentlig fra fakta i nærværende sak. Varemerket som innsiger påberopte og som OHIM anså som hinder for registrering av Anheuser Busch Inc.'s "Budweiser"-merke for øl, var internasjonal registrering nr. 23 82 03, ordmerket BUDWEISER registrert i Østerrike (se avgjørelsen pkt. 5 og 6). I Anheuser Busch Inc.'s søknad som gjaldt et kombinert merke (vist s. 3 i nevnte vedlegg) hvor ordet "Budweiser" utgjorde et dominerende element, var det ikke tatt inn noen unntaksanmerkning for ordet "Budweiser", slik tilfellet er i den norske søknaden 1986 3864. Innsiger anfører også som relevant for saken Patentstyrets foreløpige nektelse av registrering av Anheusr Busch Inc.'s internasjonal varemerkesøknad nr. 835 837, ordmerket BUDWEISER for øl. Søker vil her påpeke at når Patentstyret under henvisning til innsigers