DOK-2016-04 pizbuin.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-01-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-04 STIKKORD: Pizbuin.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3. SAMMENDRAG: Saken gjelder krav om overføring av domenenavn på bakgrunn av rett til registrert varemerke. Klagemotparten har ikke inngitt tilsvar. Klager fikk medhold. SAKSGANG: PARTER: Klager: Cilag GmbH International Klagemotpart: L&L Solstudio AS FORFATTER: Ingvild Hanssen-Bauer, Sondre Graasvoll, Thea Broch 1. Sakshistorikk og formelle krav Domenenavnet pizbuin.no ble registrert 17. oktober 2015 av L&L Solstudio AS. Klager, Cilag GmbH International, sendte klage til Domeneklagenemndas sekretariat den 27. november 2015. Klager krever domenenavnet overført. Klagen er gjort kjent for L&L Solstudio AS ved oversendelse den 2. desember 2015. Klagesaken ble oversendt Domeneklagenemnda den 4. januar 2016. Klagemotpart L&L Solstudio AS har ikke inngitt tilsvar. Frivillig mekling er ikke gjennomført. Klagefristen er 3 år fra domenenavnet ble registrert, jf. regelverket punkt 17.3, og klagen er dermed innenfor fristen. De formelle kravene for å ta klagen til
realitetsbehandling er oppfylt, og Sekretariatet har sendt saken over til Domeneklagenemnda. 2. Partenes anførsler Domeneklagenemnda går ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår nedenfor. Nemnda har mottatt alle sakens dokumenter og satt seg inn i disse. 2.1 Klagers anførsler Cilag GmbH International holder til i Zug i Sveits og er et datterselskap av Johnson & Johnson, et multinasjonalt konsern grunnlagt i 1885, med hovedkontor i New Brunswick, USA. Klager har en rekke varemerkeregistreringer, herunder for varemerket PIZ BUIN, både i Norge og resten av verden. Klagers morselskap Johnson & Johnson er selv innehaver av domenenavnet pizbuin.com. Varemerket PIZ BUIN er registrert og beskyttet blant annet for solpleie- og solbeskyttelsesprodukter. Ordmerket PIZ BUIN ble registrert første gang i Norge allerede i 1961. Det er også gjennom massiv og langvarig bruk blitt et meget velkjent varemerke for denne type produkter. Klager har lagt ved en utskrift som viser at man får 13 700 treff på norske sider på internett ved søk på "piz buin". Langt de fleste av treffene er knyttet til klagers produkter. PIZ BUIN-produkter selges også i en rekke norske butikker, inkludert online salg. L&L Solstudio AS ble stiftet 2. mars 2009 og registrert 4. april 2009. Foretaket er registrert under næringskode 96.040 "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære". Det fremgår av foretaksnavnet at foretaket er et solstudio. Foretaket har ingen nettside på internett, og klager finner ingen informasjon om foretaket ved søk på internett utover treff i telefonkataloger. Følgelig har klager svært liten informasjon om klagemotparten og deres virksomhet. Domenet pizbuin.no ble registrert 17. oktober 2015. Det foreligger ingen kommersielle- eller forretningsmessige forbindelser mellom Klager eller dennes mor- eller datterselskaper og Klagemotparten. Det er heller
ikke inngått noen avtale eller gitt noe samtykke som skulle gi Klagemotparten rett til å registrere og/eller bruke domenet pizbuin.no. Klager har ikke forsøkt å komme i kontakt med Klagemotparten. Klager har gjennom registreringen av ordmerket og øvrige varemerker, og gjennom den massive innarbeidelse som foreligger gjennom bruken av varemerket PIZ BUIN gjennom mange tiår, en enerett til å bruke PIZ BUIN og lignende ord som kjennetegn for sine varer og for lignende varer og tjenester, jf varemerkeloven 1 jf 4. Domenenavnet er identisk med Klagers varemerke PIZ BUIN med den ene forskjellen at de to ordene er satt sammen til ett i domenet. Uttalemessig vil navnene være identiske. Selv om det har vært lite informasjon å finne om Klagemotparten fremgår det av foretaksnavnet at Klagemotparten driver et solstudio. Det er svært vanlig at solstudioer selger solkremer og andre hudpleieprodukter. Klagemotparten tilbyr altså tjenester som må anses som beslektet med Klagers varer solgt under varemerket PIZ BUIN. Det foreligger således en fare for forveksling, jf varemerkeloven 4, og registrering og bruk av domenenavnet pizbuin.no innebærer en krenkelse av Klagers rettigheter i henhold til varemerkeloven. Det anføres derfor at vilkåret i Norids regelverk vedlegg H punkt 1.3.1 bokstav a er oppfylt. I forhold til Norids regelverk vedlegg H punkt 1.3.1 bokstav b anføres det at registreringen eller bruken av domenenavnet pizbuin.no er foretatt i ond tro. Ved søknad om registrering av et domene under.no må søkerorganisasjonen signere en egenerklæring hvor søker bekrefter at registrering av navnet ikke medfører urettmessig inngrep i tredjemanns registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet. Av kravet til signering av nevnte egenerklæring følger et aktsomhetskrav. Det minste man må kunne kreve av søker i denne sammenheng er at søker, dersom han er i tvil om rettighetene til navnet tilhører tredjemann, undersøker registre over søkte og registrerte varemerker, samt foretar søk på Google for å se hvilke treff som oppstår i forbindelse med det søkte ordet. Varemerket PIZ BUIN er meget godt kjent i Norge, og solkremproduktene solgt under PIZ BUIN er en av de mest solgte her i landet. Tatt i betraktning klagers posisjon i det norske markedet for solkremer har Klagemotparten utvilsomt vært klar over Klager og deres bruk av PIZ BUIN som varemerke på tidspunktet Klagemotparten registrerte domenet pizbuin.no. Et søk i Patentstyrets
varemerkeregister ville også ha avdekket Klagers varemerkeregistreringer for PIZ BUIN og at innehaveren av varemerkene er Klager. Det anføres at Klagemotpartens registrering og bruk av pizbuin.no er egnet til å forlede publikum og tiltrekke seg kunder, og Klager er av den oppfatning at Klagemotparten ved bruk av domenet pizbuin.no drar urettmessig fordel av den goodwill som ligger i navnet PIZ BUIN. Klager er av den oppfatning at Klagemotparten uten tvil kjente eller burde ha kjent til Klagers rettigheter til varemerket PIZ BUIN ved registrering av domenenavnet pizbuin.no. Summen av elementer i saken viser at registreringen og bruken av domenet pizbuin.no således er foretatt/foretas i ond tro. 2.2 Klagemotpartens anførsler Klagemotparten har ikke inngitt tilsvar. 3. Domeneklagenemndas vurdering 3.1 Innledning Ifølge regelverkets vedlegg H punkt 1.3.1 skal en klage tas til følge dersom følgende vilkår er oppfylt: (1) Ifølge bokstav a må klager dokumentere at han har rettigheter til et navn eller merke som er identisk med eller forvekselbart med det registrerte domenenavnet. (2) Ifølge bokstav b må klager også dokumentere at registrering eller bruk av domenenavnet er foretatt i ond tro. Begrepet ond tro skal tolkes slik at abonnenten visste eller burde ha visst at registreringen eller bruken kunne krenke andres rettigheter. Noen eksempler på relevante momenter er: at registreringen har skjedd i den hensikt å selge eller leie ut domenenavnet til klager eller til en av klagers konkurrenter i økonomisk øyemed, at domenet er registrert for å hindre klager i å registrere et navn klager har rettigheter til eller gjøre det vanskelig for klagers virksomhet på andre måter, for eksempel for å hindre klager i å utnytte sine rettigheter, at domenet er registrert for å forlede noen til å tro at navnet er tilknyttet klager eller klagers virksomhet,
at navnet brukes på en måte som drar urettmessig fordel av klagers rettigheter eller på en måte som er ødeleggende for klagers rettigheter, og at motparten også har gjort andre registreringer i ond tro. Dersom klagen gjelder domenenavn som uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse behøver klager ikke dokumentere ond tro, jf. Regelverkets vedlegg H punkt 1.3.2. 3.2 Rett til navn eller merke samt forvekslingsfare Klager er innehaver av norsk varemerkeregistrering for varemerket "PIZ BUIN". Nemnda finner derfor at klager har rettigheter til et navn som er identisk med det registrerte domenenavnet, jf kravene i Vedlegg H pkt 1.3.1 a). 3.3 Bruk eller registrering i ond tro Klagemotparten ville ved et enkelt søk i Patentstyrets database ha avdekket at Klager hadde registrert varemerket PIZ BUIN. For øvrig legger nemnda til grunn at Klagemotparten, tatt i betraktning Klagers posisjon i det norske markedet for solkremer, må ha vært klar over Klagers bruk av PIZ BUIN som varemerke. Klagemotparten er for øvrig et solstudio, og driver derfor tjenester som er beslektet med Klagers varer, i tillegg til at det er vanlig at solstudioer selger solkremer. Nemnda legger derfor til grunn at Klagemotparten visste eller burde ha visst at registreringen eller bruken kunne krenke andres rettigheter. Domeneklagenemnda finner derfor at domenet er registrert og brukt i ond tro, jf regelverkets Vedlegg H pkt 1.3.1 b). Siden klager er en utenlandsk enhet som ikke oppfyller kravene til en abonnent under regelverket for.no, må klager utpeke en annen som tilfredsstiller alle krav regelverket stiller til nyregistreringer til å stå som registrert innehaver av domenenavnet. Dette må skje innen 15 virkedager fra vedtaket er oversendt partene, jf. Regelverket Vedlegg H punkt 2.10. Domeneklagenemnda fattet etter dette slikt
V E D T A K Klagers krav om overføring av domenenavnet pizbuin.no tas til følge, jfr. regelverket for.no vedlegg H punkt 1.5. Vedtaket faller bort dersom klager ikke innen 15 virkedager fra vedtaket er oversendt partene, har utpekt en abonnent som tilfredsstiller alle krav regelverket stiller til nyregistreringer, jf. regelverket for.no vedlegg H punkt 2.10. Oslo, 25.01.2016 Ingvild Hanssen-Bauer Sondre Graasvoll Thea Broch