Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8092 Int. reg. nr. 0851826 Nasj. ref. nr. 200715339 Registreringsdato: 2005.03.24 Etterf. utpekning: 2007.11.20 Notifikasjonsdato: 2007.12.13 Registreringshaver: Karelia Tobacco Company Inc, (Kapnoviomichania Karelia S.A.), Athinon Street, GR-241 00 Kalamata, Hellas WIPO fullmektig: fj Cleveland, 40-43 Chancery Lane, London WC2A 1JQ, Storbritannia Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen Annen avdelings avgjørelse av 18. juni 2012 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 8. november 2010, hvorved det internasjonalt registrert ordmerket "LEADER" ble nektet gitt virkning (vern) i Norge. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble oversendt registreringshavers norske fullmektig samme dag. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer: Klasse 9: Cigarettes, tobacco products, matches. Under behandlingen i Patentstyrets Første avdeling ble anført at ordmerket "LEADER" ikke kan gis virkning (vern) i Norge, da det fremstår som beskrivende og mangler det nødvendige kjennetegnsrettslige særpreg, jf. bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd og annet ledd bokstav a, jf. 70. Med hensyn til fullmektigens anførsler for Første avdeling vises det til sakens dokumenter.
Annen avd. sak nr. 8092 2 Fra Første avdelings avslag hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Den internasjonale registreringen består av ordet LEADER. Sakens problemstilling er om merket er beskrivende for kvaliteten av varene i klasse 34, og mangler det nødvendige særpreg og dermed må nektes vern etter varemerkeloven 14 første ledd. Fullmektigen anfører også at merket har blitt innarbeidet. Et varemerkes særpreg skal vurderes i forhold til hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene vil oppfatte merket. Merket må videre vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for tobakkproduktene vil være den delen av den norske befolkningen som røyker. Gjennomsnittsforbrukeren må således anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Patentstyret er fremdeles av den oppfatning at den norske gjennomsnittsforbrukeren kun vil oppfatte teksten LEADER, som en angivelse av sentrale egenskaper ved de aktuelle varene, nærmere bestemt at de er av en h ø y kvalitet, i betydningen ledende på markedet. Innehavers fullmektig har anført at det engelske ordet leader kan ha flere betydninger og at merket således ikke er direkte beskrivende for de angitte varer, men at det nok vil oppfattes som suggestivt. Patentstyret er ikke enig i at merket er suggestivt, men er av den oppfatning at det er direkte beskrivende ved å angi kvalitet. Ordboken Merriam-Webster (via nettsiden www.onelook.com) lister blant annet leader som something that leads: as g) something that ranks first. Gjennomsnittsforbrukeren vil tro at produktene er av de ledende på markedet og har således en høy kvalitet. Patentstyret minner om at det er nok at én betydning av et ord er direkte beskrivende for egenskaper ved varene at man ikke kan gi en bestemt næringsdrivende enerett til dette ordet. EU-domstolen har i C-191/01 P, Doublemint, slått fast at et merke anses som beskrivende så lenge én mulig betydning av ordet direkte og umiddelbart kan oppfattes slik. LEADER er direkte beskrivende for en sentral egenskap ved varer, nemlig kvaliteten og Patentstyret er således ikke enig med innehavers fullmektig at det ikke er en nøyaktig beskrivelse av varene eller deres sentrale egenskaper. Så lenge ordet LEADER er rent egenskapsangivende for de aktuelle varer, og bare vil oppfattes som informasjon for gjennomsnittsforbrukeren om en egenskap ved varen, og således ikke oppfattes som et fantasiord, er merket heller ikke egnet til å skille en innehavers varer fra andre innehaveres varer i henhold til varemerkeloven 14 første ledd. Merket setter ikke forbrukeren i stand til å gjenkjenne varens kommersielle opphav, slik at hun kan velge produkter hun liker, og velge bort produkter hun misliker. Se for eksempel avgjørelsen fra EU-domstolen i sak C-37/03, BioID, premiss 60. Innehavers fullmektig anfører at merket er godkjent og registret i EU, samt at deres internasjonale registrering er blitt godkjent i både Tyskland og i Benelux landende. Dette er vurdert, men ikke tillagt avgjørende vekt. Det skal bemerkes at det går fram fra WIPOs database, ROMARIN, at merket også er foreløpig nektet i blant annet Sveits.
Annen avd. sak nr. 8092 3 *** Subsidiært anfører innehavers fullmektig at merket LEADER har vært i bruk i et slikt omfang at det har opparbeidet seg det nødvendige særpreg til å kunne registreres i Norge, i henhold til varemerkeloven 3 tredje ledd. Fullmektigen viser til Lassen/Stenvik, Oversikt over norsk varemerkerett, annen utgave, rev. versjon, 2003, på side 213 det er ingen tvil om at et varemerke kan bli godt kjent her i landet gjennom reklame bare i utlandet. Videre anfører fullmektigen at merket har vært i særlig intensiv brukt gjennom reklame og annonser i Hellas og på Kreta i perioden 2004-2005, Merket ble bruk i reklame frem til at Hellas fikk reklameforbud mot tobakk. Hellas er i følge fullmektigen på fjerdeplass i rangeringen over nordmenns største feriemål i utlandet i 2004, med mer enn 200 000 turer. Det er lagt ved dokumentasjon fra det greske statistikkbyrået. Det blir anført at det er grunn til å anta at norske forbrukeren har et større forbruk av nytelsesmidler som sigaretter på feriesteder i syden, enn det de har til daglig hjemme i Norge. Videre må det antas at røykere er bevisste i sitt valg av sigarettmerke, og at det har et relativt høyt oppmerksomhetsnivå når de går til innkjøp av produktene. Fullmektigen har også vedlagt oversikt over Best-selling brands in 2004 fra Hellas. I 2004 var totalbeløpet på markedsføring av LEADER-sigaretter på mer enn 2 millioner euro, og i 2005, mer enn 3 millioner euro. Det har blitt vedlagt eksempler på annonser i greske kiosker og supermarkeder. Det går frem at innehavers sigaretter selges foruten i Hellas, via taxfreesalg i Libanon, De forente arabiske emirater, Iran og USA. Det er også innlevert bruk av varemerket i Hellas ved blant annet reklame på fire tidskrifter, informasjon om merket og årsrapporter fra 2004 og 2005. Patentstyret anser at det ikke er tilstrekkelig dokumentert at merket har oppnådd vern i Norge ved den bruk som har funnet sted i Hellas. Vi ønsker å påpeke at vi trenger dokumentasjon, og ikke en presumsjon på at merket er innarbeidet. Det er ikke noen tvil om at merket er brukt og reklamert for i Hellas, blant annet viser en annonse merket slik: Men merket anses ikke derfor nødvendigvis innarbeidet i den norske omsetningskresten for varene, selv om Hellas er rangert høyt oppe blant favorittreisemål for nordmenn. Fullmektigen anfører at røykere er bevisste i sitt valg av sigarettmerke, og at de har et større forbruk av sigaretter på ferie. Det er nok trolig at ferierende nordmenn av ulike grunner (blant annet høyt
Annen avd. sak nr. 8092 4 prisnivå i Norge), kanskje røyker mer på ferie, men det er ikke særlig interessant, da det er høyst sannsynlig at de på vei til ferie kjøper sitt røykemerke. Det stemmer også med fullmektigens anførsel om at de er bevisste i sitt valg av sigarettmerke. Det er lite trolig at, selv en fest- og ferierøyker, reiser til Hellas, for så å kjøpe et bestemt gresk sigarettmerke. Fullmektigen viser til juridisk litteratur som sier at reklame i utlandet kan gjøre et varemerke godt kjent i Norge. Patentstyret ønsker å presisere, at det brukes som eksempel i den samme litteraturen at dette kan skje for eksempel gjennom annonsering i utenlandske fagtidskrifter som leses av norske bransjefolk. Det er lite trolig at den norske omsetningskretsen kjøper greske aviser eller tidskrifter, da de er med greske bokstaver, og vil således ikke se annonsene, som riktignok er skrevet med latinske bokstaver. Fullmektigen har ikke vist til utenlandske blader (med latinsk alfabet) som selges i Norge hvor merket er brukt. Selv om det er forbud mot tobakksreklame også i Norge, er det ikke forbudt med slik reklame i utenlandske blader som selges i Norge. Selv om fullmektigen også har innlevert en del annet materiale innenfor riktig tidsperiode, er heller ikke dette relevant for å dokumentere at LEADER anses innarbeidet i omsetningskresten for de aktuelle varer i Norge, at det er godt kjent som noens særlige kjennetegn, som varemerkeloven 3 tredje ledd oppstiller som krav. Det skal også bemerkes at varefortegnelsen også omfatter fyrstikker ( matches ), og det er ikke innlevert noe dokumentasjon på bruk av det. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det merket LEADER er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg for varene i klasse 34. Merket anses ikke innarbeidet i Norge i henhold til varemerkeloven 3tredje ledd. Merket må dermed nektes vern i Norge, jf. varemerkeloven 70 tredje ledd. Beslutning: Den internasjonale registreringen nektes vern i Norge. En begrunnet klage over Patentstyrets Første avdelings avslag innkom fra registreringshavers norske fullmektig onsdag den 15. desember 2010; rettidig. I klagen anfører fullmektigen følgende: Under henvisning til varemerkeloven 49 første ledd og 50 tillater vi oss herved å innlevere klage på Patentstyrets første avdelings avgjørelse datert 8. november 2010 i foreliggende søknad. På vegne av søker, Karelia Tobacco Company Inc, Athinon Street, 24100 Kalamata, Hellas, vil vi fastholde at merket LEADER innehar det nødvendige særpreg for å kunne registreres for de angitte varer i klasse 34. Problemstillingen er om merket er beskrivende for kvaliteten av varene i klasse 34, og om det mangler det nødvendige særpreg og dermed må nektes vern etter varemerkeloven 14 første ledd. Vi har følgende å anføre mot Patentstyrets vurderinger:
Annen avd. sak nr. 8092 5 Det er ingen grunn til å tro at gjennomsnittsforbrukeren av tobakksvarer vil oppfatte merket LEADER som egenskapsangivende. Sigarettpakker og annen tobakk solgt i Norge domineres snarere av skremselspropaganda enn av rosende omtale av produktets positive egenskaper. Hvis det er slik første avdeling hevder, at den andelen av den norske befolkningen som røyker kan anses som "alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert", vil de ganske sikkert også oppfatte at merket LEADER ikke er ment som informasjon om egenskaper ved varen. Vi vil fastholde at søkers merke er egnet til å skille deres varer fra andre innehavers varer, jf varemerkeloven 14 første ledd, og at det setter forbrukeren i stand til å gjenkjenne varens kommersielle opphav. Vi finner støtte i dette synet i tidligere norsk registreringspraksis. Det fremgår av varemerkeregisteret at Patentstyret har registrert LEADER som ordmerke gjentatte ganger også de senere år deriblant (bilag 1): IR nr. 0663176 Patentstyret har opplyst at merket er registrert på grunnlag av samtykke. Reg. nr. 67031 Reg. nr. 65760 Registrering opphørt pga. ikke fornyet. og dessuten: Reg. nr. 192718 WORLD LEADER tidligere motholdt, opphørt/ikke fornyet I EU har OHIM godkjent til registrering et antall LEADER-merker som rene ordmerker, deriblant CTM nr. (bilag 2): 008309635 005369186 003479342 000345173 002275360 De ovennevnte eksempler illustrerer at det prinsipielt ikke noe i veien for at ordmerket LEADER er egnet til å oppfattes som et særegent kjennetegn for noens varer eller tjenester. Vi kan ikke se at det skal ligge andre vurderinger til grunn med hensyn til søkers varer enn for hvilken som helst annen type varer, når det gjelder henvisningen til at merket er egenskapsangivende. Under henvisning til ovenstående vil vi anmode Patentstyrets annen avdeling om å foreta en fornyet registrerbarhetsvurdering og gjøre søkers internasjonale varemerkeregistrering gjeldende i Norge. Faktura pålydende det gjeldende gebyr (avgift) for klage til Patentstyrets Annen avdeling, jf. varemerkelovens 50 annet ledd siste punktum og avgiftsforskriftens 54 nr. 2, ble sendt til registreringshavers norske fullmektig den 2. januar 2011, med betalingsfrist satt til 4. februar 2011.
Annen avd. sak nr. 8092 6 Klagegebyret er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 7. januar 2011; rettidig. Etter å ha konstatert at alle vilkårene for å behandle klagen var oppfylt, jf. bestemmelsen i varemerkelovens 50, tok Patentstyrets Første avdeling saken opp til ny vurdering i lys av den innkomne klage. Den 3. februar 2011 konkluderte Første avdeling med at klagen ikke klart kunne føre frem, og fant derfor å måtte fastholde sin tidligere beslutning, jf. varemerkelovens 51 annet ledd første punktum. Sakens dokumenter ble deretter oversendt til Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken, jf. varemerkelovens 51 annet ledd annet punktum. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er, under noen tvil, kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Etter varemerkeloven 14 første ledd annet punktum, jf. varemerkeloven 1961 13 første ledd første punktum, kan et varemerke bare registreres dersom det har særpreg for de varer eller tjenester det søkes registrert for. Kravet om særpreg innebærer at merket må være egnet til å skille søkerens varer fra andres. Etter varemerkeloven 14 annet ledd, jf. varemerkeloven 1961 13 første ledd annet punktum, skal et varemerke nektes registrert hvis det er beskrivende for varer eller tjenester som omfattes av søknaden. Ved tolkningen av de nevnte bestemmelser skal det legges vekt på varemerkedirektivets (direktiv 2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (forordning 2009/207), jf. Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON). Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, Celltech, Sml. 2007 s. I-2883, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig
Annen avd. sak nr. 8092 7 opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide, Sml. 1998 s. I-4657. EU-domstolen har i sin praksis lagt særlig vekt på at varemerker skal være egnet til å garantere de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (opprinnelsesgarantifunksjonen), slik at disse, uten fare for sammenblanding, kan skjelne mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon, Sml. 1998 s. I-5507 (premiss 28) og C-299/99 Philips, Sml. 2002 s. I-5475 (premiss 30). Bestemmelsene i varemerkedirektivets art. 3(1) (b) og (c) har som formål å sørge for at det ikke blir registrert varemerker som ikke kan realisere de nevnte formål, og skal dessuten vareta den allmenne interesse i at tegn som er beskrivende, eller som det for øvrig generelt er behov for å bruke i næringsvirksomhet, ikke blir belagt med enerett for en enkelt næringsdrivende (friholdelsesbehovet), jf. EU-domstolens avgjørelse i forente saker C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Sml. 1999 s. I-2779 (premiss 25), forente saker C-53/01 til C-55/01 Linde, Sml. 2003 s. I-3161 (premissene 73 og 75), sak C-191/01 P, Doublemint, Sml. 2003 s. I- 12447 (premiss 31) og Høyesteretts dom i Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON). Annen avdeling finner ikke å kunne legge til grunn at det søkte merket LEADER benyttet for sigaretter, tobakksvarer og fyrstikker i klasse 9 vil oppfattes av gjennomsnittsforbrukeren som en beskrivende angivelse av egenskaper ved varene, som for eksempel at det er av høy kvalitet. Ordet LEADER er ingen vanlig betegnelse for å uttrykke at et produkt er markedsledende eller av spesielt høy kvalitet. Annen avdeling kan heller ikke se at det foreligger noe friholdelsesbehov for ordet LEADER alene knyttet til de aktuelle varene. En registrering vil ikke hindre andre næringsdrivende i å benytte ordet i naturlige språklige sammenhenger som reklametekster og lignende, jf. varemerkeloven 5 annet ledd bokstav b). Etter dette finner Annen avdeling at merket oppviser det nødvendige særpreg for registrering, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum og 14 annet ledd. Det skal tilføyes at Annen avdeling er enig med Første avdeling når det gjelder spørsmålet om innarbeidelse. Klagen må etter dette gis medhold, og Første avdelings avgjørelse blir å oppheve.
Annen avd. sak nr. 8092 8 Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og saken sendes tilbake til Første avdeling for innføring av merket i varemerkeregisteret og kunngjøring. Kaja Veel Midtbø (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Are Stenvik (sign.)