Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 10. mai 2010 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 11. desember 2008, hvorved ordmerket MAGNUM delvis ble nektet gitt virkning i Norge. Avgjørelsen ble sendt registreringsinnehavers norske fullmektig samme dag. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 2. november 2006 omfattet alle varer og tjenester merket er internasjonalt registrert med, nemlig: Klasse 29: Klasse 30: Klasse 32: Klasse 41: Klasse 43: Milk and milk products. Cocoa; pastry, confectionery and desserts not included in other classes; edible ice; water ices; frozen confectionery; ice for refreshment; food preparations for making the aforementioned products, not included in other classes. Non-alcoholic drinks; syrups and other preparations for making beverages. Entertainment; sporting and cultural activities. Restaurant services (services for providing food and drink). Under behandlingen i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket MAGNUM er beskrivende og mangler særpreg for varene "non-alcoholic drinks" i klasse 32, og at den internasjonale varemerkeregistreringen således ikke kan gis full virkning i Norge, jf. bestemmelsen i varemerkelovens 13 første ledd, jf. 49 annet ledd og 50. Med hensyn til søkers argumentasjon under behandlingen av saken i Patentstyrets 1. avdeling, vises til sakens dokumenter. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for internasjonale varemerkeregistreringer, jf. varemerkelovens 58.
2. avd. sak nr. 7922 2 Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Den internasjonale registreringen er et rent ordmerke. Ordet MAGNUM er i henhold til Kunnskapsforlagets fremmedordbok, opprinnelig det latinske ordet for en "flaske for drikkevarer med ca. 1 1/2 liters innhold". I henhold til Cappelens store Eng.-Norske ordbok, kan "MAGNUM "oversettes til "magnumflaske". MAGNUM er dessuten et vanlig benyttet ord i det norske språket for en stor flaske, særlig brukt for vinflasker som er større enn 1 liter, slik også innehavers fullmektig dokumenterer gjennom sin korrespondanse. Spørsmålet i nærværende sak blir om merket MAGNUM er egnet til å skille søkerens varer fra andres eller om det er beskrivende i henhold til varemerkeloven 13, brukt på "ikkealkoholholdige drikker" i kl. 32 (som for eksempel kan omfatte alkoholfri vin, cider, mineralvann etc.). Det er fra fullmektigens side anført andre registreringer hvor MAGNUM har blitt godkjent for diverse varer. Det er særskilt vist til internasjonal registrering nr. 760031, ordmerket MAGNUM, som er blitt godkjent for blant annet "syrups" og "milk". Patentstyret er enige i at dette er en parallell sak med den foreliggende, og dette fremgår også av vår første nektelse i denne saken, som heller ikke ble nektet for varene fullmektigen nevner, kun for ikkealkoholholdige drikker. Begrunnelsene for hva disse merkene er nektet for og besluttet gjeldende for er derfor helt sammenfallende, og dette er det også tatt hensyn til i Patentstyrets behandling av den foreliggende saken. De øvrige registreringene fullmektigen viser til anses ikke analoge med den saken det her gjelder, da de angår helt andre varer enn innehaverens varer, og det også i den delvise nektelsen av den aktuelle saken fremgår at Patentstyret ikke er av den oppfatning at MAGNUM er beskrivende for alle slags varer og tjenester. Innehavers fullmektig anfører at ordet MAGNUM vil forbindes med ammunisjon og våpen, og ellers vil kunne oppfattes på en suggestiv måte som at noe er stort. Fullmektigen anfører at det kun er i champagneindustrien at betegnelser som MAGNUM brukes for å angi størrelser over vanlig størrelse. Patentstyret kan ikke si seg enig i dette. Det står ikke noe i de ovenfor nevnte oppslagsverk om at ordet kun beskriver størrelsen på champagneflasker. Dersom merket MAGNUM for eksempel står skrevet på en stor flaske som inneholder alkoholfri vin, champagne eller cider, anser Patentstyret uansett at omsetningskretsen for drikkevarer vil oppfatte merket som beskrivende for hvor mye det er i flasken. Merket gir med andre ord "uttrykk for varens mengde", jf. varemerkeloven 13 første ledd annen punktum. Merket anses videre på grunn av dets beskrivende karakter heller ikke egnet til å skille innehaverens varer fra andres og til kunne fungere som angivelse av kommersiell opprinnelse, og må derfor nektes også etter 13 første ledd første punktum. Det foreligger også et friholdelsesbehov for andre næringsdrivende til å kunne angi mengden av drikkevarer i form av påskriften MAGNUM på emballasjen eller ved annen omtale av produktene. Selv om det kanskje i dag ikke er så vanlig å bruke ordet MAGNUM for å angi mengden med ikke-alkoholholdige drikker, kan det ikke utelukkes at det vil være et behov for dette i fremtiden, særlig for alkoholfri vin, champagne og cider. Det ville derfor være å gi innehaver et uforholdsmessigs stort vern mot eventuelle konkurrenter i markedet å belegge merket med enerett. Innehavers fullmektig viser til at merket er godtatt til registrering flere land og at hensynet til rettsenhet tilsier at merket også skal besluttes gjeldende i Norge. Til dette bemerkes at merket også er delvis nektet i andre av de utpekte landene, som Sveits, Bulgaria, Russland og Serbia.
2. avd. sak nr. 7922 3 Dersom Patentstyret skal legge vekt på utenlandsk praksis, vil det være riktig å legge vekt på både land som har nektet merket og land som har besluttet gjeldende merket. Som det fremkommer ovenfor, har varemerkemyndighetene i de forskjellige landene svært ulik oppfatning av merkets registrerbarhet. Vi finner derfor ikke at disse utenlandske beslutningene åpenbart trekker i den ene eller andre retning. Det avgjørende i nærværende sak blir derfor hvordan Patentstyret finner at den norske omsetningskretsen vil oppfatte merket. Enkeltstående avgjørelser fra utenlandske registreringsmyndigheter kan videre ikke tillegges avgjørende vekt. Dette fremgår av flere avgjørelser fra Patentstyrets 2. avdeling, blant annet nr. 6906 (Power user). Vi kjenner ikke bakgrunnen for registreringen av merket i utlandet, som eksempelvis kan ha skjedd på grunn av innarbeidelse. Det samme er fastslått av EF-domstolen i C-363/99 Postkantoor, premiss 44. Fullmektigen viser også til at et identisk merke er registrert som EF-varemerke. En slik registrering kan ha relevans for vår vurdering av det søkte merket. Et annet utfall hos Patentstyret kan imidlertid ikke anses som et uttrykk for manglende europeisk rettsenhet. Det er den generelle distinktivitetsnormen som skal praktiseres i harmoni med europeisk praksis, og det kan ikke uten videre være et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Dette fremgår av flere 2. avdelings avgjørelser, blant annet 6922 (No more tangles) og nr. 7006 (Servernet). Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merket MAGNUM mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene "Non-alcoholic drinks" i klasse 32, jf. varemerkeloven 13 første ledd jf. 49 annet ledd, og merket må dermed nektes besluttet gjeldende i Norge for disse varene jf. 50 første ledd. Beslutning: Det internasjonale registrerte merket besluttes gjeldende i Norge for følgende varer og tjenester: Kl. 29: Kl. 30: Kl. 32: Kl. 41: Kl. 42: Milk and dairy products. Cocoa, pastries, confectionery products and desserts not included in other classes; edible ice; water ices; frozen confectionery; ice for refreshment; food preparations for making the aforementioned products, not included in other classes. Syrups and other preparations for making beverages. Entertainment; sporting and cultural activities. Restaurant services (services for providing food and drink)." Klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 10. februar 2009. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 4. mars 2009, innen betalingsfristen utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler registreringsinnehavers norske fullmektig: "Ved Første avdelings avgjørelse av 11. desember 2008 ble ovennevnte internasjonale registrering delvis nektet gyldighet i Norge, da Patentstyret kom til at merket MAGNUM mangler det nødvendige særpreg for varene "non-alcoholic drinks" i klasse 32, jf
2. avd. sak nr. 7922 4 varemerkeloven 13 første ledd, jf 49 annet ledd, og merket derfor måtte nektes besluttet gjeldende for disse varene. På vegne av søker påklages avgjørelsen til Annen avdeling, da vi er uenige i Første avdelings vurderinger, og mener at Første avdeling har kommet til et uriktig resultat. Patentstyret har i sin avgjørelse lagt vekt på at ordet MAGNUM i henhold til Kunnskapsforlagets fremmedordbok opprinnelig er det latinske ordet for "flaske for drikkevarer med ca. 1 1/2 liters innhold". Vi skal imidlertid fastholde at trass i denne definisjonen er det kun vanlig å benytte betegnelsen MAGNUM på champagne og vin, ikke for andre drikkevarer. For champagne er de vanlige benevnelsene "Piccolo", "Normal", "Magnum", "Dobbel-magnum", "Methusalem", "Nebukadnezar", "Goliath" samt "Melchisedech". Disse betegnelsene er spesifikt knyttet til champagneindustrien, og vi vil hevde at nevnte bransjeterminologi neppe er allment kjent for den norske gjennomsnittsforbruker. I den grad ordet MAGNUM skulle oppfattes som annet enn et fantasiord for "non-alcoholic drinks" vil det kun relatere seg til noe som er stort uten at det vil oppfattes å ha noen naturlig sammenheng med produktet, og det vil videre neppe skape noen forståelse hos avtakeren mot en eksakt målenhet. Dersom Annen avdeling skal legge til grunn at uttrykket MAGNUM også er vanlig brukt på andre typer drikkevarer enn champagne og vin, ber vi om at det fremlegges konkrete eksempler på slik bruk av uttrykket. Første avdeling har anført at det foreligger et friholdelsesbehov for andre næringsdrivende til å kunne angi mengden drikkevarer i form av påskriften MAGNUM på emballasjen eller ved annen omtale av produktene, ettersom det i fremtiden ikke kan utelukkes at det vil bli behov for bruke ordet MAGNUM for å angi mengden med ikke-alkoholholdige drikker. Vi kan ikke se at slike hypotetiske forhold kan rettferdiggjøre et friholdelsesbehov. Dersom det mot formodning skulle bli en alminnelig betegnelse for alkoholfrie drikker en gang i fremtiden, vil dette samtidig innebære at varemerket har degenerert, og dermed vil andre likevel ha adgang til å bruke uttrykket uten å begå varemerkeinngrep. Videre skal vi påpeke at ordet MAGNUM mest sannsynelig av de fleste vil forbindes med ammunisjon og våpen. For øvrige varer vil nok begrepet til en viss grad kunne være suggestivt, i den forstand at det kan lede tankene hen mot noe som er stort. Slike oppfatninger alene vil etter vår vurdering være for vage og utydelige til å frata merket et iboende varemerkerettslig særpreg. Den internasjonale registreringen er besluttet gjeldende i EU og 18 andre land på grunnlag av merkets iboende særpreg. Det stemmer at det er utstedt delvise nektelser i Bulgaria, Sveits, Russland og Serbia, men det store flertall av land har altså funnet merket tilstrekkelig særpreget også for non-alcoholic drinks i klasse 32. Dette bør tillegges vesentlig vekt ved Annen avdelings avgjørelse av saken, selv om det ikke alene er avgjørende. På bakgrunn av det ovennevnte bør det konkluderes med at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte MAGNUM som beskrivende for "non-alcoholic drinks". Dette innebærer etter vårt syn også at merket er tilstrekkelig særpreget til å bli oppfattet som et varemerke, og det foreligger heller ikke noe reelt friholdelsesbehov. Det er således ikke grunnlag for å nekte registreringen besluttet gjeldende i Norge for samtlige varer. På vegne av søker ber vi derfor Annen avdeling omgjøre avgjørelsen fra Første avdeling, og akseptere merket til registrering."
2. avd. sak nr. 7922 5 Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling. Etter varemerkelovens 13 første ledd første punktum kan et varemerke bare registreres dersom det er egnet til å skille søkerens varer fra andres. Etter varemerkelovens 13 første ledd annet punktum skal et varemerke nektes registrert hvis det er beskrivende for varer eller tjenester som omfattes av søknaden. Ved tolkningen av varemerkelovens 13 første ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (direktiv 2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (forordning 2009/207), jf. Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON). Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, Sml. 2007 s. I-2883, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide, Sml. 1998 s. I-4657. I nærværende sak ble det internasjonalt registrerte ordmerket MAGNUM nektet virkning i Norge for varene non-alcoholic drinks i klasse 32 med den begrunnelse at merket mangler særpreg for disse varene. Innehaveren anfører at merket MAGNUM ikke vil oppfattes som noe annet enn et fantasiord for non-alcoholic drinks, eller at det kun vil relateres til noe stort uten at det vil oppfattes å ha noen naturlig sammenheng med produktet. Annen avdeling deler ikke denne oppfatningen. Selv om betegnelsen magnum i dag er klart mest benyttet i relasjon til champagneog vinflasker, foreligger det et friholdelsesbehov for de varer som ligger nærme disse produktene, for eksempel flasker med alkoholfri vin. Annen avdeling er også av den oppfatning at MAGNUM vil kunne gi uttrykk for varens mengde, og derfor må anses som beskrivende etter varemerkeloven 13 første ledd annet punktum, når det brukes i tilknytning til ikke alkoholholdige drikkevarer. Innehaveren viser også til at den internasjonale registreringen er besluttet gjeldende i EU og i 18 andre land på bakgrunn av merkets iboende særpreg. Det opplyses også om at det er utstedt
2. avd. sak nr. 7922 6 delvise nektelser i noen få land. Annen avdeling finner ikke å kunne legge avgjørende vekt på de nevnte registreringene. Etter dette blir Første avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Ida Andrén (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Are Stenvik (sign.)