Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8122 Int. reg. nr. 0937911 Nasj. ref. nr. 200712603 Int. reg. dato: 2007.08.30 Prioritet: 2007.03.09 (CH 559061) Registreringshaver: Philip Morris Products SA, Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Sveits WIPO fullm.: Arnold & Porter (UK) LLP, Tower 42, 25 Old Broad Street London EC2N 1HQ, Storbritannia Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 8. november 2010, hvorved det internasjonalt registrerte ordmerket "ICE MINT" ble nektet virkning i Norge. Gjenparter av avgjørelsen ble samme dag sendt til registreringshavers norske fullmektig. Int. reg. nr. 0937911 (200712603) Notifikasjonen fra WIPO om utpeking av Norge av 18. oktober 2007 omfattet følgende varer: Klasse 34: Raw or manufactured tobacco; tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff, kretek; tobacco substitutes (for non-medical use); smokers' requisites, including cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and ash trays, pipes, pocket machines for rolling cigarettes, lighters; matches. Under behandlingen av saken i Første avdeling ble anført at merket "ICE MINT" fremstår som beskrivende og mangler særpreg for varene "raw or manufactured tobacco; tobacco products, En avgjørelse fra Patentstyrets Annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd, jf. 49 og 70 til 72.
Annen avd. sak nr. 8122 2 including cigars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff, kretek; tobacco substitutes (for non-medical use); smokers requisites, including cigarette paper and tubes, cigarette filters i klasse 34, og således må nektes vern / virkning i Norge for nevnte varer i medhold av bestemmelsene i varemerkeloven 14 første ledd og annet ledd bokstav a, jf. 70. Første avdeling la til grunn at merket kunne gis vern i Norge for de resterende varene, nemlig smokers' requisites, including tobacco boxes, cigarette cases and ash trays, pipes, pocket machines for rolling cigarettes, lighters; matches. * * * Med hensyn til registreringshavers fullmektigs anførsler og argumentasjon under behandlingen av innsigelsessaken i Patentstyrets Første avdeling, vises til sakens dokumenter. * * * Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 8. november 2010 hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Den internasjonale registreringen består av de to ordene ICE og MINT. Sakens problemstilling er om merket er beskrivende for enkelte av varene i klasse 34, og mangler det nødvendige særpreg og dermed må nektes vern etter varemerkeloven 14 første ledd. Et varemerkes særpreg skal vurderes i forhold til hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene vil oppfatte merket. Merket må videre vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for produktene vil være både profesjonelle innenfor handel med tobakksprodukter og den enkelte røyker og snuser. Gjennomsnittsforbrukeren må således anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Patentstyret er fremdeles av den oppfatning at den norske gjennomsnittsforbrukeren kun vil oppfatte teksten, ICE MINT, som en angivelse av en smak, nærmere bestemt en kraftig eller ekstra frisk smak av mint. Det er som tidligere anført i saksbehandlingen en rekke ulike aktører innenfor samme bransje som benytter betegnelsen ice mint i omtale av en bestemt type smak av mint eller peppermynte. Da ice mint allerede er brukt som en smaksvariant for produkter som pastiller, ordinær tyggegummi og tyggegummi som inneholder nikotin, er det for Patentstyret helt klart at det foreligger en umiddelbar og klar forbindelse mellom merket, ICE MINT, og de aktuelle varene i klasse 34.
Annen avd. sak nr. 8122 3 Selv om ICE MINT kanskje ikke er en vanlig smaksangivelse i dag for tobakksprodukter, vil gjennomsnittsforbrukeren uansett oppfatte merket ICE MINT som en smak når det blir benyttet for de aktuelle varene i klasse 34. Følgelig vil merket ICE MINT av gjennomsnittsforbrukeren forstås som en angivelse av en egenskap ved varene, og ikke som et uttrykk for kommersiell opprinnelse. Det vises i denne forbindelse også til dommen fra EU-domstolen i C-191/01 P, Doublemint, som slo fast at et merke ansees som beskrivende så lenge én mulig betydning av ordet direkte og umiddelbart kan oppfattes slik. Det var i denne saken også anført fra søkers side at ingen brukte betegnelsen Doublemint, som smak på tyggegummi. Vi anser at denne EUdomstolen er parallell med nærværende sak. Innehavers fullmektig anfører at ingen av vareene inneholder mint eller mint-smak. Dette medfører ikke riktighet. Det er allment kjent at det finnes en lang rekke tobakk- og sigarettprodusenter som tilbyr sine produkter med menthol-smak. Det norske ordet mentol, er i følge www.ordnett.no, hovedbestanddelen i peppermynteolje. Det skal også bemerkes at innehaver selv har på sine hjemmesider omtalt at de har lansert (særlig i Asia ser det ut til) flere varianter av mentolprodukter, hvor da ICE MINT er nevnt. Blant annet sies det: Successful examples of the new menthol line extensions share performance in the first quarter of 2008 include Crisp Mint with a 1.3% Nielsen share in Hong Kong, Fresh Mint with 1.2% also in Hong Kong and Ice Mint with 1.4% in Singapore. (http://www.pmi.com/eng/media_center/speeches_and_presentations/pages/remarks_by_andre_c alantzopoulos_20080627.aspx) (vår utheving). Patentstyret legger ikke ved denne utskriften i avgjørelsen, da den kun er ment som et eksempel, samt at den er hentet fra innehaver egen hjemmeside. Det er ikke uvanlig at også andre produkter enn sigaretter og tobakk har smaksvarianter, for eksempel snus og selve sigarettpapiret kan også tenkes ha smakstilsetninger. Patentstyret er således klar på at for de nektede varene, raw or manufactured tobacco; tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff, kretek; tobacco substitutes (for non-medical use); smokers' requisites, including cigarette paper and tubes, cigarette filters, vil det være en klar forbindelse mellom smakstilsetningen ice mint og varene, i henhold til varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a. Ettersom betegnelsen ICE MINT som en helhet anses som en vanlig angivelse av en bestemt type smak, vil det dessuten foreligge et friholdelsesbehov for andre næringsdrivende å kunne benytte seg av smaksangivelsen i markedsføringen av sine produkter. Det ville være uheldig å beslaglegge en beskrivende betegnelse for en bestemt type smak med enerett. All den tid ICE MINT er rent egenskapsangivende for de aktuelle varer, og bare vil oppfattes som informasjon for gjennomsnittsforbrukeren om en egenskap ved varen, og således ikke oppfattes som et fantasiord, er merket heller ikke egnet til å skille en innehavers varer fra andre innehaveres varer, i henhold til varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Merket setter ikke forbrukeren i stand til å gjenkjenne varens kommersielle opphav, slik at hun kan velge produkter hun liker, og velge bort produkter hun misliker. Se for eksempel avgjørelsen fra EUdomstolen i sak C-37/03, BioID, premiss 60. Fullmektigen viser til at merket er besluttet gjeldende i en rekke andre land, blant annet de engelsktalende landene Australia og EU. Dette har vært et moment ved vår vurdering, men vi har ikke funnet å tillegge dette momentet avgjørende vekt. Patentstyret må foreta en konkret, skjønnsmessig vurdering av merket i forhold til den norske gjennomsnittsforbrukeren. Enkeltsaker som gjelder identiske merker kan falle forskjellig ut innenfor de ulike jurisdiksjoner. Dette er blant annet fordi gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket og graden av innarbeidelse
Annen avd. sak nr. 8122 4 vil variere fra land til land. Det skal bemerkes at OHIM har nektet merket ICE-MINT (CTM nr. 4023611) for varer i klasse 30, i henhold til databasen over nektelser (det er anført der at både særpreg og beskrivende er anført som grunner for nektelsen). Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merket ICE MINT er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg for varene raw or manufactured tobacco; tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff, kretek; tobacco substitutes (for non-medical use); smokers' requisites, including cigarette paper and tubes, cigarette filters i klasse 34, og merket må dermed nektes vern i Norge for disse varene, jf. varemerkeloven 14 første ledd og annet ledd, og 70. Merket kan gis vern for de øvrige varer. Beslutning: Den internasjonale registreringen nektes vern i Norge for varene Raw or manufactured tobacco; tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff, kretek; tobacco substitutes (for non-medical use); smokers' requisites, including cigarette paper and tubes, cigarette filters i klasse 34. Den internasjonale registreringen gis vern i Norge for de øvrige varer i klasse 34, nemlig: smokers' requisites, including tobacco boxes, cigarette cases and ash trays, pipes, pocket machines for rolling cigarettes, lighters; matches. " Registreringshavers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom den 7. januar 2011; rettidig. I klagen uttaler registreringshavers fullmektig: "Ovennevnte internasjonale registrering ble ved Første avdelings avgjørelse av 8. november 2010 nektet vern i Norge for deler av varefortegnelsen på grunnlag av manglende varemerkerettslig særpreg, jfr. varemerkeloven 14 første ledd og 70. Under henvisning til varemerkeloven 49 første ledd første punktum jfr. 50 påklages med dette Første avdelings avgjørelse. Sakens bakgrunn Den internasjonale registreringen ble søkt beskyttet i Norge ved utpeking 18. oktober 2007 for følgende produkter i klasse 34: Raw or manufactured tobacco; tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, handrolling tobacco, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff, kretek; tobacco substitutes (for nonmedical use); smokers' requisites, including cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco
Annen avd. sak nr. 8122 5 boxes, cigarette cases and ash trays, pipes, pocket machines for rolling cigarettes, lighters; matches. Første avdelings avgjørelse gir merket vern for produktene tobacco boxes, cigarette cases and ash trays, pipes, pocket machines for rolling cigarettes, lighters; matches. Første avdeling anser merket beskrivende og uten særpreg for merkets øvrige varer, nemlig raw or manufactured tobacco; tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff, kretek; tobacco substitutes (for non-medical use), smokers requisites, including cigarette paper and tubes, cigarette filters. Første avdeling mener at merket ICE MINT av den norske omsetningskretsen kun vil oppfattes som angivelse av en smak, nærmere bestemt en kraftig eller ekstra frisk smak av mint. Det vises til at ICE MINT skal være brukt av en rekke aktører innen tobakksbransjen. Det er generelt vanlig at tobakk, sigaretter og snus har smakstilsetninger, og det anses å foreligge en klar forbindelse mellom de aktuelle produkter og smakstilsetningen ICE MINT. Merket vil kun oppfattes som produktinformasjon, og anses ikke egnet til å skille søkers produkter fra andres, og angir således ikke et kommersielt opphav. Første avdeling finner ikke å legge videre vekt på at merket er registrert i en rekke land, deriblant engelsktalende Australia og EU. Derimot legges det vekt på EU-domstolens praksis rundt merkene DOUBLEMINT og BioID. På denne bakgrunn ble merket delvis nektet vern i henhold til varemerkeloven 14 første og annet ledd. Klagens grunnlag / søkers anførsler Søker bestrider at merket ICE MINT mangler det nødvendige særpreg som kjennetegn og angivelse av kommersiell opprinnelse for de aktuelle varer. Og vil hevde at merket ICE MINT er varemerkerettslig særpreget for samtlige varer som dekkes av den internasjonale registreringen. Sammenstillingen ICE MINT kan oversettes til norsk som is-mint. Denne sammenstillingen har ingen konkret betydning, hverken generelt eller i relasjon til de aktuelle produkter. Og det er dette som er det sentrale i denne saken: Det kan vanskelig sees at en sammenstilling som generelt ikke har noen betydning skal kunne beskrive beskaffenheter ved de aktuelle produkter. I følge Første avdeling kan ICE MINT forstås som kraftig eller ekstra frisk smak av mint. Denne betydningen er ikke kjent, og følger ikke på noen måte av ordene hver for seg eller sammenstilt. ICE MINT / is-mint betyr i seg selv ingenting. Søk på internett viser da også dette; søk på ICE MINT gir først og fremst treff på søkers product MARLBORO ICE MINT. Søket gir også et treff på et produkt benevnt Nicorette Stop Smoking gum, der sammenstillingen White Ice Mint forekommer. Sistnevnte bruk indikerer imidlertid ikke at ICE MINT er en alminnelig smaksbetegnelse spørsmålet er her hvorvidt denne bruken av sammenstillingen er berettiget, i lys av søkers konstruksjon og etablerte bruk av den; dette spørsmålet er imidlertid ikke tema i den foreliggende sak. Det essensielle er derimot at det er kun disse treffene man får på tobakksrelaterte produkter. Dette viser at ICE MINT ikke er en alminnelig smaksbetegnelse innen det aktuelle produktspekter, og at det ikke er et alminnelig ord generelt. Det skal i denne forbindelse nevnes at ICE MINT ikke forekommer i ordbøker, på Wikipedia eller i andre oppslagsverk.
Annen avd. sak nr. 8122 6 Vi vil hevde at all den tid en ordsammenstillingen ikke har en direkte, klar betydning for de produkter det søkes registrert for, kan den ikke beskrive beskaffenheter ved disse produkter. Således må merket anses å være registrerbart. Dette er slått fast i EU-praksis, for eksempel gjennom avgjørelse C-273/05 ordmerket CELLTECH (som ble nektet registrert): Her fastslås det uttrykkelig at registreringsmyndigheten må forklare og bevise hvordan en sammenstilling av to ord vil være beskrivende for egenskaper ved akkurat de aktuelle produkter. Det dreide seg her om et ord som IKKE var et alminnelig ord med kjent betydningsinnhold for andre, bestemte produkter. Patentstyrets Første avdeling viser ikke til noen dokumenterte forhold som viser at sammenstillingen ICE MINT vil oppfattes som en konkret, gitt smak. Patentstyret ønsker ikke å legge vekt på OHIMs registrering av merket. Faktum er at OHIM vurderer søkte merkers distinktivitet på grunnlag av de normer som følger av Varemerkedirektivets bestemmelse om garantifunksjon, som jo også er gjeldende ved tolkning av den norske varemerkeloven. Når OHIM har registrert et merke, må det forutsettes at denne vurderingen er foretatt, og Patentstyret må ta registreringen av den parallelle CTM-søknaden i betraktning ved sin egen distinktivitetsvurdering. Når Første avdeling i stedet legger vekt på at OHIM har nektet merket ICE MINT for produkter i klasse 30, bør den korrekte rettskildeanvendelse være å legge betydelig vekt på at nettopp OHIM har funnet samme merke registrerbart for de produkter den foreliggende sak gjelder. I fortsettelsen av dette vil vi peke på at gjennomsnittsforbrukeren i EU-land, og i de land merket for øvrig er registrert i, må forutsettes å ha de samme, og ikke dårligere, engelskkunnskaper og allmennkunnskap enn nordmenn. Det er ikke sannsynlig at sammenstillingen ICE MINT, som består av to for nordmenn kjente ord på både engelsk og norsk, vil sees som mer beskrivende av den norske gjennomsnittsforbrukeren enn av den gjennomsnittlige EU-borger i Storbritannia, Sverige eller Østerrike. Konklusjon: Søker vil hevde at sammenstillingen ICE MINT ikke har en konkret, kjent betydning, hverken generelt eller i relasjon til de aktuelle produkter. Den kan derfor ikke tillegges å være beskrivende for en ukjent smak. Det foreligger da heller ikke et friholdelsesbehov for den aktuelle sammenstillingen. På dette grunnlag, og på grunnlag av andre myndigheters vurdering av merket som varemerkerettslig særpreget for de aktuelle varer, er merket distinktivt og registrerbart uhindret av varemerkeloven 14 første og annet ledd. På denne bakgrunn ber søker om at Første avdelings avgjørelse oppheves." Den 11. januar 2011 ble faktura pålydende gjeldende gebyr (avgift) for klage til Patentstyrets Annen avdeling utstedt og sendt til innsigers fullmektig, med betalingsfrist 11. februar 2011. Klagegebyret (klageavgiften) er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 10. februar 2011; innen fakturafristens utløp. Etter å ha konstatert at alle vilkårene for å behandle klagen var oppfylt, jf. varemerkelovens 50 og 51 annet ledd, tok Patentstyrets Første avdeling saken opp til ny vurdering.
Annen avd. sak nr. 8122 7 Den 31. august 2011 konkluderte Første avdeling med at klagen ikke klart kunne føre frem, og fant derfor hverken å kunne oppheve eller endre sin tidligere beslutning av 8. november 2010. I sitt notat til Patentstyrets Annen avdeling uttaler Første avdeling følgende: "Notat vedrørende klage til Annen avdeling. Vi viser til klage til Annen avdeling i ovennevnte varemerkesak. Første avdeling har vurdert klagen og finner det ikke klart at den vil føre frem etter varemerkeloven 51 annet ledd første punktum. Klagen oversendes derfor Annen avdeling, jf. varemerkeloven 51 annet ledd andre punktum." Sakens dokumenter er deretter oversendt Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagen. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan også slutte seg til avdelingens begrunnelse. Søker anfører i klagen at ICE MINT kan oversettes til is-mint, som ikke har noen konkret betydning. Etter Annen avdelings oppfatning vil ICE ikke bli oppfattet i betydningen is, men i betydningen kjølig eller kald. Ordet MINT brukes også på norsk, som synonym med (pepper)mynte. Uttrykket ICE MINT vil direkte og umiddelbart bli oppfattet som en angivelse av at produktet har en kjølig smak av mynte, og det må derfor anses som direkte beskrivende. Søkeren har også vist til at merket er registrert av OHIM, og mener at dette må tas i betraktning. Annen avdeling er enig i at OHIMs avgjørelse må tas i betraktning, men den kan ikke tillegges utslagsgivende vekt. Det er den generelle distinktivitetsnormen som kan utledes av EUdomstolens praksis, jf. særlig C-191/01 P (DOUBLEMINT), som er retningsgivende for norske myndigheters vurdering, og ikke OHIMs avgjørelser i enkeltsaker. Mot denne bakgrunn blir Første avdelings avgjørelse å stadfeste.
Annen avd. sak nr. 8122 8 Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Jørgen Smith (sign.)