Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7545 Varemerkesøknad nr. 2001 14746 Søker: Starka AS, Oslo Fullmektig: Deloitte & Touche Advokater DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. januar 2007 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse, hvorved ordmerket MODULVEGGER ble besluttet nektet registrert. Avgjørelsen ble meddelt søkerens fullmektig den 30. november 2004. Nevnte merke er søkt registrert for: Klasse 6: Klasse 19: Bygningsmaterialer av metall; skillevegger av metall; bygningsplater og veggpaneler av metall. Bygningsmaterialer (ikke metall); skillevegger (ikke av metall); bygningsplater og veggplater (ikke av metall). Under behandlingen i 1. avdeling ble anført at det søkte merket mangler varemerkerettslig særpreg, og således er uregistrerbart i medhold av varemerkelovens 13 første ledd. Første avdelings avgjørelse er begrunnet som følger: "Det søkte merket MODULVEGGER er sammensatt av to ord; MODUL og VEGGER. MODUL betyr blant annet selvstendig byggekloss (Bokmålsordboken side 340), og er også vanlig å bruke om byggeelementer. VEGGER beskriver hva merket søkes registrert for. Sammenstillingen MODULVEGGER anses således beskrivende for de varene som merket søkes registrert for, nemlig ulike typer bygningsmaterialer i klasse 6 og klasse 19. Det er i dag vanlig at ferdighus, hytter eller bygg leveres som moduler, og at disse også inneholder vegger. Merket MODULVEGGER består av to vanlige, beskrivende ord, som fremstår som en naturlig og vanlig sammenstilling. Det søkte merket er derfor uten varemerkerettslig særpreg, I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringsinnehaveren.
2. avd. sak nr. 7545 2 og uten evne til å skille søkerens varer fra andres. Det søkte merket vil ikke være egnet til å peke ut en kommersiell opprinnelse. Det foreligger derfor et friholdelsesbehov, idet andre næringsdrivende kan ha behov for å benytte dette eller lignende uttrykk ved markedsføring eller annen omtale av samme eller lignende varer. Det opplyses fra søker fullmektig at bransjen bruker betegnelsen systeminnredning på denne type produkter. At varene kan omtales på andre måter vil ikke få avgjørende betydning så lenge betegnelsen MODULVEGGER er en vanlig måte å omtale varene på. Det skal også bemerkes at Patentstyret legger vekt på hva merke søkes registrert for, og det antas at det innen for produktet bygningsmaterialer er mange ulike bransjer eller aktører. Fullmektigen hevder blant annet at det ikke kan oppstilles noen regel om at ordsammensetningen av to normale ord automatisk blir uegnet til å tjene varemerkets formål, og viser til Høyesterettsavgjørelse i Rt. 1999 s. 641, SUPERLEK. Patentstyret vil bemerke at Høyesterett i denne saken uttalte at ordet består av elementene super og lek, som hver for seg mangler særpreg. Det sammensatte ordet som for så vidt det er nytt i språket, er en temmelig triviell nydannelse kan nok et godt stykke på veg sies å være beskrivende for de varer det gjelder. I forhold til ordet superleke, som åpenbart ikke ville være registrerbart, er forskjellen i og for seg liten. På bakgrunn av dette kan vi ikke se at denne saken kan sies å være analog med det søkte merket MODULVEGGER. Patentstyret antar at nydannede ord kan være beskrivende når de er sammenstillinger eller sammentrekninger av kjente ordelementer som er foretatt etter vanlige former for orddannelse. Vi antar at dette vil gjelde for sammenstillingen MODULVEGGER. Vi viser her til Annen avdelings avgjørelse nr. 7006 (Servernet), hvor det ble uttalt: "At ordet ikke finnes i alminnelige ordbøker eller oppslagsverk slik søkeren har pekt på tyder på at det er snakk om et nydannet ord, men også nydannede ord kan anses som beskrivende dersom meningsinnholdet direkte eller umiddelbart vil bli oppfattet av en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen, eller anses å mangle særpreg." Søkers fullmektig viser til EU- domstolens praksis og blant annet til Førsteinstansrettens avgjørelse om EUROCOOL. Vi vil bemerke at det i denne avgjørelsen ble særlig lagt vekt på at varene henvendte seg til en spesialisert omsetningskrets. Når det gjelder varene MODULVEGGER søkes registrert for, for eksempel bygningsmaterialer, skillevegger og bygningsplater, antar vi at dette er varer som også brukes av privatpersoner til for eksempel oppussning. Vi legger derfor til grunn at salg og omsetning av disse varene retter seg til både alminnelige forbrukere og spesialister, og at begge disse gruppene er en del av omsetningskretsen for varene. Når det gjelder avgjørelsen om EUROCOOL, skal det også bemerkes at Førsteinstansretten var hindret fra å vurdere hvorvidt merket var beskrivende, etter artikkel 7 bokstav c. Bakgrunnen for dette var at nektelsesgrunnlaget var fremkommet så sent at søker ikke hadde fått mulighet til å kommentere det. Merket ble derfor kun vurdert i forhold til spørsmålet om merket hadde særpreg ("devoid of any distinctive character"), og ikke i forhold til hvorvidt det fremstod som beskrivende for de aktuelle varer og tjenester. Vi kan derfor ikke se at EUROCOOL- avgjørelsen er parallell med nærværende sak, da vi anser at MODULVEGGER er beskrivende for de aktuelle varer. Når det gjelder henvisningen til EASYBANK-avgjørelsen som også er en avgjørelse fra Førsteinstansretten i EF, ble merket ansett beskrivende for bankvirksomheten som sådan, men funnet registrerbart for de enkelte banktjenestene. At det trekkes et skille mellom den tjenesteytende virksomhet og de enkelte tjenestene som ytes, bryter med etablert praksis og reelle hensyn. Det er uttalt av dr. juris Are Stenvik i en artikkel i Nytt i privatretten nr. 2. mai
2. avd. sak nr. 7545 3 2001 at det ikke er grunn til å endre norsk praksis på dette punkt før det eventuelt er blitt bekreftet av EF-domstolen, eller er blitt fast og etablert praksis fra OHIM eller Førsteinstansretten. Det legges derfor ikke vekt på denne avgjørelsen. Etter at disse avgjørelsene ble avsagt, og God Morgon-avgjørelsen ble avsagt i Høyesterett, har det kommet nye avgjørelser i EF-domstolens som er relevante i vurderingen av søknaden. I dom av 23. oktober 2003, Doublemint, presiseres det at friholdelsesbehovet også skal tillegges vekt ved vurderingen av ordmerker og ved avgjørelsen av registrerbarheten av konstruerte ord og sammenstillinger (premissene 31-35). Det må tas med i vurderingen om merket vil kunne bli anvendt av andre næringsdrivende for å angi egenskaper ved deres varer eller tjenester. EF-domstolen har også i flere tidligere avgjørelser slått fast at friholdelsesbehovet er et relevant moment i distinktivitetsvurderingen, så som for stedsangivende merker i Windsurfing Chiemsee, (C-108/97 og C-109/97), av 4. mai 1999, for tredimensjonale merker i Philips v. Remington (C-299/99) av 18. juni 2002 og i Linde v. Rado (C-53/01 C-55/01) av 8. april 2003, og for rene fargemerker i Libertel (C-104/01) fra 6. mai 2003. Når det gjelder morselskapets tidligere registreringer, skal det bemerkes at i den norske registreringen nr. 161603, det kombinerte merket MODULVEGGER, er tatt unntaksanmerkning for teksten, jf. varemerkeloven 15 annet ledd og 13 første ledd. Det innebærer at det ikke det ikke er gitt noe vern for teksten MODULVEGGER i dette merket. De utenlandske registreringene som fullmektigen viser til er alle kombinerte merker. Når det gjelder registreringen i Danmark og Sverige, vises det til Annen avdelings avgjørelse nr. 6513, SJOKO-RINGER, som uttaler at praksis i andre nordiske land kan tillegges vekt som tolkningsmoment. Det er imidlertid ikke bindende i enkelttilfeller. Heller ikke den polske, tyske og spanske registreringen tillegges avgjørende vekt for den konkrete distinktivitetsvurderingen. Hvert land har sitt regelverk og sin registreringspraksis, og det kan være andre forhold, som for eksempel innarbeidelse, språklige forskjeller eller praksis i forbindelse med unntaksanmerkning som har medført registreringen av et i utgangspunktet beskrivende ord. Med hensyn til fullmektigens anførselen om at MODULVEGGER har vunnet særpreg gjennom bruk, kan vi ikke se at det innsendte materialet tilstrekkelig dokumenterer at merket er innarbeidet eller brukt slik loven krever, jf. varemerkeloven 2. Dokumentasjonen må vise at merket er alminnelig kjent blant den relevante omsetningskretsen her i riket for de aktuelle varer, samt at det har vært brukt intensivt eller i en lengre periode før varemerkesøknaden ble innlevert. Som dokumentasjon for innarbeidelse har fullmektigen sendt inn dokumentasjon i form av statistikk fra bransjeforeningen for systeminnredning, kategorisering i Gule Sider, konkurrentenes annonser, søkers egne annonser, opplagstall fra de ulike tidsskrifter hvor merket er brukt, reklame materiell og utklipp av redaksjonell omtale. Søker fullmektig har blant annet anført at MODULVEGGER har vært på markedet fra 1980, og det er innlevert produksjonstall fra 1994. De opplyses at MODULVEGGER har markedsandel i det norske systeminnredningsmarkedet på ca. 15 %. Det antatte at markedsandelen i Oslo og på Østlandsområdet er på ca. 25-30 %. Det innsendte reklamemateriale viser det søkte merket i hovedsak som et kombinert merke, med både tekst og figurutforming. Det er således ikke dokumentert at teksten MODULVEGGER er innarbeidet. Dokumentasjonen som er innsendt dokumenterer bare bruk i forhold til en begrenset del av omsetningskretsen. Dette er ikke tilstrekkelig da Patentstyret antar at det her er en vid omsetningskrets for disse type produkter. Vi kan derfor ikke se at det er tilstrekkelig dokumentert eller sannsynliggjort at en tilstrekkelig andel av den norske omsetningskretsen anser MODULVEGGER som en
2. avd. sak nr. 7545 4 næringsdrivendes særlige kjennetegn. Vi viser her til Annen avdelings avgjørelse nr. 4945, Fix, (referert i NIR 1985 s. 415), hvor det ble lagt til grunn at det kreves det en "usedvanlig sterk innarbeidelse" for registrering av et merke som er rent beskrivende eller bare er en uvesentlig endring av et deskriptivt ord. Dette følger også av Annen avdelings tidligere avgjørelse nr. 4773, ordmerket TØRKERULL. Etter en helhetlig vurdering finner behandlende medlem at merket må nektes registrert på grunnlag av manglende distinktivitet. Det anses ikke tiltrekkelig dokumentert at det søkte merket er innarbeidet i Norge slik loven krever, jf. varemerkeloven 13 første ledd og 2." Søkerens klage over 1. avdelings avgjørelse, med begrunnelse, innkom den 31. januar 2005. Klageavgiften ble innbetalt allerede den 28. januar 2005. Både klagen og klageavgiften er således innkommet rettidig. I klagebegrunnelsen anfører søkerens fullmektig: "Det vises til tidligere korrespondanse mellom Patentstyret og Deloitte & Touche Advokater DA (nå Deloitte Advokatfirma DA ) vedrørende ovennevnte varemerkesøknad, senest til avgjørelse av 30. november 2004 fra Patentstyrets første avdeling. Søkers varemerke ble ved nevnte avgjørelse fastholdt nektet registrert på grunnlag av manglende distinktivitet jfr. varemerkeloven 13 første ledd. Det behandlende medlem anså det heller ikke tilstrekkelig dokumentert at det søkte merket er innarbeidet, jfr. varemerkeloven 2. Vi har på vegne av søker fastholdt overfor Patentstyrets første avdeling at det søkte merket har tilstrekkelig særpreg. Vi har også fremlagt dokumentasjon på innarbeidelse for å vise at søkers bruk og markedsføring har ført til at merket er blitt godt kjent innen søkers omsetningskrets som et særlig kjennetegn. Vi er av den oppfatning at første avdelings avgjørelse er uriktig under gjeldende lovgrunnlag og praksis og at den bygger på feil faktum, og på vegne av søker klager vi med dette på avgjørelsen til Patentstyrets annen avdeling, jfr. varemerkeloven 22 første ledd. Det vises til søkers tidligere anførsler i sakens dokumenter, men vi ønsker i denne klagen å peke på enkelte sentrale faktorer. Vi bestrider ikke at det søkte merket er sammensatt av to vanlig ord i det norske språk, nemlig MODUL og VEGGER. Vi vil imidlertid hevde at sammenstillingen ikke fremstår som en naturlig og vanlig sammenstilling slik behandlende medlem skriver i første avdelings avgjørelse. Behandlende medlem skriver videre at betegnelsen MODULVEGGER er en vanlig måte å omtale varene på. I denne forbindelse vil vi gjerne få understreke at man ikke kan finne ordet MODULVEGGER i noen ordbøker. Og selv om dette ikke er avgjørende, jfr. behandlende
2. avd. sak nr. 7545 5 medlems referanse til annen avdelings avgjørelse nr. 7006 (Servernet), vil vi hevde at MODULVEGGER er et oppkonstruert og nydannet ord som oppfattes som et kjennetegn av den aktuelle omsetningskretsen, og ikke som et beskrivende ord for en produktgruppe. Når det gjelder spørsmålet om hva som er søkers omsetningskrets har Patentstyrets første avdeling i sin avgjørelse lagt til grunn at salg og omsetning av søkers varer slik de fremgår av søknaden retter seg mot både alminnelige forbrukere (privatpersoner) og spesialister, og at begge disse gruppene er en del av omsetningskretsen for varene. Søkers produkter er systeminnredninger og tilhørende komponenter. Systeminnredning omfatter f.eks. kontorskillevegger, systemhimlinger, avskjermingsprodukter, foldevegger og datagulv. Søkers kundekrets og således marked består imidlertid hovedsaklig av arkitektfirmaer, byggfirmaer, entreprenører og eiendomsbesittere. Søker henvender seg til et rent profesjonelt marked med profesjonelle og spesialiserte avtagere om er storforbrukere av søkers produkter, og ikke mot alminnelige forbrukere. Produktene brukes i større bygge- og ombygningsprosjekter i yrkesbygg, og ikke i private hjem. Omsetningskretsen er således spesialisert og markedet meget avgrenset. Når det gjelder spørsmålet om betegnelsen MODULVEGGER er en vanlig måte å omtale de aktuelle varene på, vil vi på nytt understreke at søkers profesjonelle omsetningskrets bruker andre betegnelser når de omtaler den aktuelle produktgruppe. Vi har i tidligere korrespondanse vist til Bransjeforeningen for Systeminnredninger i Yrkesbygg (BSY) som representerer firmaer som produserer, importerer, selger og/eller monterer systeminnredninger og tilhørende komponenter. På foreningens internett side www.bsy.no, finner man henvisninger til foreningens medlemmer og deres respektive internettsider. Man vil der finne at denne bransjen ikke bruker betegnelsen MODULVEGGER, men vanligvis systeminnredninger som en betegnelse på produkter som foldevegger, avskjermingsprodukter, skjermvegger, glassfronter, systemhimlinger, etc. Andre vanlige betegnelser i bransjen er systemskillevegger, systemvegger, elementvegger og veggsystemer. Vi stiller oss derfor uforstående til første avdelings påstand om at MODULVEGGER er en vanlig måte å omtale disse produktene på. Da bransjen har, og bruker andre betegnelser, eksisterer det etter vår mening heller ikke et friholdelsesbehov for andre næringsdrivende til ordet MODULVEGGER. Det eksisterer en rekke andre betegnelser enn det oppkonstruerte ordet MODULVEGGER som andre aktører kan bruke i sin markedsføring eller annen omtale av samme eller lignende varer. For å understreke dette, har vi innhentet erklæringer fra enkelte av aktørene i søkers omsetningskrets. Som det vil fremgå er dette store, sentrale aktører i bransjen, og ingen bruker ordet MODULVEGGER om den aktuelle produktgruppe. Videre uttaler alle at de kjenner MODULVEGGER som et kjennetegn for søker, se vedlegg. Vi har på vegne av søker tidligere fremlagt dokumentasjon på innarbeidelse for å vise at det søkte varemerket innenfor søkers omsetningskrets har blitt godt kjent som særlig kjennetegn for søkers varer, jfr. varemerkeloven 2. Behandlende medlem i første avdeling finner ikke at dokumentasjonen i tilstrekkelig grad viser at selve ordet MODULVEGGER er innarbeidet. Til dette anfører vi at selv om tidligere innsendt reklamemateriale i hovedsak viser det søkte merket i kombinasjon med figur, er selve ordet meget fremtredende i forhold til figurelementet. Man må således kunne anta at det er selve ordet som fester seg i bevisstheten
2. avd. sak nr. 7545 6 til omsetningskretsen. Vi fastholder derfor at ordet MODULVEGGER har blitt godt kjent som særlig kjennetegn. Videre anføres det av første avdeling at dokumentasjonen viser bruk kun i forhold til en begrenset del av omsetningskretsen. Første avdeling har lagt til grunn at man i denne saken har å gjøre med en vid omsetningskrets. Vi viser i denne forbindelse til det vi har anført ovenfor om søkers faktiske omsetningskrets, som altså er avgrenset og sterkt spesialisert. Den innsendte dokumentasjonen viser derfor bruk i forhold til hele den faktiske omsetningskretsen. På bakgrunn av det som tidligere er anført fra søker, og av det ovenstående, fastholder vi at søkers merke er egnet til å skille søkerens varer fra andres, og at det derfor kan registreres uhindret av varemerkeloven 13 første ledd. Uansett hevder vi at det søkte merket er innarbeidet av søker, og dermed godt kjent som søkers varemerke i henhold til varemerkeloven 2. Vi ber om at Patentstyrets annen avdeling på foreliggende grunnlag frafaller første avdelings henvisning til varemerkeloven 13 første ledd slik at søkers varemerke kan tas opp til registrering. Dersom annen avdeling finner å måtte fastholde først avdelings avgjørelse om nektelse av registrering av det søkte merket med den opprinnelige varefortegnelsen, ber vi subsidiært annen avdeling ta stilling til om det søkte merket likevel kan registreres dersom varefortegnelsen begrenses som følger: Kl. 6: Bygningsmaterialer (av metall) for profesjonelle; skillevegger (av metall) for profesjonelle; bygningsplater og veggpaneler av metall, for profesjonelle. Kl. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall) for profesjonelle; skillevegger (ikke av metall) for profesjonelle; bygningsplater og veggpaneler (ikke av metall), for profesjonelle. Atter subsidiært ber vi annen avdeling ta stilling til om det søkte merket kan registreres dersom varefortegnelsen begrenses som følger, eventuelt som annen avdeling selv anser vil være tilstrekkelig for å oppnå en registrering: Kl. 6: Systeminnredninger og tilhørende komponenter (av metall), herunder kontorskillevegger, himlinger, avskjermingsprodukter, systemvegger, foldevegger, garderober og skyvedører til kontorer, datagulv; skillevegger (av metall) for profesjonelle; bygningsplater og veggpaneler (av metall), for profesjonelle. Kl. 19: Systeminnredninger og tilhørende komponenter (ikke av metall) herunder kontorskillevegger, himlinger, avskjermingsprodukter, glassvegger, systemvegger, foldevegger, garderober og skyvedører til kontorer, datagulv; skillevegger (ikke av metall) for profesjonelle; bygningsplater og veggpaneler (ikke av metall), for profesjonelle." I nytt skriv fra søker av 26. januar 2006 uttales:
2. avd. sak nr. 7545 7 "Vi tillater oss å gjøre oppmerksom på at varemerket MODULVEGGER er registrert som EU-varemerke, se vedlagt kopi av registreringsbrev fra OHIM. Det er ikke krevd unntaksanmerkning for ordet "Modulvegger", noe det i henhold til OHIMs regelverk er anledning til å gjøre, se utskrift fra "Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, VIII Disclaimers (Procedural issues)". Dette betyr at Starka AS har oppnådd enerett til ordet "Modulvegger" i hele EU. Vi ber om at dette tas med i vurderingen under behandling av ovennevnte klage." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling. Ifølge varemerkelovens 13 første ledd første punktum kan et varemerke bare registreres dersom det er egnet til å skille søkerens varer fra andres. Etter varemerkelovens 13 første ledd annet punktum skal et varemerke nektes registrert hvis det er beskrivende for varer eller tjenester som omfattes av søknaden. Ved tolkningen av varemerkelovens 13 første ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (direktiv 89/104/EØF) ordlyd og formål, og på praksis fra EF-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (forordning 94/40/EF), jf. Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON). Det følger av den tiende betraktning i fortalen til varemerkedirektivet, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EF-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være egnet til å garantere de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at disse, uten fare for sammenblanding, kan skjelne mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EFdomstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon, Sml. 1998 s. I-5507 (premiss 28) og C-299/99 Philips, Sml. 2002 s. I-5475 (premiss 30). Bestemmelsene i varemerkedirektivets art. 3(1)(b) og (c) har som formål å sørge for at det ikke blir registrert varemerker som ikke kan realisere de nevnte formål, og skal dessuten vareta den allmenne interesse i at tegn som er beskrivende, eller som det for øvrig generelt er behov for å bruke i næringsvirksomhet, ikke blir belagt med enerett for en enkelt
2. avd. sak nr. 7545 8 næringsdrivende (friholdelsesbehovet), jf. EF-domstolens avgjørelse i forente saker C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Sml. 1999 s. I-2779 (premiss 25), forente saker C-53/01 til C-55/01 Linde, Sml. 2003 s. I-3161 (premissene 73 og 75), sak C-191/01 P, DOUBLEMINT, Sml. 2003 s. I-12447 (premiss 31) og Høyesteretts dom i Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON). Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og i betraktning av hvorledes gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide, Sml. 1998 s. I-4657. Etter EF-domstolens praksis skal et varemerke anses å ha tilstrekkelig særpreg («distinctive character»), jf. varemerkedirektivets art. 2 og 3(1)(b), hvis det «sætter den tilsigtede omsætningskreds i stand til at adskille den vare eller tjenesteydelse, som varemærket betegner, fra dem med en anden oprindelse, og at konkludere, at alle varer eller tjenesteydelser, som varemærket identificerer, er blevet fremstillet, markedsført eller leveret under kontrol af varemærkeindehaveren, der kan drages til ansvar for deres kvalitet», jf. sak C-299/99 Philips, Sml. 2002 s. I-5475 (premiss 47). Ordet MODULVEGGER er egnet til å beskrive vegger som er oppbygd eller settes sammen av standardiserte elementer, og må dermed anses som rent beskrivende for en del av de varer som er omfattet av varefortegnelsen. Det er i denne sammenheng ikke avgjørende at det finnes andre, og hyppigere benyttede, ord som beskriver det samme, slik som systemvegger, elementvegger eller overbegrepet systeminnredninger, så lenge også betydningen av MODULVEGGER umiddelbart vil bli oppfattet av gjennomsnittsforbrukeren. Den prinsipale varefortegnelsen omfatter bygningsmaterialer generelt. En del slike varer retter seg mot den brede allmennhet, hvor man må regne med varierende, og gjennomgående nokså lavt, oppmerksomhetsnivå. For de varer som MODULVEGGER er beskrivende for, må imidlertid søkeren gis rett i at man i praksis må påregne en snevrere omsetningskrets, bestående av f.eks. arkitekter og entreprenører, som vil være mer merkebevisst. Også innenfor en slik omsetningskrets vil riktignok MODULVEGGER i utgangspunktet bli oppfattet som rent beskrivende, men det er grunn til å anta at ordet raskere vil kunne innarbeides som et
2. avd. sak nr. 7545 9 særmerke, enn når man står overfor en mindre sakkyndig omsetningskrets, jf. Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER) avsnitt 62. Spørsmålet blir etter dette om MODULVEGGER kan anses å ha ervervet særpreg gjennom bruk, jf. varemerkelovens 13 første ledd tredje punktum og direktivets art. 3(3). Det skal i utgangspunktet mye til for at et varemerke som helt mangler særpreg, gjennom bruk erverver det særpreg som kreves for registrering, jf. Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER): Det skal meget til for at et deskriptivt merke kan bli tilstrekkelig innarbeidet som varemerke til å kunne registreres. Dette skyldes at spørsmålet her ikke bare er om varemerket er kjent eller ikke, men også om det har oppnådd slik distinktivitet at det kan være særmerke for noens varer eller tjenester. Men innarbeidelse kan bli resultatet dersom markedsføringen av merket har vært så intens at det dermed har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse. Hvis en slik situasjon inntrer, vil friholdelsesbehovet ikke være til hinder for registrering. Dette fremgår blant annet av EF-domstolens dom i sak i C-108/109/97 CHIEMSEE premiss 44 og 47 (avsnitt 48). Avgjørelsen beror ikke bare på brukens omfang og varighet, men også på om bruken har vært egnet til å fremheve varemerkets kjennetegnfunksjon. Etter 2. avdelings oppfatning har den dokumenterte bruken av MODULVEGGER ikke medført at ordet har fått en ny betydning, slik at det ikke lenger oppfattes som beskrivende, men som et særmerke for søkeren. Ordet har riktignok vært brukt i atskillig utstrekning i markedsføringssammenheng, og dokumentasjonen viser at søkeren har utformet et helhetlig designprogram, hvor en logo med ordet MODULVEGGER som et viktig element, konsekvent er blitt brukt på alt fra brevark og brosjyrer til arbeidsklær og firmabiler. Det må også legges til grunn at søkeren, innenfor dette spesielle markedet, har hatt en betydelig markedsposisjon. På den annen side har søkerens bruk av ordet ikke har vært helt konsekvent. I noen av brosjyrene fremgår det at ordet også har vært benyttet i nøytrale skrifttyper, på en måte som gjør at det naturlig vil ha blitt oppfattet som deskriptiv betegnelse. I samme retning trekker det at bruken ikke har vært helt eksklusiv, selv om søkeren må gis medhold i at konkurrentene først og fremst har benyttet andre betegnelser, som f.eks. systemvegger. Ordet MODULVEGGER har heller ikke vært brukt alene, men i kombinasjon med et grafisk element, inneholdende bokstaven M, som riktignok i noe varierende grad har inntatt en sentral plass i logoen. Det at et symbol har vært brukt i kombinasjon med andre kjennetegn, utelukker ikke i seg selv at det som følge av bruken kan ha ervervet det for registrering nødvendige særpreg, jf. EF-domstolens avgjørelser i sakene C-353/03 Nestlé (Sml. 2005
2. avd. sak nr. 7545 10 s. I-6135) og C-24/05 P August Storck (ennå ikke i Sml.). Man må i hvert enkelt tilfelle vurdere om bruken har vært egnet til å fremheve det aktuelle symbolet som kjennetegn. I dette tilfellet kan man ikke se bort fra at MODULVEGGER har inntatt en såpass dominerende stilling i logoen, at en del av dem som har møtt merket gjentatte ganger i markedsføringssammenheng, har gått over til å oppfatte selve ordet som søkerens særmerke. Dette er imidlertid ikke nok. For at et merke skal godtas til registrering, kreves at en betydelig del av omsetningskretsen oppfatter ordet på denne måten, jf. dommens avsnitt 61, samt EF-domstolens avgjørelse i sak C-108/05 EUROPOLIS (ennå ikke i Sml.), premiss 27: «Inden for det således afgrænsede område skal den kompetente myndighed vurdere, om de relevante omsætningskredse eller i det mindste en betydelig andel af disse som følge af varemærket identificerer den omhandlede vare eller tjenesteydelse som hidrørende fra en bestemt virksomhed (jf. i denne retning dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. I, s. 2779, præmis 52, og af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 61).» Den nye betydningen av ordet som søkerens særmerke må med andre ord overskygge den opprinnelige, beskrivende betydningen. I betraktning av at ordet MODULVEGGER i utgangspunktet var helt blottet for særpreg, kan dette ikke antas å være tilfellet. Merket har derfor ikke ervervet det for registrering nødvendige særpreg. Søkeren har også anført at merket er blitt registrert i EU, samt i en del andre land. Dette kan ikke tillegges avgjørende vekt. Patentstyret skal ved registrerbarhetsvurderingen utøve et lovbundet skjønn. Det er den generelle distinktivitetsnorm som kan utledes av bl.a. rettspraksis, som må legges til grunn som retningsgivende for avgjørelsen, og ikke det konkrete skjønn som tidligere har vært utøvd i lignende men ikke nødvendigvis like registreringssaker. Dette gjelder også for avgjørelser fattet av utenlandske registreringsmyndigheter. Selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene skulle være i det vesentlige likt det som foreligger her i landet, kan de ikke tillegges avgjørende betydning, jf. EF-domstolens dom i sak C-218/01 Henkel, Sml. 2004 s. I-1725. Ulike resultater i enkeltsaker kan ikke ses som uttrykk for manglende rettsenhet, jf. Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON), hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets 2. avdeling, i sak 6922, NIR 2000 s. 293 (NO MORE TANGLES), om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle forskjellig ut i de forskjellige land».
2. avd. sak nr. 7545 11 Mot denne bakgrunn blir 1. avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Ole-A. Rognstad (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Are Stenvik (sign.) Karin Otterbeck