Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8075 Int. reg. nr. 0946310 Nasj. ref. nr. 200716120 Prioritet 2007.10.12, 77303282 US Registreringshaver: Apple Inc., 1 Infinite Loop, CA95014, California, USA WIPO fullmektig: Thomas R. La Perle, Apple Inc., 1 Infinite Loop MS: 3TM Cupertino, CA 95014, California, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 30. august 2010, hvorved det nedenfor gjengitte internasjonalt registrert figurmerket som viser fronten av en multi-media-mobiltelefon med stor "touch-screen" med gjengivelse av ulike skjermikoner av registreringshaver benevnt som "IPHONE TRADE DRESS ICON SCREEN" ble nektet gitt virkning (vern) i Norge. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble oversendt registreringshavers norske fullmektig samme dag. Int. reg. nr. 0946310 (200716120)
Annen avd. sak nr. 8075 2 Merket er opprinnelig registrert med- og utpekningen av Norge gjaldt opprinnelig for- følgende varer: Klasse 9: Handheld mobile digital electronic devices for use as a mobile phone, digital audio and video player, handheld computer, personal digital assistant, electronic organizer, electronic notepad, electronic calendar, calculator, and camera, for sending and receiving electronic mail and other digital data, and for accessing the Internet. Den 2. april 2009, mens saken var under behandling i Patentstyrets Første avdeling, innkom elektronisk notifikasjon fra Det internasjonale byrå (WIPO) i Genève om at varefortegnelsen for den internasjonale varemerkeregistreringen, med virkning fra 21. november 2008 og kun for Norge, var blitt endret / begrenset til: Klasse 9: Handheld mobile digital electronic devices comprised of a mobile phone, digital audio and video player, handheld computer, personal digital assistant, electronic personal organizer, pocket computer for note-taking, electronic calendar, calculator, and camera, and capable of providing access to the Internet and sending and receiving electronic mail, digital audio, video, text, images, graphics and multimedia files. Under behandlingen i Patentstyrets Første avdeling ble anført at figurmerket ikke kan gis virkning (vern) i Norge, da det er beskrivende og mangler det nødvendige kjennetegnsrettslige særpreg, jf. bestemmelsene i varemerkelovens 14. Med hensyn til fullmektigens anførsler for Første avdeling vises det til sakens dokumenter. Fra Første avdelings avgjørelsesprotokoll hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Den internasjonale registreringen er et figurmerke som består av en naturalistisk gjengivelse av en håndholdt, mobil, elektronisk, digital innretning, for eksempel en mobiltelefon eller smarttelefon. Innretningen er rektangulært utformet med en skjerm som opptar det meste av innretningens forside. På skjermen vises 16 kvadratiske ikoner der fire av ikonene er adskilt i en egen rad plassert nederst. Innretningen inneholder også noe som kan indikere en innebygget høyttaler og en fysisk tast under skjermen. Det er ikke noe tastatur på avbildningen. Avbildningen fremstår dermed enten som en håndholdt PC eller mobiltelefon med touch-skjerm, eventuelt med et skjult tastatur.
Annen avd. sak nr. 8075 3 Spørsmålet er om merket skal nektes besluttet gjeldende fordi det beskriver egenskaper ved de aktuelle varene, eller at det ikke er egnet til å skille innehavers varer fra andres og dermed mangler varemerkerettslig særpreg for varene, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum og annet ledd bokstav a. Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til de aktuelle varene merket ønskes registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene vil oppfatte merket. Merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både kunne være profesjonelle og private forbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EUdomstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Den internasjonale registreringen ønskes besluttet gjeldende for håndholdte, mobile, elektroniske, digitale innretninger i klasse 9. Spørsmålet i saken er hvorvidt søker kan få en enerett til gjengivelsen av produktet. Patentstyret er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte dette merket som et særskilt kjennetegn for denne type varer. Innehavers fullmektig anfører at merket består av en avbildning av en iphone som i sin helhet er særpreget. Oppsettet som består av blant annet 16 kvadratiske ikoner, skiller seg klart fra hva som er vanlig for slike produkter. De fleste av ikonene er særpregete i seg selv og tilfører merket som helhet distinktivitet. Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til kjennetegnsvurderingen. Vi er ikke enige i at de fleste av ikonene er særpregete. De fleste av ikonene angir på en klar måte hvilke funksjoner som er tilgjengelig og vil etter vårt syn bli oppfattet som dekorative funksjonstaster. Patentstyret kan ikke se at ikonene har en figurmessig utforming som er særpreget. Fullmektigen har heller ikke underbygget denne påstanden. Vi er på den annen side enig i at ikonet med blomsten er en særpreget figur, når ikonet vurderes isolert sett. Årsaken til dette ligger i at blomsten som er stilistisk utformet, ikke gir noen klar indikasjon på hvilken funksjon ikonet skal tjene. Det er derimot ikke riktig at et distinktivt merkeelement må medføre at merket vurdert i sin helhet også er særpreget. Merkeelementer i et sammensatt merke må alltid vurderes i forhold til hverandre, og deres gjensidige påvirkning, for å avgjøre merkets helhetsinntrykk. I en slik helhetsvurdering kan et merkeelement miste sin distinktive evne på grunn av den sammenheng det settes inn i. I denne saken er blomsterikonet satt sammen med 15 andre ikoner som alle har et klart funksjonelt utrykk. Gjennomsnittsforbrukeren vil i en slik situasjon ikke analysere alle ikonene i nærmere detalj, men utelukkende oppfatte disse som en samling av funksjonsknapper. Dette medfører at blomsterikonet kun vil bli oppfattet som et av mange funksjonsikoner, selv om det vil være uklart hvilken funksjon dette konkrete ikonet har. Vi er heller ikke enig i at kombinasjonen av de 16 ikonene er unik eller at selve oppsettet av ikonene tilfører merket særpreg. Alle ikonene er i lik størrelse og plassert ved siden av hverandre i totalt fire rader. Det faktum at den nederste raden er klart adskilt fra de tre øverste radene er ikke spesielt. Dette vil bli oppfattet som et ønske/behov for å skille mellom de mest brukte ikonene eller skape plass for nye. Vurdert i sin helhet fremstår merket som en avbildning av en enkel utformet håndholdte, mobil, elektronisk, digital innretning med logisk plasserte og brukervennlig komponenter. Patentstyret har ingen holdepunkter for å fastslå at merket i den internasjonale registreringen skiller seg klart fra andre mobiltelefoner eller håndholdte elektroniske digitale innretninger på tidspunktet for den internasjonale registreringen høsten 2007. Fullmektigen har da heller ikke dokumentert at så skal være tilfelle.
Annen avd. sak nr. 8075 4 Patentstyret har på denne bakgrunn kommet til at det den internasjonale registreringen vil bli oppfattet som angivelse av varenes art, jf. varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a. *** Patentstyret har også kommet til at den internasjonale registreringen mangler særpreg for de aktuelle varene. Som det fremgår av drøftelsen ovenfor vil merkets utforming medføre at merket vil bli oppfattet som en enkel avbildning av varen. Det vises i denne sammenheng til EUdomstolens avgjørelse C-25/05 P, Storck, premiss 26 og 29, der det fremgår at særpregsvurderingen vil kunne bli den samme i forhold til todimensjonale og tredimensjonale avbildninger av varene. Vurderingstemaet er under enhver omstendighet om utformingen avviker betydelig fra normen eller bransjesedvanen, se forente saker C-473/01 og C-474/01 Proctor & Gamble. EU-domstolen har videre flere ganger slått fast at gjennomsnittsforbrukeren ikke er vant til å utlede varers opprinnelse ut fra emballasjens form (eller varens form i seg selv) uten figureller ordelementer. Derfor kan det i konkrete tilfeller bli vanskeligere å bevise at slike merker har særpreg, se C-281/01 Henkel. I denne saken har ikke fullmektigen dokumentert at utformingen som kommer til uttrykk i merket avviker betydelig fra normen eller bransjesedvanen. Patentstyret har derfor ingen holdepunkter for å fastslå at så er tilfellet. Den internasjonale registreringen er således ikke egnet til å utpeke en særskilt kommersiell opprinnelse, men vil oppfattes som en generell avbildning av en vare. Merket vil ikke ha gjenkjennelseseffekt, og vil heller ikke kunne fungere som en opprinnelsesgaranti, som er et av hovedformålene med et varemerke, jf. EU-domstolens avgjørelser C-64/02, Das prinzip der bequemlichkeit, premiss 42, C-37/03, BioID, premiss 27, og EU-rettens avgjørelse T-130/01, Real people, real solutions, premiss 18. Den internasjonale registreringen mangler etter vårt syn det for registrering nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. *** Fullmektigen viser til at det aktuelle merket er registrert i USA, EU Australia og Benelux, og anfører at dette er et element som bør tas med i helhetsvurderingen. Patentstyret har vurdert disse registreringene men funnet å ikke kunne tillegge dem avgjørende vekt. Hva gjelder registreringene i USA og EU skal det bemerkes at Patentstyret har redegjort for hvorfor merket anses uregistrerbart i Norge, jf. drøftelsen over. Vi kan imidlertid ikke gi noen forklaring på hvorfor merket er vurdert annerledes i disse landene. Hvis merket er blitt registrert uten forutgående uttalelse vil det normalt ikke foreligge noen begrunnelse for vurderingen. Hvis det skulle foreligge uttalelser om merkets registrerbarhet, så har ikke fullmektigen fremlagt dokumentasjon for dette. Det faktum at merket er registrert gir lite informasjon om bakgrunnen for beslutningen. Vi viser også til EU-domstolens avgjørelse, C-363/99, Postkantoor, premiss 44, hvor det fastslås at det at et merke er registrert i et medlemsland ikke skal være utslagsgivende for registrerbarheten i et annet. Uttalelsen må tolkes slik at heller ikke praksis fra land utenfor EU er avgjørende for registrerbarheten i Norge. Videre fremgår det av WIPOs database ROMARIN at den internasjonale registreringen har blitt nektet besluttet gjeldende da det er beskrivende og/eller mangler særpreg i Tyskland, Storbritannia, Hviterussland, Russland, Kina og Vietnam. Utenlandsk praksis er dermed ikke entydig i denne saken. ***
Annen avd. sak nr. 8075 5 Til slutt skal det bemerkes at fullmektigen har anført at iphone er så velkjent i omsetningskretsen at gjennomsnittsforbruker umiddelbart vil gjenkjenne merket. Denne anførselen er ikke dokumentert og Patentstyret ser ingen grunn til å behandle påstanden. Konkusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at figurmerket er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene. Merket må dermed nektes besluttet gjeldende i Norge, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum og annet ledd bokstav a. Beslutning: Den internasjonale registreringen nektes besluttet gjeldende. En klage over Patentstyrets Første avdelings avslag innkom fra registreringshavers norske fullmektig mandag den 18. oktober 2010; rettidig. I klagen anfører fullmektigen følgende: "Vi viser til ovennevnte norske utpekning og til 1. avdelings avgjørelse av 30. august 2010. På vegne av Apple Inc, 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, US, klages saken herved inn for 2. avdeling, og det bes om en fornyet vurdering av hvorvidt det søkte merket mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 9 jf varemerkeloven 14 første ledd annet punktum og annet ledd bokstav a. Vi skal under henvisning til tidligere innleverte argumenter anmode Patentstyrets 2. avdeling om å omgjøre avgjørelsen av 30. august 2010 og fremme det søkte merket til registrering." I separat brev til Patentstyrets Første avdeling av samme dato, uttaler registreringshavers fullmektig følgende: Vi viser til tidligere korrespondanse i ovennevnte sak, senest vår klage til 2. avdeling av 19. oktober 2010. Søker har besluttet å trekke den norske utpekningen av den internasjonale registreringen og har innlevert melding om dette til WIPO, se vedlagte kopi av skjema MM7 sendt til WIPO fra søker. Vi skal etter dette anmode om at søknaden trekkes, at den blir oppgitt med status "trukket" i varemerkeregisteret og at anken til 2. avdeling således avsluttes. Vi ser frem til å høre fra dere i saken.
Annen avd. sak nr. 8075 6 * * * Grunnet forsinkelser i utviklingen av datafunksjonalitet for Første avdelings mottak og innledende behandling / formaliakontroll i klager over egne avgjørelser i varemerkesaker, slik 50 og 51 i den nye varemerkeloven av 2010 forutsetter, er Annen avdelings sekretariat i en overgangsperiode pålagt å utføre dette arbeidet for Første avdeling. Det vises i denne forbindelse til Design- og varemerkeseksjonens rutinebeskrivelse "RBS Klage til Annen avdeling". Først når alt av formalia er i orden, herunder at begge / alle parter har hatt anledning til å uttale seg om klagen i innsigelsessaker og saker om administrativ overprøving, skal Annen avdelings sekretariat melde fra til Første avdeling om at realitetsvurdering av klagen kan starte opp, jf. varemerkelovens 51 annet ledd. * * * Den 20. oktober 2010 ble faktura pålydende den gjeldende gebyr (avgift) for klage til Patentstyrets Annen avdeling, jf. varemerkelovens 50 annet ledd og avgiftsforskriftens 54, utstedt og sendt til registreringshavers norske fullmektig. Fristen for betaling var i fakturaen satt til 19. november 2010. Klagegebyret (klageavgiften) er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 10. november 2010; innen fakturafristens utløp. Den 25. november 2010 mottok Patentstyret en offisiell elektronisk notifikasjon fra Det internasjonale byrå i Genève (WIPO) om at utpekningen av Norge under internasjonal varemerkeregistrering nr. 0946310 er trukket tilbake ("Notification of Renunciation"), med virkning fra 18. oktober 2010. Informasjon om tilbaketrekningen av utpekningen av Norge under internasjonal varemerkeregistrering nr. 0946310 er registerført hos WIPO den 8. november 2011 og deretter kunngjort i WIPO Gazette nr. 45/2010, med publiseringsdato 2. desember 2010. Notifikasjonen om tilbaketrekning av utpekningen av Norge under den internasjonale varemerkeregistrering nr. 0946310 ble innført i det norske varemerkeregisteret den 25. november 2010. Tilbaketrekningen er i samsvar med gjeldende rutiner for endringer gjeldende
Annen avd. sak nr. 8075 7 internasjonale varemerkeregistreringer hvorunder Norge er utpekt ikke kunngjort i Norsk Varemerketidende. Den 1. desember 2010 orienteres Annen avdeling av "registerfører" per e-post om den innkomne tilbaketrekningen av utpekningen av Norge. Den 15. februar 2011 orienterer Annen avdelings sekretariat saksbehandler(ne) i Første avdeling om at de formelle klagevilkår er oppfylt, og at det den 25. november 2010 er innkommet notifikasjon fra WIPO om at utpekningen av Norge under den aktuelle internasjonale registrering er trukket tilbake (ved en såkalt Notification of Renunciation ). Den 13. april 2011 sender den ansvarlige saksbehandleren i Patentstyrets Første avdeling følgende brev (notat) til Patentstyrets Annen avdeling, med kopi til registreringshavers norske fullmektig: "Uttalelse til Annen avdeling vedrørende klagesak, jf. varemerkeloven 51 annet ledd tredje punktum. Det vises til klage over Første avdelings avgjørelse innlevert 18. oktober 2010. Den internasjonale registrering nr. 946310, figurmerke, ble ved Første avdelings avgjørelse av 30. august 2010 nektet besluttet gjeldende for Norges del. Patentstyret mottok notifikasjon fra WIPO 25. november 2010 om at den norske utpekningen av den internasjonale registreringen er oppgitt (trukket). I klagen til Annen avdeling ble det først anmodet om at Annen avdeling skulle foreta en fornyet vurdering av den internasjonale registreringens særpreg. I brev av 22. oktober 2010 informeres det om at utpekningen er trukket, og at innehaver av den internasjonale registreringen ønsker at utpekningen av denne grunn skal anmerkes som trukket i Patentstyrets database. Patentstyrets første avdeling kan ikke se at statusen i denne utpekningen kan endres til Trukket. Da Første avdeling nektet merket registrert ved formell avgjørelse fikk utpekningen statusen Avslått. Sakens formelle avgjørelse i første avdeling blir ikke opphevet ved at utpekningen senere trekkes, og det må da være denne avgjørelsen som bestemmer sakens rettslige status. Denne statusen må bli stående inntil avgjørelsen eventuelt blir endret eller opphevet i klagebehandlingen. Fullmektigen har da heller ikke vist til hvilket rettsgrunnlag som danner grunnlaget for anmodningen. Første avdeling er videre av den oppfatning at statusen Trukket gir et feilaktig bilde av sakens rettslige status, så lenge den formelle avgjørelsen i Første avdeling blir stående. Statusen Trukket gir inntrykk av at utpekningen ble trukket tilbake under søknadsbehandlingen. Faktum i saken er at utpekningen ble behandlet og avslått. Dette vil også kunne skape forvirring for tredjemenn ved at man i databasen vil få opplysninger under informasjonslinjen Statushistorie om at merket både er avslått og trukket.
Annen avd. sak nr. 8075 8 Saken har hatt statusen Opphørt. Denne statusen er satt ved en feil og er misvisende da den gir utrykk for at det tidligere har eksistert en rettighet. Den korrekte statusen i denne saken er Avslått Avgjørelsen er påklaget til høyere instans. Statusen er nå rettet opp i registeret. Første avdeling ønsker med dette å anmode Annen avdeling om å komme med en uttalelse i forhold til denne problematikken ved en eventuell avgjørelse av klagesaken, jf. varemerkeloven 51 annet ledd tredje punktum. Saken sendes over til Patentstyrets annen avdeling for videre behandling, jf. varemerkeloven 51 annet ledd annet punktum." Annen avdeling skal uttale: Første avdelings avgjørelse er rettidig påklaget, og klagegebyret (klageavgiften) er innbetalt innen fakturafristens utløp. De formelle klagevilkår er således oppfylt, jf. varemerkelovens 50. Etter at klagen er innlevert og klagegebyret er innbetalt, innkom offisiell elektronisk melding fra Det internasjonale byrå i Genève (WIPO) om at utpekningen av Norge under den internasjonale registreringen nærværende klagesak gjelder er trukket tilbake med endelig virkning; ved en såkalt "Notification of Renunciation". Da selve gjenstanden for klagen er bortfalt før saken er tatt opp til behandling i Annen avdeling, jf. varemerkelovens 49 første ledd, må klagesaken bli å heve. Avgjørelsen er truffet i medhold av bestemmelsen i styrelovens 5 første ledd annet punktum. Når det gjelder spørsmålet om hva som vil være riktig statussetting i varemerkeregisteret for en internasjonal varemerkeregistrering i et tilfelle som i nærværende sak, så har Annen avdeling ingen direkte foranledning til å uttale seg om dette. Det avsies slik kjennelse: Klagesaken heves. Are Stenvik (sign.)