Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring inngitt av: Entra Eiendom AS, Oslo Foretakets org. nr. 981 689 266 Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. oktober 2009 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 15. oktober 2008, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet ENBRA AS ikke ble tatt til følge. Avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Foretaket ble innført i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret den 17. januar 2008, med følgende bransjeangivelse / næringskode: "65.238 Porteføljeinvesteringer" Begjæringen om opphevelse var begrunnet med at foretaksnavnet ENBRA AS er egnet til å forveksles med norske varemerkeregistreringer nr. 208225 (200006516), ordmerket ENTRA, registrert den 26. april 2001 for nærmere angitte tjenester i klassene 36, 37 og 42 (hele tjenestefortegnelsen gjengitt nedenfor), reg. nr. 208224 (200006515), ordmerket ENTRA EIENDOM, registrert den 26. april 2001 for nærmere angitte tjenester i klassene 36, 37 og 42 (hele tjenestefortegnelsen gjengitt nedenfor), og reg. nr. 209905 (200008516), det kombinerte merket ENTRA EIENDOM AS (merket er gjengitt nedenfor), registrert den 18. august 2001 for nærmere angitte tjenester i klassene 36, 37 og 42 (hele tjenestefortegnelsen gjengitt nedenfor), og at foretaksnavnet ENBRA AS således er blitt innført i Foretaksregisteret i strid med bestemmelsen i foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. I henhold til foretaksnavnelovens 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling kjenner registreringen av et foretaksnavn ugyldig, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling der en registrering av et foretaksnavn kjennes ugyldig, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.
2. avd. sak nr. 7817 2 Tjenestefortegnelse (den samme) for reg. nr. 208224 (200006515) og reg. nr. 208225 (200006516): Klasse 36: Klasse 37: Klasse 42: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling, skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; planlegging vedrørende bygging; rådgiving vedrørende bygging; byplanlegging; faglige konsultasjoner (ikke om forretning); formidling (bolig-) [hoteller, pensjonater]; ingeniørvirksomhet (ekspertise); interiørdekorering; interiørkonsulentvirksomhet; tekniske konsultasjoner. Reg. nr. 209905 (200008516) Tjenestefortegnelsen for reg. nr. 209905 (200008516): Klasse 36: Klasse 37: Klasse 42: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Midlertidig innlosjering; jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; planlegging vedrørende bygging; rådgivning vedrørende bygging; byplanlegging; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); formidling (bolig-) (hoteller, pensjonater); ingeniørvirksomhet (ekspertise); interiørdekorering; interiørkonsulentvirksomhet; tekniske konsultasjoner Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at innsiger har registrert sine varemerker før motparten og dermed har bedre prioritet. Ordmerket ENTRA er, slik som ordmerket ENTRA EIENDOM og kombinert merket ENTRA EIENDOM registrert for tjenester i klassene 36,37 og 42. For enkelhets skyld vil vi i
2. avd. sak nr. 7817 3 det følgende ta utgangspunkt i ordmerket ENTRA, da vurderingen av de to merkene ENTRA og ENBRA også vil dekke vurderingen av innsigers øvrige påberopte registrerte varemerker. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerker). For at innehaveren av et foretaksnavn skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn må det foreligge bransjelikhet, og foretaksnavnet må oppfylle varemerkelovens krav om særpreg. Innsiger har registrert ordmerket ENTRA og Patentstyret har dermed allerede vurdert at dette merket oppfyller varemerkelovens krav til særpreg. Innsigers varemerker er blant annet registrert for "finansiell virksomhet" i klasse 36. Registreringsinnehaverens foretaksnavn er registrert for "65.238 Porteføljeinvesteringer". Registreringsinnehaveren opplyser også, i sin korrespondanse i saken, om at virksomhetens faktiske formål er investeringer i verdipapirer på vegne av fysiske eller juridiske personer. Patentstyret finner det ikke tvilsomt at varefortegnelsen "finansiell virksomhet" er såpass vid at den omfatter den mer spesifiserte betegnelsen "porteføljeinvesteringer". På denne bakgrunn finner Patentstyret at vilkåret om bransjelikhet må anses å være oppfylt. Det neste spørsmålet i forvekselbarhetsvurderingen blir etter dette om det foreligger kjennetegnslikhet. Registreringsinnehaverens foretaksnavn ENBRA skiller seg fra innsigers varemerke ENTRA ved at den tredje bokstaven "t" er byttet ut med bokstaven "b". Patentstyret er enig med innsigers fullmektig i at de to merkene visuelt sett er like. Innsigers merke ENTRA danner likevel et annet forestillingsbilde enn fantasimerket ENBRA, som ikke har noen bestemt mening. ENTRA henspeiler på ordet "enter" på engelsk, "entrer" på fransk, "entrada" på spansk og "entrare" på italiensk, som alle betyr "gå inn" eller "tre inn". Ordet ENTRA danner dermed et annet assosiasjonsbilde enn ordet ENBRA. Det er naturlig å anslå at brukere av finansielle tjenester er merkebevisste ved valg av tjeneste leverandør. På denne bakgrunn finner Patentstyret, under tvil, at det er tilstrekkelig forskjell mellom de to merkene, til at de ikke anses å være forvekselbare i omsetningen. Behandlende medlem finner derfor at ENBRA AS ikke er forvekselbart med innsigers varemerker ENTRA, ENTRA EIENDOM eller entra EIENDOM og at registreringen av ENBRA AS derfor er gyldig, jf. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Beslutning: Registreringen av ENBRA AS er gyldig. En begrunnet klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse innkom fra Entra Eiendom AS den 25. november 2008. Klagen er innkommet rettidig. Den 28. november 200, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets 1. avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 15. oktober 2008 at registreringen av foretaksnavnet er gyldig og kan opprettholdes. Deretter ble saksdokumentene oversendt Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen.
2. avd. sak nr. 7817 4 Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 10. desember 2008, innen fakturafristen. I klagen anfører Entra Eiendom AS: I avgjørelse datert 2008.10.15 uttalte Første Avdeling at navnene ENTRA og ENBRA, under tvil ble funnet tilstrekkelig forskjellige til at forveksling ville unngås i omsetningen. På vegne av klager påklages avgjørelsen herved til Annen Avdeling. Begjæringen om administrativ overprøving er basert på klagers registrerte varemerker, ENTRA, ENTRA EIENDOM og figurmerket entra EIENDOM AS. Kopi av forannevnte varemerkeregistreringer vedlegges til Annen Avdelings nærmere vurdering. Det nyregistrerte foretaket har, ifølge kunngjøringen som formål å investere i finansielle instrumenter, fast eiendom og alt hva dertil står i forbindelse. Næringskoden er 65.238 Porteføljeinvesteringer. Som det fremgår av de vedlagte kopier av klagers varemerkeregistreringer omfatter disse klasse 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Det må derfor legges til grunn at betingelsen i foretaksnavnelovens 3-3 er oppfylt, ved at begge navn brukes for virksomhet av samme slag. I en forvekselbarhetsvurdering må både visuell, fonetisk og semantisk forvekslingsfare være gjenstand for vurdering. Behandlende medlem har sagt seg enig i at de to merkene visuelt sett er like. Behandlende medlem mener imidlertid at innsigers merke danner et annet forestillingsbilde enn klagemotpartens merke og har på det grunnlag trukket den konklusjonen at det er tilstrekkelig forskjell mellom merkene til at forveksling vil unngås. Det vil fra klagers side etterlyses en nærmere vurdering av den fonetiske forvekslingsfare. Vi vil hevde at avgjørelsen i Første Avdeling er mangelfull, noe som har ført til et feilaktig resultat. Avgjørelsen begjæres derfor overprøvet av Annen Avdeling. Vi vil understreke følgende faktum i saken: Navnene ENTRA og ENBRA består begge av 5 bokstaver. Begge ord består av forbokstavene EN og sluttendelsen RA. Bokstavene i midten er de trykksvake konsonantene vokalene T og B. Det vil derfor hevdes at ordene ENTRA og ENBRA er fonetisk forvekselbare. Det vil i tillegg hevdes at de to ord er visuelt forvekselbare.
2. avd. sak nr. 7817 5 Det skal understrekes at ingen av ordene har noen konkret betydning på norsk og det blir derfor feil å skulle spekulere i hvorledes omsetningskretsen vil assosiere når de møter navnene. Vi vil hevde at ordene ENTRA og ENBRA er forvekselbare både visuelt, fonetisk og semantisk. Stort nærmere er det ikke mulig å komme bortsett fra ved ren identitet. Når to så like ord benyttes for samme type tjenester, er faren for forveksling nærliggende, selv om man legger til grunn at forbrukerne er rimelig bevisste. Både med hensyn til telefonisk omtale og ved flyktige reklame TV bilder er det viktig med fonetiske og visuelle forskjeller. På bakgrunn av det ovenfor anførte og tidligere argumentasjon for Første Avdeling anmodes herved Annen Avdeling om å overprøve og omgjøre avgjørelsen fra Første Avdeling. Gjenpart av klagen ble den 26. november 2008 oversendt til Enbra AS, som samtidig ble gitt frist til 5. januar 2009 med å inngi en eventuell imøtegåelse. I sin imøtegåelse, innkommet den 5. januar 2009, uttaler Enbra AS: Jeg viser til Deres brev datert 26. november 2008. Jeg vil understreke følgende fakta i saken: Det kan sies at det er en viss visuell likhet mellom Enbra og Entra ettersom kun én bokstav skiller de to ordene. Derimot er assosiasjonene knyttet til de to navnene forskjellige ettersom Enbra er et konstruert navn og ikke betyr noen ting, mens Entra har en betydning på flere språk og gir klare assosiasjoner til den virksomheten selskapet driver. De tre første bokstavene i Entra (ent) er en vanlig bokstavkombinasjon på begynnelsen av et ord som også deles av flere andre ord i det norske språk. Det er derimot ikke tilfelle for Enbra der enb ikke deles med andre ord i det norske språk. Følgelig får man helt andre assosiasjoner til navnet Enbra enn Entra når de to navnene leses. Det er liten fonetisk likhet mellom de to navnene. Trykket på uttalelsen av b i Enbra og t i Entra gjør at oppfattelsen av de navnene er helt forskjellig og kan dermed ikke assosieres med hverandre. Formålet til Enbra AS er utelukkende porteføljeinvesteringer og det selges ingen tjenester av den typen som Entra Eiendom AS tilbyr. Enbra AS har heller ingen planer om å selge tjenester og er følgelig heller ikke momsregistrert. For øvrig viser jeg til tidligere korrespondanse i denne saken. Gjenpart av tilsvaret fra Enbra AS ble den 6. januar 2009 oversendt Entra Eiendom AS, som ble meddelt frist til 6. februar 2009 med å inngi et eventuelt tilsvar. Det var ikke innkommet noen uttalelse fra Entra Eiendom AS ved svarfristens utløp.
2. avd. sak nr. 7817 6 Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn 1. avdeling. Annen avdeling er enig med 1. avdeling i at det her må legges til grunn at det foreligger bransjelikhet. Når det gjelder kjennetegnslikheten har 1. avdeling funnet at de to kjennetegnene "visuelt sett er like". Det er de jo riktignok ikke, men det må nok kunne sies at de er nokså like. Første avdeling har funnet, og legger så vidt skjønnes ganske avgjørende vekt på at ordene i kjennetegnene danner ulike forestillingsbilder. Annen avdeling kan ikke slutte seg til dette, og viser til sine avgjørelser i sakene 7775 og 7776, der det ble lagt til grunn at ENTRA ikke har noe klart betydningsinnhold. Annen avdeling kan heller ikke slutte seg til 1. avdelings vurdering når avdelingen uttaler at brukere av finansielle tjenester er merkebevisste ved valg av tjenesteleverandør. Slike tjenester henvender seg til hele den voksne befolkning, og de seneste års avisoppslag bærer tydelige bud om at kundene ikke alltid er bevisste. Annen avdeling finner i denne situasjon at foretaksnavnet ENBRA AS er egnet til å forveksles med innsigerens ENTRA-merker. Registreringen av foretaksnavnet ENBRA AS må da oppheves. Det avsies slik kjennelse: Registreringen oppheves. B. Stuevold Lassen (sign.) Are Stenvik (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.)