Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8197 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00125 Søknadsnr. 200901545 Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH 45202 Cincinnati, Ohio, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 11. mars 2013 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 6. mai 2011, hvorved innkommet søknad om å få registrert ordmerket "SMOOTH VITALITY" som varemerke ble avslått. Gjenpart av Første avdelings avgjørelsesprotokoll ble oversendt søkers norske fullmektig samme dag. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 16. februar 2009, med følgende varefortegnelse: Klasse 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår, hårstylingsprodukter, preparater for toning, bleking, farging og kolorering av hår. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets Første avdeling ble anført at ordmerket "SMOOTH VITALITY" må nektes registrert, da det er beskrivende for varene og at det mangler det nødvendige særpreg ved at det ikke er egnet til å skille en produsents varer fra en annens, jf. bestemmelsene i varemerkelovens 14 annet ledd bokstav a og første ledd annet punktum. Videre ble norsk varemerkeregistrering nr. 194554 (199800619), ordmerket "COMFORT VITALITY", registrert for varer i klasse 3, anført som registreringshinder av Første avdeling, under henvisning til bestemmelsen i varemerkelovens 16. Henvisningen til nevnte registrering ble senere frafalt. En avgjørelse fra Patentstyrets Annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd.
Annen avd. sak nr. 8197 2 Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 6. mai 2011 hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Det søkte ordmerket består av de to engelske ordene SMOOTH og VITALITY. Merkeelementet SMOOTH som substantiv kan oversettes til glatthet, og som verb glatte, jevne, og som adjektiv glatt, slett, myk, jevn og bløt. Merkeelementet VITALITY som substantiv kan oversettes til vitalitet, liv, livskraft og energi. Vi viser til oppslag på www.ordnett.no. Etter Patentstyrets syn vil det søkte merket oppfattes som glatt/slett/myk/jevn/bløt vitalitet/liv/energi. Sakens problemstilling er om det søkte merket SMOOTH VITALITY skal nektes fordi det beskriver sentrale egenskaper ved de aktuelle varene, og at det ikke er egnet til å skille søkerens varer fra andres og dermed mangler varemerkerettslig særpreg for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a og første ledd annet punktum. Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til de aktuelle varer eller tjenester merket ønskes registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene eller tjenestene vil oppfatte merket. Merket må vurderes med tanke på hvordan gjennomsnittsforbrukeren normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 3, vil være både næringsdrivende og private forbrukere, og anses ikke som en særlig spesialisert gruppe. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Fullmektigen hevder at merket er særpreget, da det er suggestivt. Det anføres at VITALITY beskriver en tilstand hos mennesker og dyr, og at VITALITY derfor ikke kan beskrive varene i klasse 3, da disse varene ikke er levende. Etter Patentstyrets syn består det søkte merket av to vanlige engelske ord, hvis betydning må anses å være alminnelig kjent av den norske gjennomsnittsforbrukeren. Når SMOOTH VITALITY brukes på varene i klasse 3, vil merkets meningsinnhold bli oppfattet umiddelbart av omsetningskretsen som en angivelse av egenskapene ved den aktuelle varen: Både ordet SMOOTH og ordet VITALITY vil kunne angi formål og kvalitet. Når SMOOTH VITALITY brukes på varene hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hodebunn og hår, hårstylingsprodukter, preparater for toning, bleking, farging og kolorering av hår vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte SMOOTH og VITALITY som formåls- og kvalitetsangivende. SMOOTH VITALITY for hårprodukter vil eksempelvis for det første angi at håret etter bruk av produktet etterlates glatt, i betydningen slett, og at produktet forhindrer/bidrar til at håret ikke kruser seg. Dette er både en sentral egenskap og en kvalitet ved et hårprodukt. For det andre gir VITALITY gjennomsnittsforbrukeren den opplysning at hårproduktet eksempelvis inneholder ingredienser som beskytter håret, slik at det beholder vitaliteten sin, eller har ingredienser som tilfører ekstra vitalitet og liv.
Annen avd. sak nr. 8197 3 Når SMOOTH VITALITY brukes på varene såper, eteriske oljer, kosmetikk, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud, vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte SMOOTH i betydningen at produktenes konsistens kan være jevn og bløt, og at man ved å bruke produktene får en jevnere eller mykere hud. VITALITY vil blant annet kunne oppfattes som at produktene gjør at huden tilføres vitalitet. For parfymevarer vil SMOOTH VITALITY også oppfattes som at parfymevaren blant annet kan etterlate huden myk, og gi den ekstra vitalitet. Når det gjelder fullmektigens anførsel om at VITALITY ikke kan være beskrivende for varene, da disse ikke er levende, viser vi til drøftelsen ovenfor. Merkedelen VITALITY angir både formål og kvalitet ved varene. Se til dette varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a. Vi kan ikke se at de to merkeelementene har en gjensidig påvirkning som vurdert i sin helhet fratar merket dets beskrivende karakter. Patentstyret er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte de to ordene som to egne og uavhengige opplysninger om varen. Det er vanlig at de aktuelle varene angis på denne måten i markedet. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor ikke oppfatte merket eksempelvis i betydningen glatt vitalitet, men som nevnt ovenfor: Et produkt som etterlater håret både glatt og som gir det vitalitet. Det søkte merket SMOOTH VITALITY fremstår derfor ikke som uvanlig, og summen av sammenstillingen skaper ikke et merkbart avvik fra summen av bestanddelene som det er satt sammen av. EU-domstolen har i flere saker angitt hvordan sammensetninger av beskrivende ord og utrykk skal vurderes, jf. blant annet C-265/00, Biomild og C-363/99, Postkantoor. Vi viser til varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det foreligger et friholdelsesbehov for det søkte merket SMOOTH VITALITY. Det ville være uheldig å belegge disse beskrivende ordene med enerett. Andre næringsdrivende kan ha behov for å bruke betegnelsen i sin markedsføring eller på annen måte, uten at dette skal være å anse som et varemerkeinngrep. Patentstyret har også kommet til at det søkte merket ikke har adskillende evne for varene i klasse 3, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Merkets beskrivende meningsinnhold er så nært knyttet til de nevnte varer, at merket ikke har evne til å sette gjennomsnittsforbrukeren i stand til å skille innehavers varer fra varer med en annen kommersiell opprinnelse. Merket vil derfor oppfattes informativt, da det sier noe om produktet som kjøpes. Videre vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte merket som et salgsfremmende, rosende uttrykk, hvor hensikten er å fremheve de positive aspektene ved varene. Uttrykket er således ikke egnet til å utpeke en særskilt kommersiell opprinnelse, men vil oppfattes som en generisk betegnelse. SMOOTH VITALITY vil ikke ha en gjenkjennelseseffekt, og vil heller ikke kunne fungere som en opprinnelsesgaranti, som er et av hovedformålene med et varemerke, jf. EU-domstolens avgjørelser C-64/02, Das prinzip der bequemlichkeit, premiss 42, C-37/03, BioID, premiss 27, og EU-rettens avgjørelse T-130/01, Real people, real solutions, premiss 18. Fullmektigen fremhever at merket er registrert i EUs varemerkemyndighet, OHIM, og i Sveits. I denne konkrete saken finner vi ikke å kunne tiltre den vurdering som er foretatt hos de andre registreringsmyndighetene. Enkeltstående avgjørelser fra utenlandske registreringsmyndigheter kan videre ikke tillegges avgjørende vekt. Dette fremgår av flere avgjørelser fra Patentstyrets annen avdeling, blant annet nr. 6841 Scantruck, nr. 6906 Power user og nr. 6922 No more tangles. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at ordmerket SMOOTH VITALITY er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg for varene i klasse 3. Merket anses således uregistrerbart etter varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a og første ledd annet punktum Beslutning: Det søkte merket nektes registrert."
Annen avd. sak nr. 8197 4 Søkers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom rettidig den 22. juni 2011. I klagen uttaler søkers fullmektig: "Innledning Vi viser til avgjørelse truffet av Patentstyrets Første avdeling datert 6. mai 2011 vedrørende varemerkesøknad nr. 200901545, ordmerke SMOOTH VITALITY, søkt registrert for følgende varer i klasse 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår, hårstylingsprodukter, produkter for toning, bleking, farging og kolorering av hår. Patentstyret konkluderte i denne avgjørelsen med at det søkte merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a og første ledd annet punktum. I medhold av varemerkelovens 49 påklages Første avdelings avgjørelse i ovennevnte varemerkesøknad. Denne klagen begrunnes med at Patentstyrets Første avdeling har foretatt en gal vurdering av det søkte merket. Fra søkers side hevdes det at ordmerket SMOOTH VITALITY er tilstrekkelig særpreget til å kunne registreres, jf. varemerkeloven 14. Spørsmålet om særpreg Begrunnelsen Patentstyret anfører i sin nektelse er at det søkte merket SMOOTH VITALITY vil være formålsangivende og kvalitetsangivende for de aktuelle varer i klasse 3. SMOOTH betyr glatt, jevn, myk og VITALITY betyr energi, vitalitet, liv, aktiv. Når SMOOTH VITALITY brukes på varene i klasse 3, vil merkets betydningsinnhold bli oppfattet umiddelbart av omsetningskretsen som en angivelse av egenskapene ved den aktuelle varen: Både ordet SMOOTH og VITALITY vil kunne angi formål og kvalitet. Videre hevder Patentstyret at det foreligger et friholdelsesbehov for det søkte merket. Andre næringsdrivende kan ha behov for å bruke betegnelsen i sin markedsføring eller på annen måte, uten at det vil være å anse som et varemerkeinngrep. Patentstyret har også kommet til at det søkte merket ikke har adskillende evne for varene i klasse 3. Merket vil oppfattes informativt, da det sier noe om produktet som kjøpes. Som søkers fullmektig er vi uenige i uttalelsen fra Patentstyret. Ut i fra vår vurdering er SMOOTH VITALITY tilstrekkelig særpreget til å kunne registreres. Det er helheten av merket som skal vurderes, og det avgjørende er hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket slik det helhetlig fremtrer.
Annen avd. sak nr. 8197 5 Selv om SMOOTH VITALITY kan sies å ha en betydning betyr ikke det at merket er uregistrerbart for aktuelle varer i klasse 3. Varemerket SMOOTH VITALITY vil ikke utelukkende gi uttrykk for varene art, kvalitet, mengde, tekniske funksjoner, beskaffenhet, pris eller sted eller tid for tilvirkningen. Merket uttrykker heller en positiv følelse som i form av en tilstand. VITALITY beskriver en subjektiv tilstand hos mennesker og dyr. Merkeelementet VITALITY er knyttet til konsumenten, det vil si mennesket og ikke til selve produktet, det vil si de aktuelle varene i klasse 3. VITALITY kan ikke beskrive varer i klasse 3, da VITALITY beskriver en subjektiv tilstand som varer i klasse 3 ikke kan inneha. Merkedelen VITALITY gjør merket suggestivt da det ikke er et direkte beskrivende ord men kun henleder tanken på positive egenskaper hos varen. Patentstyret skriver i sin begrunnelse at merket er beskrivende ved at det angir ulike egenskaper ved varene, for eksempel at produktene gjør huden og håret sunnere, friskere og sterkere (tilfører vitalitet). Vi mener at denne begrunnelsen sier at merket er suggestivt, ikke beskrivende. SMOOTH VITALITY sier ikke noe om at huden og håret blir sunnere, sterkere og friskere ved bruk av de aktuelle produktene. Dette er egenskaper som forbrukeren vil henledes til å tenke på ved å se det søkte merket. Suggestive merker kan som kjent registreres uhindret av varemerkeloven 14. Merket beskriver altså ikke objektivt eller uttrykkelig de her aktuelle varer, nemlig angitte varer i klasse 3. Merket gir heller ikke noen presis informasjon om varenes beskaffenhet. Tilknytningen mellom merket SMOOTH VITALITY og de aktuelle varer fremstår som for vag og svevende til at merket fremstår som beskrivende i forhold til varene. SMOOTH VITALITY vil ikke umiddelbart få omsetningskretsen til å tenke på spesielle egenskaper eller en kvalitet ved varene. For oss fremstår merket SMOOTH VITALITY som et kort, distinktivt og særpreget navn som vil fungere godt som varemerke blant omsetningskretsen. Det er slått fast i avgjørelser fra CFI, T-460/05 Bang & Olufsen A/S vs OHIM paragraph 45, og T-128/01 DaimlerChrysler Corporation vs. OHIM paragraphs 33 og T-34/00 Eurocool Logistik GmbH vs. OHIM paragraf 39 at det er allmenn akseptert at a minimum degree of distinctiveness is sufficient to render inapplicable the ground for refusal set out in Article 7(1)(b). Videre, ECJ uttaler i avgjørelse C-329/02 P, SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH vs. OHIM, paragraph 41 at Registration of a sign as a trade mark is not subject to a finding of a specific level of linguistic or artistic creativity or imaginativeness on the part of the proprietor of the trademark. It suffices that the trade mark should enable the relevant public to identify the origin of the goods or services protected thereby and to distinguish them from those of other undertakings. Disse uttalelsene vil kunne anvendes tilsvarende når det gjelder nærværende sak. SMOOTH VITALITY er et uvanlig uttrykk å bruke til å beskrive de aktuelle varer i klasse 3. Omsetningskretsen vil derfor ikke ha noen problemer med å utlede en kommersiell opprinnelse i møte med det søkte merket. Vi er videre sterkt uenig i at merket vil oppfattes som produktinformasjon. Produktinformasjon vil være objektiv informasjon om produktet som har til hensikt å gi forbrukeren objektiv faktakunnskap om produktet. SMOOTH VITALITY kan derfor ikke være, og omsetningskresten vil heller ikke oppfattet det som, noen form for produktinformasjon da SMOOTH VITALITY ikke vil være objektiv informasjon.
Annen avd. sak nr. 8197 6 Det nevnes også at varemerket SMOOTH VITALITY er i dag i bruk i markedet og alt tyder på at omsetningskretsen uten problemer oppfatter merket som særpreget og gjenkjennelig og ikke som produktinformasjon. Patentstyret hevder videre at det foreligger et særskilt friholdelsesbehov for andre produsenter til å markedsføre sine produkter med slike beskrivende merker. Da vi er uenige i at merket er egenskapsangivende er vi heller ikke enig i at det foreligger et friholdelsesbehov. Dersom et varemerke har særpreg, og ikke er beskrivende, kan det ikke nektes registrert under henvisning til at det foreligger et friholdelsesbehov. Registreringspraksis: Merket SMOOTH VITALITY er akseptert til registrering hos OHIM. Merket er også registrert i Sveits. Vi ser ut i fra Patentstyrets begrunnelse at det at merket har blitt registrert i Sveits og det at OHIM har akseptert merket ikke tillegges vekt. Patentstyret kommer med en generell begrunnelse som ikke sier noe om hvorfor aksept av merket av andre registreringsmyndigheter ikke tillegges vekt i dette konkrete tilfellet. OHIMs aksept av merket betyr at OHIM ikke har anført noen absolutte nektelsesgrunner. Som kjent vil også OHIM vurdere merket opp mot det engelske språk men de har altså landet på motsatt resultat i forhold til Patentstyret. OHIM er et varemerkekontor som er kjent for å ha en streng praksis når det gjelder registrering av figurmerker. Med hensyn til forutsigbarhet for søker og harmonisering av varemerkeretten er registreringen hos OHIM et moment som må vektlegges sterkt. Det at merket i tillegg er registrert i Sveits må også vektlegges. Konklusjon: Vi ber på denne bakgrunn Annen avdeling ta klagen til følge og sende varemerkesøknad nr. 200901545 tilbake til Patentstyrets Første avdeling for registrering og kunngjøring." Klagegebyret (klageavgiften) er registrert rettidig innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 2. august 2011. Etter å ha konstatert at alle vilkårene for å behandle klagen var oppfylt, jf. varemerkelovens 50 og 51 annet ledd, tok Patentstyrets Første avdeling saken opp til ny vurdering i lys av den innkomne klage av 22. juni 2011. Den 15. september 2011 konkluderte Første avdeling med at klagen ikke klart kunne føre frem, og fant derfor hverken å kunne oppheve eller endre sin tidligere beslutning av 6. mai 2011. I sitt notat til Patentstyrets Annen avdeling uttaler Første avdeling:
Annen avd. sak nr. 8197 7 "Notat vedrørende klage til Annen avdeling. Vi viser til klage til Annen avdeling i ovennevnte varemerkesak. Første avdeling har vurdert klagen og finner det ikke klart at den vil føre frem etter varemerkeloven 51 annet ledd første punktum. Klagen oversendes derfor Annen avdeling, jf. varemerkeloven 51 annet ledd andre punktum." Sakens dokumenter er deretter oversendt Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling og med samme begrunnelse. En kan ikke se at det i klagen er fremkommet nye momenter av betydning. Første avdelings avgjørelse blir derfor å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdeling avgjørelse stadfestes. Jørgen Smith (sign.) Ida M. Andrén (sign.) Kaja Midtbø Stadshaug (sign.)