Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 Søker: adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 3. mai 2006, hvorved nedenstående figurmerke en perspektivtegning i svart-hvitt av en sandal ( slipper ) ble nektet registrert. Avgjørelsen ble sendt søkerens fullmektig samme dato. Varemerkesøknad nr. 200306602 Nevnte varemerke er søkt registrert for følgende varer: Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren.
2. avd. sak nr. 7660 2 Under behandlingen i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at merket er uregistrerbart i medhold av varemerkelovens 13 første ledd, da det mangler varemerkerettslig særpreg. Første avdeling har også anført at det foreligger et friholdelsesbehov. Søkeren har under saksbehandlingen i 1. avdeling tilbudt å begrense varefortegnelsen til "skotøy, nemlig sandaler" i klasse 25, men en slik begrensning kunne etter avdelingens oppfatning ikke få betydning for sakens utfall. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Det søkte merket består av et stripemønster bestående av tre sorte og fire hvite striper, som er påført en sandal. Stripene er parallelle og har alle samme bredde. Spørsmålet er om det søkte merket er egnet til å skille søkerens varer fra andres, og dermed har varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkeloven 13 første ledd, første punktum. Det søkte merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Distinktivitetsvurderingen må foretas i forhold til de varene merket søkes registrert for. Gjennomsnittsforbrukeren for klær, fottøy og hodeplagg i klasse 25 vil hovedsaklig være privatpersoner, men kan også være næringsdrivende detaljister. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Det legges videre til grunn at merkebevisstheten er relativt høy for klær og fottøy. Problemstillingen er hvorvidt de tre stripene som er påført sandalen er egnet til å oppfattes som et varemerke som kan identifisere en bestemt kommersiell opprinnelse. Fullmektigen viser til at det ikke er omrisset av sandalen som søkes registrert, men de tre stripene på båndet. Det er det aktuelle merkets registrerbarhet som skal avgjøres, og merket skal da vurderes i sin helhet, slik det fremstår i søknaden. Patentstyret er enig med fullmektigen i at stripene er dominerende i det søkte merket, mens sandalens form er uregistrerbar i seg selv. Dominanter skal tillegges størst vekt ved distinktivitetsvurderingen, men det kan ikke ses bort fra uregistrerbare elementer, da også disse vil påvirke helhetsinntrykket. Patentstyret er kommet til at merket mangler særpreg, da det ikke er egnet til å skille en næringsdrivendes varer fra en annens. I stedet for å peke ut én kommersiell opprinnelse vil stripene bli oppfattet som en dekor som følger og understreker sandalens design. Det er vanlig at klær og sko har ulike mønstre, herunder stripemønster. Sandalen er utformet med et bredt bånd og stripene følger dette båndet over hele vristen. Når man har sandalen på foten er det båndet over vristen som synes, og dette er således det naturlige stedet å påføre sandalen et mønster eller en dekor. Stripene følger sandalens naturlige form og vil etter Patentstyrets syn ikke oppfattes som et varemerke.
2. avd. sak nr. 7660 3 Det søkte merket fremstår som et helt vanlig mønster, og ikke en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket vil således ikke ha en gjenkjennelseseffekt, og vil heller ikke kunne fungere som en opprinnelsesgaranti, som er et av hovedformålene med et varemerke, jf. EF domstolens avgjørelse C-49/02 Heidelberger Bauchemie, premiss 38. Det er i vurderingen av det søkte merket også lagt vekt på hensynet til andre næringsdrivendes adgang for til å dekorere sine produkter på samme eller liknende måte. Det ville være uheldig å monopolisere retten til å dekorere denne typen sandaler med et bredstripet mønster på båndet over vristen. Det søkte merket foreligger i sort-hvitt, og en registrering ville således omfatte alle fargekombinasjoner, noe som ville representere en uforholdsmessig begrensing for andre aktører i markedet. For at det søkte merket skal kunne fungere som et varemerke, må det etter Patentstyrets oppfatning ha vært innarbeidet for de aktuelle varene, jf varemerkeloven 2. Det anføres fra fullmektigens side at det søkte kjennetegnet er innarbeidet i det norske markedet. Det vises til at søkeren har brukt de tre stripene som sitt kjennetegn i 48 år. Dokumentasjonen vi har mottatt består hovedsakelig av eksempler på omtale i magasiner, brosjyremateriell, annonser og omsetningstall. Patentstyret kan ikke se at det innsendte materialet tilstrekkelig dokumenterer at merket er innarbeidet eller brukt slik loven krever, jf. varemerkeloven 2 og 13 første ledd. Søknaden gjelder "klær, fottøy og hodeplagg". For at innarbeidelse skal være relevant, må bruken relatere seg til det søkte merket. Dokumentasjonen må vise at merket er alminnelig kjent blant den relevante omsetningskretsen her i riket for de aktuelle varene, og at det har vært brukt intensivt og/eller i en lengre periode før varemerkesøknaden ble innlevert. Det skal videre nevnes at det ikke er anstrengelsene som er gjort for å innarbeide merket som er avgjørende, men resultatet innsatsen har ført til. Det skal også nevnes at det skal mer til for å innarbeide et merke som i utgangspunktet oppfattes som et mønster, og ikke som et varemerke. Vi viser i denne forbindelse til Lassen og Stenvik Oversikt over norsk varemerkerett (2003) side 214 215: "Mangler merket distinktivitet, må det ikke bare kjempe om å bli godt kjent som noens varemerke, det må først kjempe om å bli oppfattet som et varemerke." Fullmektigen har anført at søkeren har innarbeidet de tre stripene som varemerke for klær og sko på generell basis. Patentstyret vurderer merket slik det er søkt, og vil kun ta stilling til om stripemønsteret påført den konkrete sandalen kan sies å være innarbeidet. Innarbeidelsesdokumentasjonen består stort sett av reklamemateriell som viser klær og sko som er påført avgrensede striper. Vi kan ikke gjenfinne det søkte merket i noe av reklamemateriellet eller brosjyrene vi har fått tilsendt. De fleste annonsene viser ulike typer joggesko med tre skråstilte, avgrensede striper på siden av skoen. Flere av brosjyrene viser sandaler med skråstilte striper på siden, i kombinasjon med teksten ADIDAS. Det er også mange eksempler på reklamer med avbildninger av klær med tre striper. Noen av annonsene viser sandaler med tre hvite striper på sort bakgrunn, altså et motsatt sorthvitt-mønster i forhold til det søkte merket. Eksempler på dette er to annonser fra 1997 i tyske utgaver av tidsskriftene Alegra og Cosmopolitan. En annen variant som kan minne om det søkte merket finnes i det tyske bladet Jetzt fra 1987. Denne annonsen viser sandaler med tre doble, sorte striper på hvit bakgrunn. Flere av annonsene/brosjyrene viser striper som er taggete i
2. avd. sak nr. 7660 4 kantene eller stiplet inni, og ofte er de tre stripene av ulik lengde. Dokumentasjonen viser ikke merket slik det er søkt, og kan ikke tillegges avgjørende vekt. De stripete sandalene med speilvendt mønster, som nok likner mest på det søkte merket, forekommer i utenlandske tidsskrifter. Vi er enig med fullmektigen i at internasjonale tidsskrifter også i en viss utstrekning leses av nordmenn. Patentstyret har imidlertid ikke funnet det tilstrekkelig dokumentert at reklamene og brosjyrene er sett av den norske omsetningskretsen. Når det i tillegg er snakk om reklamer og brosjyrer som ikke gjelder det søkte merket, men bare et som likner, har vi kommet til at reklamemateriellet og brosjyrene ikke er egnet til å dokumentere innarbeidelse. Fullmektigen viser i brev av 2005.04.21 til omsetningstall på NOK 19,9 millioner, men disse tallene synes å gjelde en annen søknad som også tilhører søker. Vi viser til vedlegg 3 i den innsendte dokumentasjonen, hvor det finnes to ulike tabeller ved navnet "Exhibit 1". Den første tabellen gjelder denne søknaden, mens den andre viser tallene for søknadsnummer 200307682. Salgstallene som er fremlagt viser at den riktige nettoomsetningen for sandalene i denne saken er NOK 353.515, altså et betydelig lavere tall. Patentstyret kan ikke se at salgstallene som gjelder for Norge viser noen geografisk spredning. Salgstallene kan heller ikke dokumentere at de tre stripene oppfattes som et varemerke, og ikke bare en dekorasjon på sandalene. Vi har også fått tilsendt en liste over land som har registrert de tre stripene i en eller annen form for fottøy. Denne har kun begrenset relevans, da dette kan dreie seg om andre registrerte merker enn det som er søkt her. Vitneuttalelsen fra Paul Anton Suchoparek, finansdirektøren for Adidas UK, kan ikke tillegges avgjørende vekt, da denne er å regne som et partsutsagn. Patentstyret har kommet til at det innsendte materialet ikke er tilstrekkelig til å vise at det søkte merket er innarbeidet på det norske markedet. Fullmektigen argumenterer med at søkeren har fått registrert de samme stripene tidligere, og viser til registrering nr. 140586, nr. 115103, nr. 113781, nr. 196200 og nr. 198974. Alle registreringene fullmektigen viser til er godtatt på grunnlag av innarbeidelse. Fullmektigen hevder at søker allerede er innrømmet et vern for stripene, og at plasseringen av stripene på produktet derfor er likegyldig. Denne argumentasjonen kan etter Patentstyrets oppfatning ikke føre frem. Selv om Adidas i noen tilfeller har oppnådd varemerkerettslig beskyttelse for tre striper, betyr ikke dette at søkeren har krav på å få registrert disse stripene i alle mulige varianter. Det må foretas en konkret vurdering av det søkte merket slik det fremstår i sin helhet. Registrering nummer 140586 trekkes spesielt frem av fullmektigen. Dette merket består kun av tre loddrette sorte striper på hvit bakgrunn. Fullmektigen anfører at det søkte merket allerede er beskyttet i kraft av denne tidligere registreringen. Patentstyret tar ikke stilling til hvor langt beskyttelsesomfanget av registrering nummer 140586 strekker seg, da det ikke er dette som er gjenstand for vurdering her. Patentstyret utøver et lovbundet skjønn og vurderer hvert enkelt merkes registrerbarhet ut fra de konkrete forhold. Det må påregnes en viss ustøhet i praksis, fordi det motsatte utgangspunkt, hvor alle tidligere avgjørelser som har gått i søkeres favør alltid skulle danne presedenser, i lengden ville medføre en uholdbar fastlåsing av skjønnet, i retning av det lovstridige.
2. avd. sak nr. 7660 5 Helhetsinntrykket av det søkte merket skiller seg fra registrering nummer 198974, som gjelder tre skråstilte striper av ulik lengde. Det registrerte merket er mer særpreget og vil lettere oppfattes som et varemerke enn det søkte merket. Det vil derfor også være lettere å dokumentere innarbeidelsesvern for et slikt merke enn for det som er søkt her. Registrering nummer 115103, 113781 og 196200 gjelder alle merker som består av tre avgrensede striper påført et plagg eller en sko. Dette skiller dem fra det søkte merket. Gjennomsnittsforbrukeren er vant til å oppfatte et heldekkende stripemønster som en dekor og ikke som et varemerke, og det vil være lettere å innarbeide de tre stripene når de er påført varen uten å være heldekkende. Fullmektigens har vist til at det søkte merket er registrert i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og Storbritannia. Det hevdes at merket også bør tillates registrert i Norge for å oppnå lik praksis i de nordiske landene. Om et konkret merke er registrerbart skal vurderes i henhold til gjeldende regelverk og ikke ut fra hva som er registrert tidligere. Enkeltstående avgjørelser fra utenlandske registreringsmyndigheter kan etter fast praksis ikke tillegges avgjørende betydning. Selv om praksis i andre land kan tillegges vekt som tolkningsargument, er den ikke avgjørende i enkelttilfeller, blant annet fordi vi ikke kjenner bakgrunnen for registreringene. Vi viser i denne forbindelse til Annen avdelings avgjørelse nr. 6351 (Nordic Skin). Dette er også i overensstemmelse med praksis fra EF-domstolen, se C-37/03P BioID (premiss 47). Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene. Merket må dermed nektes registrert, jf varemerkeloven 13 første ledd." Søkerens foreløpige klage over 1. avdelings avgjørelse, inneholdende en begjæring om å bli tilstått en ytterligere frist for å inngi en nærmere begrunnelse av klagen, innkom den 3. juli 2006. Ved brev av 5. juli 2006 er søker meddelt frist til 11. august 2006 med å inngi en nærmere begrunnelse av klagen. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 11. august 2006, innen fakturafristens utløp. Den nærmere begrunnelsen av klagen er innkommet den 11. august 2006, innen den meddelte frist. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I den nærmere begrunnelsen av klagen anfører søkeren: "Vi viser til Styrets avgjørelse av 3 mai 2006, vår klage av 3 juli 2006 og annen avdelings brev av 12 juli 2006 hvor det gis en frist frem til 11 august 2006 for å inngi en nærmere begrunnelse for anken.
2. avd. sak nr. 7660 6 Etter søkerens oppfatning har første avdeling lagt en for streng norm til grunn ved bedømmingen av den inngitte dokumentasjon for innarbeidelse. De salgstall som er fremlagt skulle etter vanlig praksis være tilstrekkelig til å hevde innarbeidelse i henhold til Varemerkelovens 2. Selv om det kan foreligge enkelt avvik i detaljer mellom merket slik det er søkt registrert og merket slik det er i bruk er hovedelementene og helhetsinntrykket overensstemmende. Videre er det ikke i tilstrekkelig grad lagt vekt på at det omsøkte figurmerke allerede er gitt et rettslig vern i henhold til søkerens tidligere registreringer for det samme merket. Det eneste som skiller nærværende søknad fra tidligere registerte merke nr. 140 586 er at denne viser tre striper alene mens nærværende søknad viser tre striper påført en sandal. Søkeren har også en rekke andre registreringer som viser de tre stripene påført konkrete produkter herunder reg.nr. 115 103, 113 718, 196 200 og 198 974. Selv om dette ikke gir søkeren noen rett til å få registrert alle mulige varianter av tre striper må den innarbeidelsesdokumentasjonen som allerede er fremlagt i disse sakene og som Patentstyret har tilgang til også vektlegges ved bedømmingen av om også nærværende søknad er distinktiv som resultat avutstrakt bruk. Selv om det gjøres en konkret vurdering i hver enkelt sak må man i dette tilfellet ta hensyn til det faktum at dette dreier seg om en variant av et allerede registrert merke. For øvrig viser vi til de argumenter og den dokumentasjonen som ble fremlagt under første avdeligs behandling av saken. Vi ber derfor om at annen avdelig opphever første avdelings tidligere avgjørelse og tillater registrering av søkeren merke." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, og kan i alt vesentlig slutte seg til avdelingens begrunnelse. Annen avdeling er i og for seg enig med søkeren i at det velkjente stripemerket til Adidas, bestående av tre striper i kontrastfarge, anbragt på f.eks. sko og sportstøy, utvilsomt er godt kjent som søkerens særmerke. Man kan imidlertid ikke gi søkeren rett i at det merket som er søkt registrert i nærværende sak, kan likestilles med det velkjente Adidas-merket. Adidas-merket har riktignok vært benyttet i flere varianter, men praktisk talt alltid slik at det klart fremtrer som tre striper anbrakt på en bakgrunn i kontrastfarge. Det foreliggende merke gjelder derimot en avbildning av en sandal hvor vristbåndet har et helt ordinært stripemønster, med 7 langsgående striper, tre sorte og fire hvite. Annen avdeling finner ikke å kunne legge til grunn at gjennomsnittsforbrukeren i en slik design vil gjenkjenne Adidas-merket. Tvert imot må det
2. avd. sak nr. 7660 7 legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte mønsteret som et rent dekorativt element som et ordinært mønster bestående av vekselvis lyse og mørke striper og ikke som det velkjente Adidas-merket. Mot denne bakgrunn blir 1. avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.)