Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7978 Int. reg. nr. 929 174 Int. reg. dato: 2007.06.08 Nasj. ref. nr. 2007 09067 Innehaver: Reckitt Benckiser NV, Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, Nederland Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 8. september 2009, hvorved ordmerket "OXIACTION INTELLIGENCE" ble nektet gitt virkning i Norge. Avgjørelsen ble sendt registreringsinnehavers norske fullmektig samme dag. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 9. august 2007 omfattet alle varer merket er internasjonalt registrert som kjennetegn for, nemlig: Klasse 3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; detergents; soaps; laundry starch; laundry blue; laundry preparations; laundry preparations for dry cleaners; carpet cleaners; shampoos; decalcifying and descaling preparations for household purposes; fabric softeners, laundry additives; stain removing preparations. Under behandlingen i Patentstyrets første avdeling ble anført at ordmerket "OXIACTION INTELLIGENCE" er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 3, og at den internasjonale varemerkeregistreringen således ikke kan gis virkning i Norge, jf. bestemmelsen i varemerkelovens 13 første ledd, jf. 49 annet ledd og 50. Med hensyn til søkers argumentasjon under behandlingen av saken i Patentstyrets første avdeling, vises til sakens dokumenter.
Annen avd. sak nr. 7978 2 Første avdelings avgjørelse av 8. september 2009 var begrunnet som følger: "Den internasjonale registreringen består av ordelementene OXIACTION INTELLIGENCE. Spørsmålet er om den internasjonale registreringen skal nektes vern i Norge fordi det beskriver sentrale egenskaper ved de aktuelle varene, og at det ikke er egnet til å skille innehaverens varer fra andres og dermed mangler varemerkerettslig særpreg for de aktuelle varene jf. varemerkeloven 13 første ledd første og annet punktum. Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til de aktuelle varene merket ønskes besluttet gjeldende for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene vil oppfatte merket. Merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klassene 3 vil kunne være både næringsdrivende detaljister, som renserier og private forbrukere, og anses derfor ikke som en særlig spesialisert gruppe. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide, Den internasjonale registreringen ønskes besluttet gjeldende for diverse rengjørings- og vaskeprodukter i klasse 3, herunder blekeprodukter, både til bruk i husholdning og for renserier. Spørsmålet i saken er hvorvidt innehaver kan få en enerett til sammenstillingen OXIACTION INTELLIGENCE. Patentstyret er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte OXIACTION INTELLIGENCE som et særskilt kjennetegn for denne type varer. Fullmektigen har anført at ordet OXI ikke er en forkortelse for oksygen eller oxygen, og at selv om OXI skulle gi assosiasjoner til oksygen, så gir ikke sammenstillingen med ACTION noen relevant beskrivende betydning for varene. Sammensetningen OXIACTION INTELLIGENCE, som fullmektigen oversetter til "oksygenaksjonsintelligens", kan derfor etter fullmektigens syn verken oppfattes som egenskapsangivende eller kvalitetsangivende. Merket fremtrer derimot som så åpenbart særpreget at det klart er egnet til å skille innehaverens varer fra andres. Patentstyret er ikke enige i disse anførslene, men er av den oppfatning at teksten OXIACTION INTELLIGENCE er egnet til å oppfattes som en produktopplysning om at produktene inneholder aktivt oksygen. OXI anses å være en uvesentlig endring av OXY, som er et mye brukt prefiks av mange produsenter av lignende varer for å angi at varene inneholder oksygen. Ordet ACTION kan oversettes til innvirkning eller effekt, og sammenstilt med ordet OXI foran seg vil ordet derfor forstås som en informasjon om at produktene inneholder oksygen og at det har en innvirkning ved bruk. Det er vanlig for produsenter av rensemidler å opplyse om at rensemidlene benytter aktivt oksygen, i motsetning til klorbaserte rensemidler, og for mange vil dette være en viktig produktinformasjon for ønsket kvalitet ved produktet eller resultat ved bruk av det. Tillegget av ordet INTELLIGENCE er anses videre kun egnet til å oppfattes som et kvalitativt, rosende ord, som indikerer at varene er fremstilt på en avansert måte, eller at bruken av dem gir spesielt gode resultater. Det er intet syntaktisk eller grammatikalsk uvanlig ved denne sammenstillingen, og da, anses dette å ville være en beskrivende angivelse i forhold til varene den internasjonale registreringen er utpekt for, og heller ikke å ville være en angivelse som er egnet til å skille produsentens varer fra andres. Merket er derfor for varene det er utpekt for i klasse 3 beskrivende, jf. varemerkeloven 13 første ledd annet punktum, og vil også på grunn av denne sterke beskrivende karakteren være uegnet til å fungere som et varemerke og oppfylle garantifunksjonen
Annen avd. sak nr. 7978 3 som opprinnelsesangivende for varenes kommersielle opphav, jf. varemerkeloven 13 første ledd første punktum. Fullmektigen har anført at merket er registrert i OHIM. Den europeiske varemerkemyndigheten OHIM foretar imidlertid distinktivitetsvurderingen kun én gang. Det er dermed ikke et så tungtveiende argument som om alle EU-landene hadde kommet frem til samme resultat hver for seg. Selv om en slik registrering kan ha relevans i vår vurdering av merket, kan et annet utfall hos oss ikke ses på som uttrykk for manglende europeisk rettsenhet. Det er den generelle distinktivitetsnorm som skal praktiseres på en måte som harmonerer med europeisk praksis. Det kan ikke uten videre være noe mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Dette fremgår av flere Annen avdelings avgjørelser, blant annet nr. 7053 (tredimensjonalt merke), nr. 7006 (Servernet) og nr. 6922 (No more tangles). Om et konkret merke er registrerbart skal dessuten vurderes ut fra gjeldende regelverk og ikke ut fra hvilke merker som er registrert tidligere. Dette støttes av en uttalelse fra Førsteinstansretten i EU i de forente sakene T-324/01 og T-110/02, Axion SA og Belce, premiss 51. Domstolen fastslo at søknader om EF-varemerker skal vurderes etter EUs varemerkeforordning, og at det ikke er OHIMs tidligere praksis som er utslagsgivende for å fastlegge et merkes registrerbarhet. Førsteinstansretten har tidligere uttrykt det samme i avgjørelsen T-106/00 Streamserve, premiss 66. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merket OXIACTION INTELLIGENCE mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene i klasse 3, jf. varemerkeloven 13 første ledd jf. 49 annet ledd, og merket må dermed nektes besluttet gjeldende i Norge jf. 50 første ledd. Beslutning: Den internasjonale registreringen nektes vern i Norge." Klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse innkom den 17. september 2009. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 22. september 2009, innen betalingsfristen utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler registreringsinnehavers norske fullmektig: "Det vises til avgjørelse truffet av Patentstyrets første avdeling av den 8. september 2009. Avgjørelsen klages med dette inn for Patentstyrets 2. avdeling i henhold til varemerkelovens 22. Avgjørelsen ble truffet den 8. september 2009 og klagen må derfor anses rettidig innkommet i henhold til varemerkelovens 22a. Det anmodes om oversendelse av faktura for klageavgiften. Klagen skal begrunnes som følger: Det skal hevdes at Patentstyrets første avdeling har tatt feil når det har angitt at OXIACTION INTELLIGENCE vil oppfattes av den gjennomsnittlige forbruker som beskrivende for sentrale egenskaper ved varene, samt at det mangler særpreg. Vi vil i denne sammenheng peke på at varene merket er søkt registrert for er de følgende:
Annen avd. sak nr. 7978 4 Bleaching preparations and other substances for laundry use; detergents; soaps; laundry starch; laundry blue; laundry preparations; laundry preparations for dry cleaners; carpet cleaners; shampoos; decalcifying and descaling preparations for household purposes; fabric softeners, laundry additives; stain removing preparations. Søker kan ikke tiltre den oppfatning at merkeelementet OXIACTION er en sammensetning som vil gi assosiasjoner til at produktene inneholder oksygen og at oksygenet har innvirkning når produktet er i bruk, samt at ordet INTELLIGENCE kun gir assosiasjoner til at produktet er fremstilt på en avansert måte. Det skal hevdes at et merke skal bedømmes i sin helhet, og det avgjørende skal være hvordan den gjennomsnittlige forbruker vil oppfatte merket slik det fremtrer i sin helhet. Det skal fra denne side hevdes at det er meget usannsynlig at den gjennomsnittlige forbruker vil assosiere merket OXIACTION INTELLIGENCE med de tre faktorer som er nevnt fra Patentstyrets side, nemlig med 1) produktenes innhold det vil si at de tenke i retning at merket inneholder oksygen, med 2) til virkningen av en eventuell ingrediens i produktene, det vil si virkningen av oksygenet når produktet brukes, samt 3) til avansert fremstilling av produktet. Dette fordi den gjennomsnittlige forbruker ikke er kjent for å bruke særlig mye tid og energi på finne mulige betydninger av et varemerke. Det kan ikke være særlig tvil om at Patentstyret har gjort bruk av stor fantasi samt mange overveielser, for å komme til en forståelse av merket slik den er angitt fra Patentstyrets side. Generelt vil gjennomsnittforbrukeren ikke gå inn på enkeltelementer i et merke for å finne eventuelle betydninger, for deretter å sette disse sammen på en eller annen finurlig måte for å finne en relasjon til produktene. Vi vil hevde at det i relasjon til det anmeldte merket neppe vil være noen utover Patentstyrets saksbehandlere som vil foreta en så inngående analyse av varemerker, at de vil finne en mulig betydning av det anmeldte merket. Som en kuriositet nevnes at flere Patentingeniører her i huset innenfor fagfeltet kjemi, ikke var i stand til å presentere noen betydning av OXIACTION INTELLIGENCE. Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket slik det fremstår som en helhet, og vil neppe oppfatte betydninger som ikke umiddelbart fremtrer som en fornuftig betydning når merket betraktes som helhet. Det er således i seg selv usannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren som betrakter et varemerke bestående av to merkedeler vil assosiere til tre så forskjellige forhold som produktinnhold, en mulig virkning av en ingrediens i produktet, samt til fremstillingsmåte for produktet. Ingenting av dette kan leses umiddelbart ut av merket. Det skal i tillegg nevnes at det er lite sannsynlig at OXIACTION vil assosieres med aktivt oksygen, fordi elementet ACTION ikke har noen direkte tilknytning til betydningen aktiv. ACTION vil umiddelbart først og fremst oppfattes i betydningen handling, og i spesielle kontekster vil det oppfattes med andre betydninger - som for eksempel i kjemisk henseende the action of the drug (medikamentets virkning), etc. Vi kan ikke se at ordet ACTION i noen kontekster har betydningen aktiv. Selv om en handling i seg selv inneholder en faktisk aktivitet, finnes det lite sannsynlig at den alminnelige opplyste, rimelig oppmerksomme og velinformerte gjennomsnittsforbrukeren vil tenke i retning av aktiv oksygen når vedkommende står overfor varemerkeelementet OXIACTION. Endelig kan søker ikke tiltre at INTELLIGENCE beskriver at produktene er fremstilt på en avansert måte. INTELLIGENCE er noe som spesielt knyttes til hjerneaktivitet. Produkter som blekemidler har i seg selv ikke hjerneaktivitet/intelligens og det er heller ikke vanlig å anse en metode (tilvirkningsmetode) for å ha hjerneaktivitet/intelligens. Dette kan selvfølgelig forekomme hos produsentene, men i så fall er ordet beskrivende for produsenten og ikke produktene. Etter vår oppfatning er for øvrig intelligens et nøytralt ord, som verken er rosende eller det motsatte. Det
Annen avd. sak nr. 7978 5 må tilføyes noe for at det skal oppfattes som rosende, eksempelvis høy intelligens (i motsetning til lav intelligens), sosial intelligens etc. Det kan for så vidt godt være, slik Patentstyret hevder, at noen produsenter opplyser at egne rensemidler benytter aktivt oksygen, men vi kan ikke se relevansen av et slikt faktum for bedømmelsen av varemerket OXIACTION INTELLIGENCE. Vår påstand vil uansett være at det fremkommer som svært usannsynlig at en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert gjennomsnittsforbruker vil tenke i retning av aktivt oksygen i, samt avansert fremstilling av, blekemidler, klesvaskemidler etc., når vedkommende står overfor varemerket OXIACTION INTELLIGENCE. Dels ligger slike betydninger for langt fra hva som kan leses direkte ut av merket, dels vil dette ikke gjenspeile noe som fremstår som en vesentlig kvalitet ved produktene. Vi kan ikke se at det vil være vesentlig, ut i fra hva en gjennomsnittsforbruker vil legge vekt på når vedkommende vurderer et blekemiddel, klesvaskemiddel etc., at produktet er fremstilt på en avansert måte. Det vil vel heller være virkningen, det vil si at produkter bleker, at det vasker effektivt, at det fjerner flekker, etc. som vil være vesentlige egenskaper eller kvaliteter for den gjennomsnittlige forbruker. Selv om vi er fullt innforstått med at avgjørelser fra andre nasjonale registreringsinstanser ikke kan tillegges vekt, vil vi ikke unnlate å peke på at søker ikke har mottatt en tilsvarende innvending mot merkets registrering i noe annet land. Man har støtt på problemer relatert til varefortegnelsen i USA og relatert til en tidligere søkers egne tidligere varemerkerettigheter samt varefortegnelsen i Korea, men merket er nå registrert i en rekke land, inkludert EU, Australia, Bosnia og Herzegovina, Sveits, Kroatia, Marokko, Serbia, Russland, Tyrkia, Korea og vil snart bli registrert i USA. I alle disse er merket sett på som prinsipielt registrerbart og som særpreget, og det bekreftes at godkjennelse av merket i de nevnte land ikke skyldes at merket har vært ansett som innarbeidet. Søker kan på denne bakgrunn ikke tiltre at merket vil bli oppfattet som en egenskapsangivelse eller kvalitetsangivelse her i landet. Hva angår påstanden om at merket, på grunn av den sterke beskrivende karakteren det har, mangler særpreg, og er uegnet til å oppfattes som varemerke eller til å oppfylle garantifunksjonen, skal også imøtegås. Det fremgår av det foran nevnte at det anmeldte merket ikke kan anses å ha en sterkt beskrivende karakter. Dermed er dette heller ikke en selvstendig grunn til å se på merket som et som mangler særpreg i henhold til varemerkelovens 13, første ledd første punktum. For øvrig kan vi ikke se at det foreligger noe grunnlag for å anta at OXIACTION INTELLIGENCE ikke vil oppfattes som en kommersiell opprinnelse. Tvert i mot fungerer merket faktisk i praksis godt som varemerke. I relasjon til særpreget av det anmeldte merket vil vi peke på avgjørelsen i Høyesterett (Rt. 1999 s. 641) for så vidt gjaldt merket SUPERLEK. Der ble det pekt på at selv om merket besto av elementer som hver for seg manglet særpreg, men at sammensetningen har et litt utydelig meningsinnhold som skaper en viss undring når det brukes som kjennetegn. For så vidt angår det anmeldte merket OXIACTION INTELLIGENCE, gjelder dette i ennå større grad enn for superlek, idet merket ikke består av tilsvarende svake elementer som super og lek. Det skal snarere hevdes at merket har et meget utydelig meningsinnhold, og merket er egnet til å skape en viss undring når det brukes som kjennetegn for blekemidler, klesvaskemidler etc. Vi vil også hevde at i en slik sammenheng er merket virkningsfullt og egnet til å feste seg i bevisstheten og
Annen avd. sak nr. 7978 6 således fungerer det godt som indikasjon på en kommersiell opprinnelse. Vi gjengir nedenfor uttalelsen fra Høyesterett: Spørsmålet er om ordet superlek i seg selv har tilstrekkelig særpreg i forhold til de klasser det er registrert for, først og fremst gjelder det vareklassen spill og leketøy. Jeg er kommet til at det har det. Ordet består av elementene super og lek, som hver for seg mangler særpreg. Det sammensatte ordet som for så vidt det er nytt i språket, er en temmelig triviell nydannelse kan nok et godt stykke på veg sies å være beskrivende for de varer det gjelder. I forhold til ordet superleke, som åpenbart ikke ville være registrerbart, er forskjellen i og for seg liten. Det er likevel tale om noe annet. Mer enn å være direkte beskrivende for leker av høy kvalitet, har ordet et litt utydelig meningsinnhold som like mye bringer tanken hen på lek. Det utydelige ved ordet er egnet til å skape en viss undring når det brukes som vare kjennetegn for leker eller leketøysvirksomhet. I en slik sammenheng er ordet for så vidt virkningsfullt og derfor egnet til å feste seg i bevisstheten Det er på denne bakgrunn at vi vil anmode Patentstyrets 2. avdeling ta klagen til følge og om å fremme merket til registrering her i landet." Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Etter varemerkeloven 14 første ledd annet punktum, jf. varemerkeloven 1961 13 første ledd første punktum, kan et varemerke bare registreres dersom det har særpreg som kjennetegn for de varer eller tjenester det søkes registrert for. For å ha særpreg, må kjennetegnet være egnet til å skille søkerens varer fra andres. Etter varemerkeloven 14 annet ledd, jf. varemerkeloven 1961 13 første ledd annet punktum, skal et varemerke nektes registrert hvis det er beskrivende for varer eller tjenester som omfattes av søknaden. Ved tolkningen av de nevnte bestemmelser skal det legges vekt på varemerkedirektivets (direktiv 2008/95/EF) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (forordning 94/40/EF), jf. Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON). EU-domstolen har i sin praksis lagt vekt på at varemerker skal være egnet til å garantere de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at disse, uten fare for sammenblanding, kan skjelne mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon, Sml. 1998 s. I-5507
Annen avd. sak nr. 7978 7 (premiss 28) og C-299/99 Philips, Sml. 2002 s. I-5475 (premiss 30). Bestemmelsene i varemerkedirektivets art. 3(1)(b) og (c) har som formål å sørge for at det ikke blir registrert varemerker som ikke kan realisere dette formål, og skal dessuten vareta den allmenne interesse i at tegn som er beskrivende, eller som det for øvrig generelt er behov for å bruke i næringsvirksomhet, ikke blir belagt med enerett for en enkelt næringsdrivende (friholdelsesbehovet), jf. EU-domstolens avgjørelse i forente saker C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Sml. 1999 s. I-2779 (premiss 25), forente saker C-53/01 til C-55/01 Linde, Sml. 2003 s. I-3161, premissene 73 75), sak C-191/01 P, DOUBLEMINT, Sml. 2003 s. I- 12447 (premiss 31) og Høyesteretts dom i Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON). Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, Sml. 2007 s. I-2883, og i betraktning av hvorledes gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide, Sml. 1998 s. I-4657. Første avdeling har neket registrering av ordmerket OXIACTION INTELLIGENCE på grunn av manglende særpreg for "bleaching preparations", "detergents", "shampoos" og andre produkter relatert til vaske- og rensemidler i klasse 3. Merket ble ansett å ha beskrivende karakter og å være egnet til å oppfattes som en produktopplysning om at produktene inneholder aktivt oksygen. Søkeren har i klagen anført at det er usannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil assosiere merket sett som helhet med de beskrivende betydninger Første avdeling har lagt til grunn, og at disse betydninger ligger for langt fra hva som kan leses direkte ut av merket. Annen avdeling finner det ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varer ville anse OXIACTION INTELLIGENCE lest som helhet som direkte beskrivende. OXI kan riktignok henlede tanken til oksygen, og ACTION kan henspille på at oksygenet skal være aktivt. OXIACTION fremstår imidlertid ikke som en helt ordinær sammenstilling av to beskrivende ord, men danner en ny helhet. Nydannelsen er temmelig triviell, men en eventuell beskrivende betydning av sammenstillingen må likevel anses å ligge for langt fra hva som kan leses direkte ut av merket til at en gjennomsnittsforbruker ville oppfatte dette, jf. EU-domstolens avgjørelser i sak C 363/99 Postkantoor og sak C-265/00 Biomild, jf. også Rt. 1999 s. 641 SUPERLEK. Dette gjelder i hvert fall når man også tar i betraktning tillegget INTELLIGENCE. Samlet sett finner
Annen avd. sak nr. 7978 8 Annen avdeling at merket ikke kan anses direkte beskrivende, og at det ikke er grunnlag for å anta at merket ikke er egnet til å oppfylle garantifunksjonen overfor forbrukerne. Annen avdeling har derfor kommet til at OXIACTION INTELLIGENCE må anses å oppfylle kravet til særpreg, jf. varemerkeloven 14 første og annet ledd, jf. varemerkeloven 1961 13 første ledd. Klagen må etter dette gis medhold, og Første avdelings avgjørelse blir å oppheve. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og saken sendes tilbake til Første avdeling for innføring av merket i varemerkeregisteret og kunngjøring. Kaja Veel Midtbø (sign.) Tove Aas Helge (sign:) Ida M. Andrén (sign.)