Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7658 Int. reg. nr. 772 933 Nasj. ref. nr. 2002 01536 Innehaver: Quick Sports International BV, Ge Strijen, Nederland Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 28. april 2006, hvorved det ble besluttet at nedenstående internasjonalt registrerte figurmerke en tegning av en sko sett fra siden, som viser plasseringen på skoen av to parallelle, gjennomhullede striper ikke kan gis virkning i Norge. Avgjørelsen ble meddelt innehavers norske fullmektig samme dato. Int. reg. nr. 772933 (200201536) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Klasse 25: Clothing, footwear, headgear. Klasse 28: Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringsinnehaveren. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for internasjonale registreringer, se varemerkelovens 58.
2. avd. sak nr. 7658 2 Under behandlingen i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at det internasjonalt registrerte figurmerket mangler varemerkerettslig særpreg, og derfor må nektes virkning i Norge, jf. varemerkelovens 13 første ledd, jf. varemerkelovens 49 annet ledd. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Det internasjonalt registrerte merket består av to skråstilte, parallelle striper som er festet til en sko. Stripene er hvite med svart omramming langs sidene og har fire litt avlange hull. Skoens omriss er stiplet, og det er ikke søkt vern for annet enn de to stripene. Spørsmålet er altså om registrering skal nektes fordi at merket ikke er egnet til å oppfattes som ett kommersielt opphavs særlige kjennetegn, altså om merket mangler varemerkerettslig særpreg for de aktuelle varene og tjenestene jf. varemerkeloven 50 første ledd jf. 49 annet ledd og 13 første ledd. Et sentralt poeng i denne saken er hvilken betydning det får at stripene er festet til en sko. Innehaver har anført at stripene i seg selv er registrerbare, og at Patentstyret har misforstått når det har tatt hensyn til skoens betydning. Til dette skal bemerkes at ethvert merke skal vurderes slik det er søkt, og i notifikasjonen fra WIPO er merket beskrevet slik: The mark consists of two parallel punched stripes applied to a shoe. Til tross for at det ikke er søkt om beskyttelse for denne spesielle skoens form, er det umulig å vurdere de to stripene som en løsrevet figur de må vurderes slik de er søkt, nemlig anbrakt på siden av sko. Stripene er åpenbart det dominante elementet i merket, men omrisset av skoen utgjør en viktig del av helhetsinntrykket, og må også vektlegges ved distinktivitetsvurderingen. Det skal her bemerkes at når merket er søkt som et todimensjonalt merke, kommer ikke særregelen i varemerkeloven 13 annet ledd som omhandler funksjonelle elementer, til anvendelse se til dette 2. avdelings avgjørelse i sak 7297, Global-kniven. Det er altså selve avbildningens distinktivitet som skal vurderes. Det må ved vurderingen av merkets særpreg likevel tas utgangspunkt i at to eller flere perforerte striper benyttes på de aller fleste typer fritidssko og sko til idrettsbruk, fordi slikt fottøy har et særlig stort behov for ventilasjon og avstiving. Det er etter behandlende medlems oppfatning derfor svært lite sannsynlig at en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert gjennomsnittsforbruker som ser en sko med slike striper, vil oppfatte stripene som noe annet enn en mer eller mindre dekorativ utforming av et funksjonelt element ved skoen. Unntaket må være dersom stripene, eventuelt deres plassering, skiller seg markert fra hva som ellers er vanlig i bransjen, og på en slik måte at han øyeblikkelig forstår at det dreier seg om en angivelse av varens kommersielle opphav. I dette tilfellet er det ikke noe spesielt verken ved plasseringen på siden av skoen eller ved stripene i seg selv, og behandlende medlem er av den grunn kommet til at merket ikke er egnet til å angi en kommersiell opprinnelse for fottøy. Hva angår de øvrige varene i varefortegnelsen skal først bemerkes at stripene i seg selv, uansett om de betraktes løsrevet eller ikke, er så enkelt utformet at de ikke besitter noen høy grad av særpreg, og de har dermed meget begrenset gjenkjennelseseffekt. Når de i tillegg er anbrakt på siden av en sko, ser behandlende medlem det som utelukket at de er egnet til å oppfattes som noens særlige kjennetegn for klær, spill, sportsartikler eller julepynt. Det er ingenting ved dem som gjennomsnittsforbrukeren kan bite seg merke i og huske ved en senere anledning, og merket er således ute av stand til å oppfylle sin hovedfunksjon, nemlig å garantere varenes opprinnelse.
2. avd. sak nr. 7658 3 Behandlende medlem har dermed etter en helhetsvurdering kommet til at figurmerket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 25 og 28, jf. varemerkeloven 49 annet ledd jf. 13 første ledd. Merket kan således ikke besluttes gjeldende i Norge for disse varene og tjenestene i henhold til varemerkeloven 50 første ledd. Beslutning: Det internasjonalt registrerte merket nektes vern i Norge for varene i klasse 25 og 28. Innehavers klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 27. juni 2006. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 19. juli 2006, innen fakturafristens utløp. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I klagebegrunnelsen anfører innehaverens fullmektig: I beslutning datert 2006.04.28, nektet Patentstyrets Første Avdeling nærværende internasjonale registrering vern i Norge for varer i klassene 25 og 28. Avgjørelsen påklages herved til Annen Avdeling med hjemmel i Varemerkeloven 22 og 22a, første ledd. Klagen er rettidig innkommet. Vi vil innledningsvis påpeke at det faktisk eksisterer en rekke varemerker hvor striper er det vesentlige element med en sko som bakgrunn. Det er ingen uenighet om at stripene er det dominante elementet i nærværende søknad. Merket er søkt registrert fordi det etter søkers mening har en gjenkjennende effekt i markedet. Det bestrides ikke at mange typer fritids sko og sko til idrettsbruk har striper som dekorasjon. Dette burde imidlertid ikke svekke nærværende internasjonal varemerkeregistrering fra å bli godtatt i Norge med mindre eksisterende varemerker kan anføres som hindring. Behandlende medlem uttaler imidlertid at det er svært lite sannsynlig at en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert gjennomsnittsforbruker som ser en sko med slike striper, vil oppfatte stripene som noe annet enn en mer eller mindre dekorativ utforming av et funksjonelt element ved skoen. Selv om flere fritids sko benytter seg av striper, viser det seg at det er forskjell på stripe mønster, både når det gjelder stripenes plassering og ikke minst selve utformingen av stripene. Dette vil en gjennomsnitts fritid sko forbruker være seg bevisst. Ved gjennomgang av varemerkeregisteret kan det virke som om Adidas er innehaver av de fleste stripe merker men også andre har oppnådd enerett til stripe design. Nærværende internasjonale registrering har det særpreg at stripene også har et design ved at stripene har en form for dråpe mønster som i virkeligheten bevirkes av delvis gjennombrutt overflate. Dette er imidlertid ikke ment å være noen form for pustehull, men derimot ren dekor. Vi stiller oss uforstående til at behandlende medlem anser merket uregistrerbart ettersom stripene, etter hans mening, ikke skiller seg markert fra hva som ellers er vanlig i bransjen, og
2. avd. sak nr. 7658 4 på en slik måte at man øyeblikkelig forstår at det dreier seg om en angivelse av varens kommersielle opphav. Etter vår mening atskiller stripene i nærværende søknad seg tilstrekkelig fra de allerede eksisterende varemerkeregistreringer, og det er heller ikke dette som Patentstyret har anført som hinder for registrering, men derimot manglende distinktivitet. En avgjørelse fra First Board of Appeal i OHIM i Case R 938/2000-1 ble vedlagt til Første Avdeling og vi henviser til uttalelser i denne, nemlig at stripene ikke var ment å ha spesielle funksjoner og heller ikke et sporty utseende, men at hensikten med stripene var å atskille skoene fra andre fabrikanters produkter. Disse vurderinger har åpenbart også vært lagt til grunn i reg. nr. 223426, reg. nr. 196200, reg. nr.140586, reg. nr. 115103, reg. nr 113781, reg. nr. 98637, reg. nr. 198974, reg. nr. 183273, reg. nr. 181516, reg. nr 168553, reg. nr. 168551, reg. nr. 149453, reg. nr. 149038 m. fl. Vi bestrider derfor at stripene i nærværende merke er så enkelt utformet at de ikke besitter noen grad av særpreg. Etter vår mening er stripene i nærværende merke i høy grad særpreget, ikke bare ved at de har delvis perforerte elementer, men også ved at stripene har tydelige stikninger på hver side. Dette er elementer som gjennomsnittsforbrukeren vil være seg bevisst i sitt valg av produkter. Vi gjør oppmerksom på at merket er søkt registrert for varer i både klasse 25 og klasse 28, og vi understreker at det er selve stripemønsteret som søkes registrert og ikke skoen som sådan. Avbildningen på en sko er kun foretatt for å angi et av flere bruksområder for merket. Vi stiller oss uforstående til behandlende medlems uttalelse om at stripeelementet ikke er egnet til å oppfattes som opprinnelsesangivelse for klær, spill, sportsartikler eller julepynt. Etter vår mening er elementene i merket tilstrekkelig særpreget til at gjennomsnittsforbrukeren vil legge merke til disse og være seg bevisst varenes opprinnelse. Etter vår mening synes nærværende søknad å ha vært undergitt en strengere vurderingsnorm enn den som har vært praktisert i tilsvarende stripe design søknader. Vi anmoder derfor 2. Avdeling om å revurdere søknaden om Internasjonal Registrering i Norge under anvendelse av den tidligere anvendte distinktivitetsnorm med den virkning at saken returneres til 1. Avdeling for omgjøring og godkjenning i Norge. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er delvis kommet til samme resultat som, og delvis til et annet resultat enn, 1. avdeling. Etter varemerkelovens 49 annet ledd kan et internasjonalt varemerke ikke gis virkning i Norge dersom det ikke oppfyller vilkårene i 13. Ifølge varemerkelovens 13 første ledd første punktum kan et varemerke bare registreres dersom det er egnet til å skille søkerens varer fra
2. avd. sak nr. 7658 5 andres. Etter varemerkelovens 13 første ledd annet punktum skal et varemerke nektes registrert hvis det er beskrivende for varer eller tjenester som omfattes av søknaden. Ved tolkningen av varemerkelovens 13 første ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (direktiv 89/104/EØF) ordlyd og formål, og på praksis fra EF-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (forordning 94/40/EF), jf. Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON). Det følger av den tiende betraktning i fortalen til varemerkedirektivet, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EF-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være egnet til å garantere de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at disse, uten fare for sammenblanding, kan skjelne mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EF-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon, Sml. 1998 s. I-5507 (premiss 28) og C-299/99 Philips, Sml. 2002 s. I-5475 (premiss 30). Bestemmelsene i varemerkedirektivets art. 3(1)(b) og (c) har som formål å sørge for at det ikke blir registrert varemerker som ikke kan realisere de nevnte formål, og skal dessuten vareta den allmenne interesse i at tegn som er beskrivende, eller som det for øvrig generelt er behov for å bruke i næringsvirksomhet, ikke blir belagt med enerett for en enkelt næringsdrivende (friholdelsesbehovet), jf. EF-domstolens avgjørelse i forente saker C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Sml. 1999 s. I-2779 (premiss 25), forente saker C-53/01 til C-55/01 Linde, Sml. 2003 s. I-3161 (premissene 73 og 75), sak C-191/01 P, DOUBLEMINT, Sml. 2003 s. I-12447 (premiss 31) og Høyesteretts dom i Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON). Etter EF-domstolens praksis skal et varemerke anses å ha tilstrekkelig særpreg («distinctive character»), jf. varemerkedirektivets art. 2 og 3(1)(b), hvis det «sætter den tilsigtede omsætningskreds i stand til at adskille den vare eller tjenesteydelse, som varemærket betegner, fra dem med en anden oprindelse, og at konkludere, at alle varer eller tjenesteydelser, som varemærket identificerer, er blevet fremstillet, markedsført eller leveret under kontrol af varemærkeindehaveren, der kan drages til ansvar for deres kvalitet», jf. sak C-299/99 Philips, Sml. 2002 s. I-5475 (premiss 47). Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og i betraktning av hvorledes gjennomsnitts-
2. avd. sak nr. 7658 6 forbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide, Sml. 1998 s. I-4657. De varer i klasse 25 og 28 som er omfattet av den internasjonale registreringen, henvender seg til alminnelige forbrukere, og det må påregnes et vekslende oppmerksomhetsnivå. Den relevante omsetningskretsen er stor og uensartet, og man kan ikke regne med at den har særlig gode forutsetninger for å oppfatte det registrerte merket som et særlig kjennetegn for noens varer. Varemerket består av to skråstilte, perforerte striper, anbrakt på siden av en sko. Registeringshaveren har anført at «det er selve stripemønsteret som søkes registrert og ikke skoen som sådan. Avbildningen på en sko er kun foretatt for å angi et av flere bruksområder for merket.» Et internasjonalt varemerkes registrerbarhet må imidlertid, som påpekt av 1. avdeling, vurderes slik det faktisk er registrert, og 2. avdeling kan ikke se at det er grunnlag for søkerens anførsel om at skoens form ikke skal anses å inngå i merket. Riktignok er skoens form angitt på en stilisert måte, ved bruk av stiplede linjer, med dette betyr ikke at man kan se bort fra den. For skotøy er det mest nærliggende å anse registreringen som en såkalt ornamentregistrering, dvs. som en stripefigur beregnet på å anbringes på et bestemt vareslag (lave sports- eller fritidssko) på en bestemt måte (skråstilt på siden av skoen). For de øvrige vareslag som omfattes av registreringen gir en slik tolkning imidlertid ingen mening. For disse vareslagene må registreringen derfor oppfattes som gjeldende et ordinært flatemerke, altså som et merke bestående av en stilisert tegning av en sko med skråstilte striper. For vareslaget «footwear» må det tas i betraktning at forskjellige slags stripemønstre er svært vanlige, hvilket heller ikke er bestridt av søkeren. Denne praksis med bruk av stripemønstre får betydning for gjennomsnittsforbrukerens forutsetninger, og det må etter 2. avdelings oppfatning legges til grunn at med det mangfold av stripemønstre som finnes i markedet, vil gjennomsnittsforbrukeren ikke så lett klare å gjenkalle et bestemt stripemønster i erindringen, og knytte dette mønsteret til én næringsdrivende. Det må også legges en viss vekt på at en lav terskel for registrering av stripemerker for sko, kan føre til at det for nye produsenter etterhvert blir vanskelig å finne egnede designelementer som ikke er belagt med varemerkerettigheter; det gjør seg med andre ord gjeldende et visst friholdelsesbehov.
2. avd. sak nr. 7658 7 Det stripemønster som registreringen i nærværende sak gjelder, er etter 2. avdelings oppfatning verken uvanlig eller iøynefallende. Det må legges til grunn at stripene av gjennomsnittsforbrukeren vil bli oppfattet som en rent dekorativ applikasjon, eventuelt at perforeringen vil bli oppfattet som et funksjonelt element, som er egnet til å gi en bedre ventilert sko. Det må følgelig legges til grunn at merket (ornamentet) mangler særpreg, og at det derfor ikke kan registreres for «footware», jf. varemerkelovens 13 første ledd første punktum. Det skal tilføyes at også nokså ordinære stripemønstre etter omstendighetene vil kunne registreres på grunnlag av innarbeidelse, jf. varemerkelovens 13 første ledd tredje punktum, slik f.eks. de velkjente Adidas-merkene, som registreringshaveren har vist til, er eksempel på. I nærværende sak er imidlertid innarbeidelse ikke påberopt. Annen avdeling er oppmerksom på at OHIMs første appellkammer i sak R 938/2000-1, som registreringshaveren har vist til, og i sak R 813/2002-1, har lagt til grunn en distinktivitetsnorm som kan synes noe lempeligere enn den nærværende avgjørelse bygger på, men har ikke funnet å kunne tillegge dette avgjørende vekt. For de øvrige vareslag som er omfattet av registreringen gjør tilsvarende innvendinger seg ikke gjeldende. For disse vareslag må merket anses som tilstrekkelig særpreget, og registreringen kan dermed gis virkning her i landet for «clothing, headgear» i klasse 25 og for «games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees» i klasse 28. Etter dette blir 1. avdelings avgjørelse dels å stadfeste, dels å oppheve. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes for «footware» i klasse 25. For øvrige vareslag oppheves avgjørelsen, og saken sendes tilbake til 1. avdeling for kunngjøring og innføring i varemerkeregisteret. Are Stenvik (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.)