Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai 2010 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 18. april 2008, hvorved ordmerket RIGHT MANAGEMENT ble nektet registrert. Avgjørelsen ble sendt søkerens fullmektig samme dag. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester: Klasse 16: Trykksaker; trykte magasiner, nyhetsbrev; rapporter og trykt instruksjonsmateriell som vedrører artikler angående karrierestyring, karriereformidling og -plassering, yrkesrekrutteringstjenester, ansettelsesrådgivning, ansettelsesutplassering, konsultasjoner vedrørende humanressurser, konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, konsultasjoner vedrørende ledelse av personell, konsultasjoner vedrørende personellpleie og hvordan beholde personell, konsultasjoner vedrørende karrierestyring samt angående rådgivning og planlegging av pensjonering og førtidspensjonering. Klasse 35: Konsultasjoner vedrørende forretninger; karrierestyringstjenester; karriereformidlings- og -plasseringstjenester; karriererekrutteringstjenester; rådgivningstjenester vedrørende ansettelser; ansettelsesutplasseringstjenester; konsulenttjenester vedrørende humanressurser; konsulenttjenester vedrørende ledelse av personell; og konsulenttjenester vedrørende personellpleie og hvordan beholde personell. Klasse 41: Utdannelses- og opplæringstjenester; opplæring på området jobbsøking, karriereutvikling, egen markedsføring, intervjudyktighet, arbeidsgrupper innen forskning og utdannelse av humanressurspersonell i arbeidssepareringsspørsmål; avholdelse av kurs, kveldskurs, arbeidsgrupper og seminarer på området for forretningsledelse, ledelse av humanressurser og bedrifts- og forretningsutdannelse, arbeidsgrupper, seminarer og utdannelse på forretningsområdet og på området for personlig utvikling og forbedring.
2. avd. sak nr. 7849 2 Under behandlingen i Patentstyrets Første avdeling ble anført at merket mangler varemerkerettslig særpreg, og således ikke kan registreres, jf. varemerkelovens 13 første ledd. Fullmektigen har under sakens behandling i Første avdeling foreslått begrensninger i vare- og fortegnelsen, men denne ble ikke ansett tilstrekkelig til å få betydning for sakens utfall. Med hensyn til fullmektigens anførsler for Første avdeling vises til sakens dokumenter. Første avdelings avslag var begrunnet som følger: "Det søkte merket består av en sammenstilling av de engelske ordene RIGHT og MANAGEMENT. Merkeelementet RIGHT betyr "riktig" eller "korrekt", mens MANAGEMENT betyr "ledelse/lederskap" eller "administrasjon". Sakens problemstilling er om RIGHT MANAGEMENT er beskrivende eller mangler særpreg for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven 13 første ledd. Det søkte merket må vurderes ut fra hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merket som helhet. Merket må videre vurderes i forhold til de søkte varene og tjenestene. Gjennomsnittsforbrukeren av varer som "instruksjonsmateriell" og tjenester som "utdannelsesog opplæringstjenester" vil kunne være både næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere. Med hensyn til tjenester som for eksempel "rådgivningstjenester vedrørende ansettelser" vil gjennomsnittsforbrukeren stort sett være en næringsdrivende (arbeidsgiver). Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EFdomstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Fullmektigen hevder på søkerens vegne at kombinasjonen av de to ordene ikke er en vanlig benyttet term i det engelske språk. Det anføres at RIGHT MANAGEMENT ikke gir noen informasjon om kvaliteter eller egenskaper ved de varene og tjenestene som omfattes av varefortegnelsen. Merket hevdes derimot å være en oppfunnet sammensetning som har tilstrekkelig særpreg. Patentstyret har kommet til at en gjennomsnittsforbruker vil oppfatte RIGHT MANAGEMENT som "riktig ledelse". Uttrykket er beskrivende for innholdet i de aktuelle varene og tjenestene. For eksempel vil RIGHT MANAGEMENT brukt for "instruksjonsmateriell som vedrører ansettelsesutplassering" (kl. 16) angi at dette materiellet handler om riktig ledelse. Med hensyn til tjenester som "rådgivningstjenester vedrørende ansettelser" (kl. 35) vil merket beskrive både formålet med og innholdet i rådgivningen. Ansettelsesprosesser, opplæringstjenester, karriereutvikling, osv. utgjør en naturlig del av en bedrifts administrasjon. For varer og tjenester knyttet til dette, vil RIGHT MANAGEMENT også angi formålet om riktig bedriftsledelse. For at et merke skal anses som beskrivende i varemerkeloven 13 første ledd annet punktums forstand, trenger det ikke å gi konkret informasjon om kvalitet eller egenskaper ved varene og tjenestene, slik søker synes å mene. Varemerkeloven lyder slik: "Merket må således ikke
2. avd. sak nr. 7849 3 utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg gi uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde, formål, pris (...)". I dette tilfellet gir merket "uttrykk for varens art"; at det handler om ledelse/administrasjon, og "formål"; at ledelsen skal være korrekt. Vi er ikke enig i at sammensetningen er uvanlig og at dette tilfører særpreg. Det søkte merket består av alminnelige engelske ord som er grammatikalsk korrekt sammensatt, og Patentstyret holder det for overveiende sannsynlig at en norsk gjennomsnittsforbruker umiddelbart oppfatter ordenes betydning. I EF-domstolens avgjørelse C-265/00 Biomild, ble det fastslått at et merke som er sammensatt av beskrivende ord kun er distinktivt hvis det er et merkbart avvik ("a perceptible difference") mellom det sammensatte ordet og de to ordene det er sammensatt av (premiss 41). Dette anses ikke å være tilfellet i den foreliggende sak. Betydningsinnholdet i de to beskrivende elementene endres ikke ved at de to merkeelementene sammenstilles. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det foreligger et friholdelsesbehov for RIGHT MANAGEMENT. Andre næringsdrivende kan ha behov for å bruke denne betegnelsen i sin markedsføring eller på annen måte, uten at dette skal anses som et varemerkeinngrep. Patentstyret har videre kommet til at det søkte merket mangler slik atskillelsesevne som kreves etter varemerkeloven 13 første ledd første punktum. RIGHT MANAGEMENT anses ikke å kunne fungere som en garanti for varenes kommersielle opprinnelse. Begrunnelsen for dette er at teksten i merket ikke vil oppfattes som et kjennetegn for én tilbyder, men som et generelt utsagn som knytter seg til varenes og tjenestenes innhold. Fullmektigen viser til at merket er registrert i OHIM, Australia, Taiwan og USA. Patentstyret må foreta en konkret vurdering av hvordan merket vil bli oppfattet i Norge. Enkeltstående avgjørelser fra utenlandske registreringsmyndigheter kan etter fast praksis ikke tillegges avgjørende betydning. Dette støttes av flere avgjørelser fra 2. avdeling, blant annet nr. 6906 (Power user) og 6922 (No more tangles). Det er den generelle distinktivitetsnormen som kan utledes av blant annet rettspraksis, som skal legges til grunn som retningsgivende for avgjørelsen, og ikke det konkrete skjønn som tidligere har vært utøvd i lignende saker. Vi viser til EF-domstolens dom i sak C 218/01, Henkel, premiss 63. Ulike resultater i enkeltsaker kan ikke ses som uttrykk for manglende rettsenhet, jf. Høyesterettsavgjørelsen om merket God Morgon, inntatt i Rt. 2002 s. 391. Førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets 2. avdeling i sak 6922 No more tangles om at det "ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker", og at det ikke er "noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelsen av registreringsvilkårene kan falle forskjellig ut i de forskjellige land". Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merket RIGHT MANAGEMENT er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 16 og tjenestene i klasse 35 og 41. Merket anses derfor uregistrerbart i henhold til varemerkeloven 13 første ledd. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkerens klage over Første avdelings avgjørelse, innkom den 10. juni 2008. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 20. juni 2008, innen fakturafristens utløp. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig.
2. avd. sak nr. 7849 4 I klagebegrunnelsen anfører søkerens fullmektig: "På vegne av RMC of Illinois, Inc. og i henhold til varemerkelovens 22 klages avgjørelse av Patentstyrets første avdeling av den 18. april 2008 inn for Patentstyrets 2. avdeling. Klagen er innsendt innenfor den to måneders frist som nevnes i varemerkelovens 22a hvorfor den må anses som rettidig innkommet. Det anmodes om oversendelse av faktura for klagegebyret NOK 2600. Klagen begrunnes med at Patentstyrets første avdeling har tatt feil når det hevdes at RIGHT MANAGEMENT er beskrivende og uten særpreg for de aktuelle varene og tjenestene i henhold til varemerkelovens 13. Patentstyrets første avdeling har spesielt fremhevet varene instruksjonsmateriell, tjenester som utdannelses- og opplæringstjenester og rådgivningstjenester vedrørende ansettelser, hvor merket anses beskrivende og det har vist til at ansettelsesprosesser, opplæringstjenester, karriereutvikling, osv utgjør en naturlig del av en bedrifts administrasjon. For varer og tjenester i tilknytning til dette er det hevdet at RIGHT MANAGEMENT angir formålet, hvilket beskrives som riktig ledelse. Ellers er merket så vidt vi forstår ansett for å mangle særpreg for alle de aktuelle varer og tjenester. Søker har på basis av den avgjørelse og de begrunnelser som er gitt fra Patentstyrets førte avdelings side besluttet å begrense vare- og tjenestefortegnelsen, slik at kun de følgende tjenester gjenstår: Klasse 35: Ansettelsesrådgivningstjenester overfor enkeltindivider. Klasse 41: Opplæring (av enkeltindivider) på området for jobbsøking, karriereutvikling, egen markedsføring og intervjudyktighet. Det vedlegges korrigert varefortegnelse i samsvar med det ovenfor nevnte. Det nevnes i denne forbindelse at søker tjenester ikke er ledelsestjenester, ei heller er tjenestenes formål å utdanne ledere i riktig ledelse. Tjenesten går ut på å gi råd og opplæring til enkeltindivider slik at disse er bedre rustet i jobbsøkingsøyemed og i egen karriereutvikling. Disse tjenester er med andre ord ikke rettet mot bedrifter. Det pekes i denne sammenheng på at i relasjon til de tjenester som er nevnt ovenfor, vil RIGHT MANAGEMENT ikke fremstå som en tekst som vil forstås som et løfte om riktig ledelse. Ei heller vil RIGHT MANAGEMENT oppfattes som et formål for slike tjenester. Formålet med søkers tjenester er snarere å dyktiggjøre enkeltindivider i å søke jobb og i å utvikle egen karriere, enn å oppnå riktig ledelse. For de begrensede tjenester som merket nå omfatter synes det åpenbart at RIGHT MANAGEMENT fremstår som en spesiell tekst uten spesifikt meningsinnhold som er relatert dem, og vi kan ikke se hvorfor merket ikke skulle fremstå som særpreget eller hvorfor det ikke skulle kunne oppfattes som varemerke fra en spesiell kommersiell opprinnelse. Ledelse har ingen relasjon til de tjenestene som søker tilbyr, hvorfor også RIGHT MANAGEMENT i den
2. avd. sak nr. 7849 5 betydning Patentstyrets første avdeling påstår den gjennomsnittlige nordmann vil oppfatte merket, heller ikke har noen relasjon til tjenestene søker tilbyr. RIGHT MANAGEMENT er da heller ikke en normalt benyttet frase i det engelske eller amerikanske språk for riktig ledelse. Hvert av ordene har betydninger hver for seg, men ord med betydninger kan selvfølgelig godt fungere som varemerke når de ikke gir assosiasjoner som direkte berører tjenestene. I dette tilfellet kan man heller ikke si at de assosiasjoner ordene RIGHT MANAGEMENT vil gi, indirekte berører de aktuelle tjenester, hvorfor også merket er særpreget. Rent bortsett fra de land som allerede er nevnt i forbindelse med søknadens behandling i første avdeling, det vil si EU (OHIM) under nr. 3847373 og 4974614, Australia under nr. 1016531 og 1106761, Taiwan under nr. 124519 og USA under nr. 3304459, er merket registrert i Japan under nr. 4640409, 4890099 og 5021574, England under nr. 2131540, Argentina under nr. 2 162 158, Venezuela under nr. 17421-2006, Korea under nr. 41-147958, Ecuador under nr. 119252 og Costa Rica under nr. 164735, og eventuelle beviskopier eller andre detaljer for disse kan eventuelt fremskaffes, hvis Patentstyrets 2. avdeling finner at dette er av betydning. I det søker således er av den oppfatning at merket er både distinktivt og særpreget, i hvert fall for den nå begrensede tjenestefortegnelse og således burde oppnå registrering, anmodes det om at klagen tas til følge, og om at merket fremmes til registrering og kunngjøring for disse tjenester, uhindret av varemerkelovens 13." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling har, slik saken nå foreligger, kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Etter varemerkeloven 13 første ledd første punktum kan et varemerke bare registreres dersom det er egnet til å skille søkerens varer fra andres. Etter varemerkeloven 13 første ledd annet punktum skal et varemerke nektes registrert hvis det er beskrivende for varer eller tjenester som omfattes av søknaden. Ved tolkningen av varemerkeloven 13 første ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (direktiv 2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (forordning 2009/207), jf. Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON). Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, Sml. 2007 s. I-2883, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide, Sml. 1998 s. I-4657.
2. avd. sak nr. 7849 6 Slik saken foreligger for Annen avdeling, er merket RIGHT MANAGEMENT kun søkt registrert for ansettelsesrådgivningstjenester overfor enkeltindivider i klasse 35 og Opplæring (av enkeltindivider) på området for jobbsøking, karriereutvikling, egen markedsføring og intervjudyktighet i klasse 41. Etter Annen avdelings syn, er ikke ordmerket RIGHT MANAGEMENT beskrivende for de tjenestene det nå økes om registrering for på en måte som utelukker registrering. Det er særlig lagt vekt på at tjenestene merket er søkt registrert for nå kun retter seg mot enkeltindivider, som ikke vil være naturlige mottakere av tjenester som kan betegnes «management», og ikke mot bedrifter. Kravet til distinktivitet, jf. varemerkeloven 13 første ledd, anses derfor å være oppfylt, og Første avdelings avgjørelse blir å oppheve. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og saken sendes tilbake til Første avdeling for registrering på grunnlag av varefortegnelsen innkommet 10. juni 2008. Ida Andrén (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Are Stenvik (sign.)