Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo Foretakets org. nr. 976 122 739 Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 15. januar 2007, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet SAREPTA SOFTWARE AS ble tatt til følge. Avgjørelsen ble meddelt de to partene samme dag. Endring av foretaksnavnet SPECTRUM SOFTWARE AS til SAREPTA SOFTWARE AS ble innført i Foretaksregisteret i Brønnøysund den 11. juni 2005. Foretaket er registrert med følgende næringskode (bransjeangivelse): "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare" Begjæringen om overprøving var begrunnet med at det nye foretaksnavnet SAREPTA SOFTWARE AS er egnet til å forveksles med det tidligere registrerte foretaksnavnet SAREPTA ANS, org. nr. 976 122 739, registrert i Enhetsregisteret den 26. februar 1996, med den samme bransjeangivelsen "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare", samt egnet til å forveksles med det tidligere registrerte ordmerket SAREPTA, reg. nr. 186867 (19971386), registrert for varene "dataprogrammer innregistrert på databærere" i klasse 9, og at foretaksnavnet SAREPTA SOFTWARE AS således er innført i Foretaksregisteret i strid med foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: I henhold til foretaksnavnelovens 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling kjenner registreringen av et foretaksnavn ugyldig, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling der en registrering av et foretaksnavn kjennes ugyldig, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.
2. avd. sak nr. 7646 2 "Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at kravstiller har registrert sitt foretaksnavn SAREPTA ANS i Foretaksregistret og varemerket SAREPTA hos Patentstyret før innkrevde foretok sin navneendring og derfor har bedre prioritet. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerke). For at innehaveren av et foretaksnavn skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn, må det foreligge bransjelikhet, og foretaksnavnet må oppfylle varemerkelovens krav om særpreg. Både kravstillers og innkrevdes foretaksnavn er registert innen næringskode 72.220 "Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare". I tillegg går det frem av korrespondansen at begge foretak utvikler programvare. Kravstillers registrerte varemerke er registrert for dataprogrammer innregistrert på databærere. Det er etter dette klart at kravet om bransjelikhet er oppfylt. SAREPTA er registrert som ordmerke i Patentstyret og har dermed allerede blitt vurdert til å oppfylle varemerkelovens krav til særpreg. Innkrevde hevder at siden Sarepta har aner tilbake til bibelhistorien, er dette et offentlig navn som alle kan benytte. Patentstyret vil i denne anledning påpeke at det ikke er slik at det ikke kan oppnås enerett til alminnelig kjente ord. Det avgjørende for særpregsvurderingen er om ordet beskriver egenskaper ved de varer eller tjenester det brukes for. SAREPTA har ingen betydning innenfor datamaskinprogrammer eller utvikling av slike og oppfyller dermed varemerkelovens krav til særpreg. SAREPTA har dermed vern mot forvekselbare foretaksnavn jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Innkrevdes foretaksnavn inneholder i tillegg til SAREPTA, SOFTWARE AS. SOFTWARE og AS angir kun at virksomhetens art og selskapsform. Dette har dermed ingen atskillende evne. Patentstyret har på denne bakgrunn kommet frem til at det innkrevde foretaksnavnet er egnet til å forveksles med både kravstillers foretaksnavn og varemerke. Foretaksnavnet SAREPTA SOFTWARE AS er dermed registrert i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, og må derfor endres. [ ] Beslutning: Det innkrevde foretaksnavnet oppheves." Klage fra Sarepta Software AS over 1. avdelings avgjørelse, med begrunnelse, innkom til Patentstyret den 12. mars 2007. Den 14. mars 2007, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets 1. avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 15. januar 2007. Deretter ble saksdokumentene oversendt Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen.
2. avd. sak nr. 7646 3 Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 23. april 2007. I klagen anfører Sarepta Software AS: "Viser til brev fra Patentstyret av 15.01.2007, klagesak 2006028. Vi ønsker med dette å påklage vedtaket om overprøving av registrering av foretaksnavn "Sarepta Software AS". Bakgrunn for at vi ønsker ny behandling av denne saken er: - Vi er et salgsselskap som ikke utvikler noen form for programvare. Vi er en forhandler for Visma Software sine produkter; Visma Global og Scenario Professional. Det er disse produktene vi markedsfører og selger. - Vi hverken utvikler, markedsfører eller selger noe programvare som inneholder navnet Sarepta. - Vi leverer andre produkter / tjenester enn Sarepta ANS og dermed burde ikke det være fare for noen konkurranse. - At det er blitt godkjent varemerkebeskyttelse av ordet "Sarepta" stiller vi oss undrende til, i og med at dette er et vanlig ord med aner tilbake til bibelhistorien. Denne typen ord gis det etter vår erfaring ikke varemerkebeskyttelse til, så lenge de ikke settes sammen med noe annet uttrykk eks; Sarepta Invest, Sarepta Forlag osv. Søker man på Brønnøysundregisteret får man 76 treff på ordet Sarepta (med varianter). Vi synes da det virker urimelig at et selskap har fått godkjent varemerke beskyttelse av "Sarepta"." I sin imøtegåelse av 16. april 2007 uttaler Sarepta ANS: Vi kan ikke se at Sarepta Software i sin klage av 11. mars 2007 over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 15. januar tilfører saken nye argumenter av rettslig relevans. Vi vil derfor henvise til vårt brev av 5. oktober 2006 (vedlegg 1), der de fleste spørsmål som Sarepta Software tar opp i sin klage er behandlet. I tillegg vil vi få anføre: At Sarepta Software er et rent salgsselskap og ikke utvikler egn programvare er uten betydning. Poenget er forvekslingsfaren, og den er like stor enten Sarepta Software utvikler egen programvare eller selger andres programvare. At Sarepta Software ikke selger produkter som inneholder ordet Sarepta kan vi heller ikke se har noen betydning. Om Sarepta Software hadde solgt produkter som inneholdt navnet Sarepta hadde det gjort saken verre, og vi ville krevd at de stoppet med det. Siden de ikke gjør det er det unødvendig. Men det er fortatt like nødvendig at de slutter å benytte firmanavnet Sarepta Software pga. forvekslingsfaren.
2. avd. sak nr. 7646 4 At Sarepta Software leverer andre produkter og tjenester er et faktum. Men disse tjenestene og produktene er innen det samme segment som Sarepta arbeider i, følgelig er det forvekslingsfare, og følgelig er det urettmessig at Sarepta Software benytter navnet Sarepta. Argumentet om at Sarepta er gammelt og kjent fra bibelhistorien er anført av sarepta software før, og vi henviser til vårt svar på dette spørsmålet i vårt brev 5. oktober 2006 (vedlegg 1). Den 16. april 2007 ble gjenpart av den innkomne imøtegåelse fra Sarepta ANS av samme dag, med tilhørende vedlegg, oversendt til Sarepta Software AS til uttalelse, og med svarfrist 18. mai 2007. Det var ikke innkommet noen uttalelse fra Sarepta Software AS ved svarfristens utløp, og saken er deretter besluttet tatt opp til avgjørelse på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, og kan i alt vesentlig også slutte seg til den begrunnelse avdelingen har gitt. Klageren har for 2. avdeling anført bl.a. at selskapet er et salgsselskap som ikke utvikler noen form for programvare, og at det leverer andre produkter/tjenester enn Sarepta ANS. Dette kan ikke tillegges avgjørende vekt. Selv om det er visse ulikheter i måten de to selskapene har innrettet sin virksomhet på, må det klart anses å foreligge bransjelikhet når begge virksomhetene driver handel knyttet til datamaskinprogrammer. Det registrerte ordmerket SAREPTA har dessuten et vern som gjelder for datamaskinprogrammer generelt, uavhengig av måten Sarepta ANS faktisk har innrettet sin virksomhet på. Heller ikke klagerens øvrige anførsler kan føre frem. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes.
2. avd. sak nr. 7646 5 B. Stuevold Lassen (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Are Stenvik (sign.)