AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009 Klager: Apotek Hjärtat AB Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arne Dag Hestnes og Tore Lunde har kommet frem til følgende
Avgjørelse 1 Kort fremstilling av saken: 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 30. oktober 2013, hvor ordmerket APOTEK HJÄRTAT, søknad nummer 201004896, ble nektet vern for nærmere bestemte varer og tjenester i klasse 3, 5, 35 og 44. 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet registrert som følge av at en registrering av merket ville stride mot lov, jf. varemerkeloven 15 bokstav a og apotekloven 1-5. 4 Klagen innkom 30. desember 2013 og Patentstyret har den 27. januar 2014 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven 51 annet ledd. 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: Merket er et ordmerke som består av teksten APOTEK HJÄRTAT. Teksten er svensk og betyr apotek hjertet Ordet APOTEK og sammensetninger som inneholder dette ordet må ikke brukes som betegnelse for virksomheter som ikke er offentlig godkjent apotek etter loven. Apotekloven 1-5 bør tolkes slik at den også omfatter registrering av varemerker. Det er fast praksis at Patentstyret nekter å registrere merker som inneholder APOTEK i de tilfellene der søker ikke har bevilling til å drive apotekvirksomhet i Norge. En tidligere registrering av samme merke kan ikke tillegges vekt, da registreringen skjedde ved en feil. Det å oppnå juridisk riktige resultater veier tyngre enn hensynet til likebehandling av enkeltsaker. Merket strider mot lov, jf. varemerkeloven 15 første ledd bokstav a. 6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: Forbudet i apotekloven refererer seg til bruk av ordet «apotek», uten at man derved kan utlede noe om adgangen til å få noe registrert som varemerke. En varemerkeregistrering innebærer etablering av en enerett til et gitt kjennetegn, uten at registreringen i seg selv har noen betydning for eventuell adgang eller ikke-adgang til å ta merket i bruk i markedet. Det verken er eller bør være Patentstyrets oppgave å sikre at eventuelle handlinger inn mot og tillatelser fra andre myndigheter er på plass før varemerker godtas til registrering. 2
Det vises til utdrag fra juridisk litteratur, hvor merker med ordet «apotek» er tatt med som eksempel på merker som ikke kan nektes registrert, selv om de etter loven kan være forbudt å ta i bruk. - Det vil være uheldig om man først skal søke om bevilling iht. apoteklovgivningen, og i den forbindelse oppgi et navn man ikke nødvendigvis kan registreres hos Patentstyret. Patentstyrets nektelse legger således opp til en for markedsaktører «feil rekkefølge» for igangsettelse av drift i Norge. Én tidligere nektelse av et merke som inneholdt ordet «apotek» kan ikke anses som tilstrekkelig dokumentasjon for noen fast praksis for nektelse på grunnlag av lovens alternativ «strider mot lov», når juridisk litteratur på den annen side gir støtte for at det aktuelle merket bør godtas til registrering. 7 Klagenemnda skal uttale: 8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret. 9 Det aktuelle varemerket er ordmerket APOTEK HJÄRTAT, og nektelsesgrunn er anført å være varemerkelovens 15 første ledd bokstav a. 10 Klagenemnda skal ta stilling til om varemerkeloven 15 første ledd bokstav a) første alternativ, sammenholdt med apotekloven 1-5 annet ledd, innebærer en absolutt registreringshindring for varemerker som inneholder ordet apotek, i tilfeller som det foreliggende hvor søkeren ikke har den nødvendige tillatelse til å drive apotek. 11 Bestemmelsen i varemerkeloven 15 første ledd bokstav a fastsetter at et varemerke ikke kan registreres hvis det «strider mot lov, offentlig orden eller moral». Registreringshindringene som er opplistet i 15 er såkalte absolutte registreringshindringer, som innebærer at registrering skal nektes dersom det foreligger en registreringshindring som opplistet i lovbestemmelsen. 12 Apotekloven 1-5 annet ledd første punktum lyder: «Ordet apotek og sammensetninger som inneholder dette ordet, må ikke brukes som betegnelse for noen virksomhet som ikke er offentlig godkjent apotek etter loven.» 13 Det prinsipielle spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til er om slike bestemmelser i særlovgivningen som begrenser adgangen til bruk av visse ord som kjennetegn i en virksomhet, skal tolkes slik at varemerker som omfattes av de aktuelle særbestemmelser «strider mot lov» i varemerkeloven 15 første ledd bokstav a sin forstand. 14 I det foreliggende rettskildebildet skal det nevnes at varemerkedirektivet og varemerkeforordningen ikke inneholder et tilsvarende alternativ om lovstrid som registreringshinder. Varemerkedirektivet artikkel 3 (1) (f) lyder «Følgende tegn og varemerker skal ikke registreres, og dersom de er registrert, skal de kunne kjennes ugyldige: 3
f) varemerker som strider mot den offentlige orden eller er egnet til å vekke forargelse» 15 Det er følgelig ikke direkte relevant praksis fra EU-retten eller EU-domstolen som kan kaste lys over tolkningen av den norske ordlyden i varemerkeloven. 16 Lovforarbeidene gir svært begrensede bidrag til tolkningen av bestemmelsen. I Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 51 uttales det at «[p]aragrafene 15 og 16 regulerer vilkår for registrering av et varemerke. Spørsmålet om et varemerke kan brukes, reguleres av andre lovbestemmelser.» Uttalelsen trekker i retning av at det skal sondres mellom henholdsvis registreringsvilkår, og vilkår for bruk. Det fremgår videre av merknadene til alternativet «strider mot lov» i 15 første ledd bokstav a at det med «lov» menes andre lovbestemmelser enn varemerkeloven. 17 Norge er bundet av Pariskonvensjonen, som i artikkel 7 slår fast at «i intet tilfelle kan beskaffenheten av den vare som varemerket skal anvendes på, utgjøre noen hindring for merkets registrering», og av den tilsvarende bestemmelsen i TRIPSavtalens artikkel 15.4 som lyder «The nature of the goods or services to which a trademark is to be applied shall in no case form an obstacle to registration of the trademark.» 18 Tolkningen av ordlyden «strider mot lov» har vært gjenstand for vurdering i flere saker for Patentstyrets Annen avdeling, men praksisen er ikke entydig. 19 I juridisk teori, Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave side 134, uttales det at «[f]orbudet i vml. 15 første ledd bokstav a) retter seg mot varemerker som er lovstridige, ikke mot varemerker som lovgivningen begrenser adgangen til å bruke» (uthevet i original). Som fremhevet av forfatterne er det svært få varemerker som er lovstridige, og «strider mot lov»-alternativet i bokstav a) er derfor lite benyttet som grunnlag for å nekte registrering. Det er langt vanligere at det i annen lovgivning finnes regulering av adgangen til bruk av varemerker og andre kjennetegn, eksempelvis alkoholloven, tobakkskadeloven, forretningsbankloven og en rekke forskriftsbestemmelser som regulerer hvordan visse varer skal være merket eller ikke må være merket. Forfatternes drøftelser av slike begrensninger i adgangen til bruk av kjennetegn med hjemmel i særlovgivningen på side 134-135 legger i betydelig grad til grunn en klar sondring mellom vilkår for registrering av kjennetegn, og vilkår for bruk. For ordet «apotek» uttaler forfatterne at dette formentlig ikke kan nektes registrert selv om apotekloven 1-5 stiller nærmere vilkår for bruk. 20 Praksisen fra Patentstyret når det gjelder tolkningen av «strider mot lov» er som nevnt ikke entydig. En avgjørelse som trekker i retning av at særlovgivningens begrensninger i adgangen til bruk av kjennetegn må anses som registreringshindrende etter «strider mot lov»-alternativet, er Patentstyrets 2. avdelings kjennelse nr. 7795 HSH Nordbank. Etter Klagenemndas vurdering har imidlertid avgjørelsen begrenset overføringsverdi til den foreliggende sak. Begrunnelsen for avgjørelsen er svært knapp, og gjelder dessuten en lovbestemmelse som er av en noe annen karakter enn apotekloven 1-5. 21 Klagenemnda kan vanskelig se at det foreligger sterke reelle hensyn som tilsier at loven må tolkes slik at apoteklovens bruks-vilkår skal anses oppfylt gjennom en ren registrering av et varemerke inneholdende ordet «apotek», i tilfeller der 4
søker, som i nærværende sak, ikke på søknadstidspunktet har fått offentlig godkjenning til å drive apotekvirksomhet. Et slikt tolkningsalternativ innebærer etter Klagenemndas vurdering et unødig og kompliserende element ved etablering av næringsvirksomhet. Nemnda kan ikke se noen gode grunner for at rekkefølgen på søknad om konsesjon til apotekdrift og søknad om varemerkeregistrering skal være avgjørende for utfallet av søknaden om varemerkeregistrering. Selv om det foreligger offentlige interesser, herunder forbrukerinteresser, i å hindre urettmessig bruk av ord som apotek i næringsvirksomhet, er Klagenemnda av den oppfatning at slike interesser primært må håndheves av andre instanser enn Patentstyret. 22 Det følger av dette at Klagenemnda er av den oppfatning at Patentstyret tolker apoteklovens bestemmelser feil i forhold til å la det være en forutsetning for registrering at konsesjon er gitt på søknads- eller registreringstidspunktet. 23 Apoteklovens bestemmelser om konsesjon for apotekvirksomhet er etter dette ikke å anse som en registreringshindring som strider mot lov når konsesjon ikke foreligger. 24 Patentstyret har etter Klagenemndas syn tolket bestemmelsen feil, idet apotekloven 1-5 annet ledd ikke utgjør et nektelsesgrunnlag i medhold av varemerkeloven 15 første ledd bokstav a. På dette grunnlag stemmer vi for følgende 5
Slutning 1. Klagen tas til følge. 2. Varemerkesøknad nr. 201004896 registreres for de varer og tjenester som er angitt i søknaden. Lill Anita Grimstad Arne-Dag Hestnes Tore Lunde (sign.) (sign.) (sign.) 6