Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7614 Varemerkesøknad nr. 2003 02166 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12. februar 2007 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 9. november 2005, hvorved ordmerket KRAFTINOR ble besluttet nektet registrert. Avgjørelsen ble meddelt søkerens fullmektig samme dato. Nevnte varemerke er søkt registrert for følgende tjenester: Kl. 36: Kl. 39: Kl. 40: Megling og omsetning av elektrisk kraft. Distribusjon av elektrisk kraft. Produksjon av elektrisk kraft. Under behandlingen i 1. avdeling ble det anført at ordet KRAFTINOR mangler varemerkerettslig særpreg, og således er uregistrerbart i medhold av varemerkelovens 13 første ledd. Det ble videre anført av 1. avdeling at "det foreligger et friholdelsesbehov for slike beskrivende varemerker, slik at andre næringsdrivende kan bruke KRAFTINOR fritt i sin markedsføring eller annen omtale av sine varer og tjenester". Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet er om registrering skal nektes fordi merket beskriver sentrale egenskaper ved de aktuelle varene og tjenestene, og således mangler varemerkerettslig særpreg jf. varemerkelovens 13 første ledd. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringsinnehaveren.
2. avd. sak nr. 7614 2 Søkers merke består av en sammensetning av elementene KRAFT I NOR. NOR anses som en alminnelig brukt angivelse av stedstilknytning, nemlig til "nord" eller til "Norge". Søkers merke KRAFTINOR er således egnet til å oppfattes som "kraft i nord" eller "kraft i Norge". Sakens problemstilling er om sammenstillingen KRAFTINOR har det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven 13 første ledd, eller om KRAFTINOR er beskrivende for de tjenestene merket er søkt registrert for. Det søkte merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for elektrisk kraft kan være både profesjonell og privat, og må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Behandlende medlem er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte ordet KRAFTINOR som direkte beskrivende for denne type varer. Søkers merke KRAFTINOR søkes registrert for bl.a. "megling, distribusjon og produksjon av kraft" i klassene 36, 39 og 40, hvor sentrale egenskaper vil være å angi at søker driver med "kraft i nord/norge". KRAFTINOR anses således å mangle særpreg og anses å være beskrivende for tjenestene merke er søkt for. Fullmektigen anfører at sammenstillingen KRAFTINOR må anses for å være et fantasiord som ikke er direkte beskrivende for arten, egenskapene eller bruksområdet ved de tjenestene merket søkes registrert for. Fullmektigen mener videre at når elementet NOR i søkers merke både kan bety "Norge" eller "nord", vil det være et argument for at merket innehar den flertydighet som gjør det registrerbart. I den grad KRAFTINOR gir assosiasjoner i retning bruksområdet, vil det i så fall kun være et suggestivt merke, ikke deskriptivt. Behandlende medlem er ikke enig i at denne anførselen kan føre frem. KRAFTINOR kan ikke anses å være et fantasiord så lenge uttrykket består av tre kjente ordelementer som er sammensatt etter vanlige former for orddannelser. Vi finner at sammenstillingen må forstås i betydningen kraft i Norge eller "kraft i nord". Merkeelementet NOR er vanlig brukt og egnet til å forstås som en forkortelse for Norge eller "nord". Vi viser her til Annen avdelings avgjørelse nr. 7006 (SERVERNET), hvor det ble uttalt: At ordet ikke finnes i alminnelige ordbøker eller oppslagsverk slik søkeren har pekt på tyder på at det er snakk om et nydannet ord, men også nydannede ord kan anses som beskrivende dersom meningsinnholdet direkte eller umiddelbart vil bli oppfattet av en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen, eller anses å mangle særpreg. Fullmektigen fremhever videre at elementet "nor" kan bety "trangt sund eller vik" og "spedbarn", og mener at merket på denne bakgrunn kan registreres. Patentstyret er ikke enig i dette synspunktet. Det faktum at forkortelsen NOR også kan ha andre betydninger har ikke avgjørende betydning for distinktivitetvurderingen av merket. Vi viser her til Førsteinstansretten i EU av STREAMSERVE (2002.02.27), som sier at det er nok for å nekte et merke registrert at kun én av flere potensielle betydninger av et ordmerke er beskrivende for varene. Det søkte merket må vurderes annerledes enn avgjørelsen fra Høyesterett om SUPERLEK (Rt. 1999 s. 641). I denne saken fant Høyesterett at superlek hadde et "litt utydelig meningsinnhold som like mye bringer tanken hen på lek". Det ble antatt at "det utydelige ved ordet er egnet til å skape en viss undring når det brukes som varekjennetegn". Dette er ikke tilfellet i foreliggende sak hvor det søkte merket består av ord med et bestemt meningsinnhold. Det er behov for å friholde ordet KRAFTINOR, slik at andre næringsdrivende kan bruke KRAFTINOR i markedsføring og annen omtale av samme eller lignende produkter.
2. avd. sak nr. 7614 3 Fullmektigen anfører at Patentstyret ikke har lik vurdering i analoge saker, og viser til tidligere varemerkeregistreringer der innehavere har fått enerett til forkortelsen NOR. Til dette har vi følgende bemerkninger: Både registrering nr. 208848 og 222828, GJENSIDIGE NOR SPAREFORSIKRING og DNB NOR består begge av ordsammenstillinger, hvor ett av elementene er distinktive. Når det gjelder registreringene 148580 og 145353, NOR-WAY BUSSEXPRESS og NOR-WAY BUSSEXPRESS, har innehaver ikke fått noen enerett til forkortelsen NOR, da begge merkene er registrert med unntaksanmerkning for teksten i merket. Med hensyn til anførselen om at KRAFTINOR har vunnet særpreg gjennom bruk, kan vi ikke se at det innsendte materialet tilstrekkelig dokumenterer at merket er innarbeidet eller brukt slik loven krever. (Se varemerkeloven 2 og 13 første ledd). For at søker kan sies å ha innarbeidet KRAFTINOR som sitt kjennetegn må søker kunne dokumentere at navnet er alminnelig kjent blant den relevante omsetningskretsen her i riket innenfor den aktuelle bransjeområdet som noens kjennetegn, og at det har vært brukt intensivt eller i en lengre periode før søknaden om varemerkeregistrering ble innlevert. All pressomtale og annonsering som er gjort gjennom lokalpressen (Lofotposten, Nordlands Framtid, Fremover, Vesterålen) begrunner bare en tilsvarende lokal enerett, og gir ikke grunnlag for å registrere varemerket med den virkning at innehaveren får enerett til å bruke uttrykket som varemerke i hele Norge. At søker er markedsledende i områdende der Narvik Energinett, Lofotkraft og Vesterålskraft har anleggskonsesjon anses ikke tilstrekkelig som dokumentasjon på innarbeidelse av kjennetegnet i hele Norge. Konklusjon: Behandlende medlem har på denne bakgrunn kommet til at merket KRAFTINOR beskriver de aktuelle varene og tjenestene i klasse 36, 39, 40 eller sentrale egenskaper ved dem jf. varemerkeloven 13 første ledd. Merket må dermed nektes registrering. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkerens klage innkom den 9. januar 2006. Klageavgiften ble innbetalt den 18. januar 2006, innen fakturafristens utløp. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I klagen anfører søkeren: "Behandlende medlem har konkludert med at merket KRAFTINOR beskriver de aktuelle tjenestene i klasse 36, 39 og 40 eller sentrale egenskaper ved dem, og at merket dermed må nektes registrert. jf, varemerkelovens 13, første ledd. Det bestrides at merket KRAFTINOR beskriver de aktuelle tjenester eller sentrale egenskaper ved dem, jf vml 13, første ledd. I sin begrunnelse anfører behandlende medlem at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte ordet KRAFTINOR som direkte beskrivende for de angjeldende tjenester. Søker stiller seg tvilende til at gjennomsnittsforbrukeren straks vil tenke på megling, distribusjon og produksjon av elektrisk kraft når han/hun møter merket. Det kan derfor ikke legges til grunn at merket er beskrivende i henhold til Varemerkelovens 13.
2. avd. sak nr. 7614 4 Merket kan ikke sies å ha et slikt fastlagt betydningsinnhold som behandlende medlem forutsetter. Merket vil for det først uttales i ett ord og ikke dissekeres av gjennomsnittsforbrukeren. Som tidligere påpekt har ordelementene også flere plausible betydninger. Merkets meningsinnhold vil derved ikke kunne sies å bli oppfattet direkte eller umiddelbart av en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen. Det kan tenkes at merket er suggestivt, idet det kan bringe tanken hen på tjenestenes art. Imidlertid er suggestive merker, i motsetning til de rent beskrivende, registrerbare i henhold til norsk rett. Behandlende medlem anfører videre at det foreligger et behov for å friholde ordet KRAFTINOR. På vegne av søker skal det bemerkes at det er det sammensatte ordet KRAFTINOR som søkes registrert. At andre næringsdrivende skulle ha et presserende behov for å bruke denne betegnelsen, vil være å dra behovet for friholdelse svært langt. Videre skal vi henlede Styrets oppmerksomhet til følgende registreringer som tidligere har blitt godtatt til registrering: Reg.nr.: Merke: 168469 TELENOR 220015 TECNOR 217481 FLORANOR 228115 OCEANOR 228752 LUMINOR 229979 STIGANOR Samtlige av de ovennevnte merkene er registrert uten unntaksanmerkning, hvilket tilsier at eierne av merkene er fått enerett til samtlige av merkeelementene, derunder også NOR. Alle de ovennevnte merker inneholder også alminnelige ordelementer hvor ordelementene gir visse hentydninger. Vi understreker også at dette er et relativt tilfeldig utvalg av merker, og at det heller ikke er problematisk å legge frem en rekke tilsvarende eksempler. Selv om Patentstyret vil foreta en konkret vurdering i hver enkelt sak, indikerer allikevel ovennevnte registreringer en trend i registreringspraksis. En nektelse av registrering i denne saken vil derfor kunne anses som et avvik fra Patentstyrets egen praksis. Merket i følge søknaden er dessuten sterkt innarbeidet gjennom bruk, hvilket skal tillegges vekt i henhold til varemerkelovens 13, 1. ledd, 3. punktum; dog skal det ved avgjørelsen av om et varemerke har karakteren av særmerke tas hensyn til at de faktiske omstendigheter, særlig til hvor lenge og til hvilken utstrekning merket har vært i bruk.. Vi viser i den sammenheng til tidligere innlevert dokumentasjon. På bakgrunn av det ovennevnte, ber vi om at henvisningen til Varemerkelovens 13, 1. ledd frafalles, og at første avdelings avgjørelse oppheves." Annen avdeling skal uttale:
2. avd. sak nr. 7614 5 Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, og kan i alt vesentlig slutte seg til avdelingens begrunnelse. Ifølge varemerkelovens 13 første ledd første punktum kan et varemerke bare registreres dersom det er egnet til å skille søkerens varer fra andres. Etter varemerkelovens 13 første ledd annet punktum skal et varemerke nektes registrert hvis det er beskrivende for varer eller tjenester som omfattes av søknaden. Ved tolkningen av varemerkelovens 13 første ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (direktiv 89/104/EØF) ordlyd og formål, og på praksis fra EF-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (forordning 94/40/EF), jf. Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON). Det følger av den tiende betraktning i fortalen til varemerkedirektivet, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EF-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være egnet til å garantere de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at disse, uten fare for sammenblanding, kan skjelne mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EF-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon, Sml. 1998 s. I-5507 (premiss 28) og C-299/99 Philips, Sml. 2002 s. I-5475 (premiss 30). Bestemmelsene i varemerkedirektivets art. 3(1)(b) og (c) har som formål å sørge for at det ikke blir registrert varemerker som ikke kan realisere de nevnte formål, og skal dessuten vareta den allmenne interesse i at tegn som er beskrivende, eller som det for øvrig generelt er behov for å bruke i næringsvirksomhet, ikke blir belagt med enerett for en enkelt næringsdrivende (friholdelsesbehovet), jf. EF-domstolens avgjørelse i forente saker C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Sml. 1999 s. I-2779 (premiss 25), forente saker C-53/01 til C-55/01 Linde, Sml. 2003 s. I-3161 (premissene 73 og 75), sak C-191/01 P, DOUBLEMINT, Sml. 2003 s. I-12447 (premiss 31) og Høyesteretts dom i Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON). Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og i betraktning av hvorledes gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren anses å
2. avd. sak nr. 7614 6 være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide, Sml. 1998 s. I-4657. Etter EF-domstolens praksis skal et varemerke anses å ha tilstrekkelig særpreg («distinctive character»), jf. varemerkedirektivets art. 2 og 3(1)(b), hvis det «sætter den tilsigtede omsætningskreds i stand til at adskille den vare eller tjenesteydelse, som varemærket betegner, fra dem med en anden oprindelse, og at konkludere, at alle varer eller tjenesteydelser, som varemærket identificerer, er blevet fremstillet, markedsført eller leveret under kontrol af varemærkeindehaveren, der kan drages til ansvar for deres kvalitet», jf. sak C-299/99 Philips, Sml. 2002 s. I-5475 (premiss 47). Ordet KRAFTINOR er satt sammen av orddelene KRAFT, I og NOR. Orddelen KRAFT er rent beskrivende for gjenstanden for de tjenester som er omfattet av søknadens varefortegnelse. Orddelen NOR vil i denne sammenheng bli oppfattet som en variant av NORD, eller som forkortelse for NORGE, og er dermed egnet til å angi det geografiske område som tjenestene er eller kan være rettet mot, eventuelt som en angivelse av produksjonsstedet for den kraft tjenestene knytter seg til. Orddelen I utgjør et bindeledd mellom de to nevnte betegnelser, og må i sammenhengen naturlig oppfattes som påpekning av en forbindelse mellom artsbetegnelsen og den geografiske betegnelse. Etter 2. avdelings oppfatning kan det ikke herske tvil om at uttrykket KRAFT I NORD måtte vært ansett som rent deskriptivt for de tjenester det her gjelder, og 2. avdeling kan ikke se at vurderingen kan bli nevneverdig annerledes om ordene trekkes sammen og forkortes til uttrykket KRAFTINOR. Etter det opplyste må det riktignok legges til grunn at KRAFTINOR er en nyskapning, men dette er ikke ensbetydende med at ordet har det særpreg som kreves for registrering. Som EF-domstolen påpekte i sak C-363/99 POSTKANTOOR, Sml. 2004 s. I-1619, må en ren sammensetning av rent deskriptive orddeler i utgangspunktet anses å savne særpreg: «98. As a general rule, a mere combination of elements, each of which is descriptive of characteristics of the goods or services in respect of which registration is sought, itself remains descriptive of those characteristics for the purposes of Article 3(1)(c) of the Directive. Merely bringing those elements together without introducing any unusual variations, in particular as to syntax or meaning, cannot result in anything other than a mark consisting exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate characteristics of the goods or services concerned. 99. However, such a combination may not be descriptive within the meaning of Article 3(1)(c) of the Directive, provided that it creates an impression which is sufficiently far removed from that produced by the simple combination of those elements.»
2. avd. sak nr. 7614 7 Annen avdeling kan ikke se at sammentrekningen av orddelene KRAFT, I og NOR til ordet KRAFTINOR tilfører merket som helhet noe semantisk eller syntaktisk særpreg som kan gi grunnlag for registrering. Ordet må anses som beskrivende, jf. varemerkelovens 13 første ledd annet punktum, og det må anses å mangle det særpreg som kreves etter 13 første ledd første punktum. I likhet med 1. avdeling, er 2. avdeling videre kommet til at søkerens anførsel om at merket har ervervet særpreg gjennom bruk, ikke kan føre frem, jf. varemerkelovens 13 første ledd tredje punktum og direktivets art. 3(3). Det skal i utgangspunktet mye til for at et varemerke som helt mangler særpreg, gjennom bruk erverver det særpreg som kreves for registrering, jf. Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER): Det skal meget til for at et deskriptivt merke kan bli tilstrekkelig innarbeidet som varemerke til å kunne registreres. Dette skyldes at spørsmålet her ikke bare er om varemerket er kjent eller ikke, men også om det har oppnådd slik distinktivitet at det kan være særmerke for noens varer eller tjenester. Men innarbeidelse kan bli resultatet dersom markedsføringen av merket har vært så intens at det dermed har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse. Hvis en slik situasjon inntrer, vil friholdelsesbehovet ikke være til hinder for registrering. Dette fremgår blant annet av EF-domstolens dom i sak i C-108/109/97 CHIEMSEE premiss 44 og 47 (avsnitt 48). Noen bruk av en art og et omfang som er egnet til å gi merket en annen betydning enn som generisk betegnelse, kan ikke ses dokumenter i den foreliggende sak. Hertil kommer at bruken av merket i alt vesentlig har foregått lokalt, overfor en geografisk avgrenset omsetningskrets. Lokal innarbeidelse av et merke gir ikke grunnlag for registrering med riksdekkende vern til følge. Søkeren har også anført at lignende varemerker tidligere er blitt godtatt til registrering her i landet. Dette kan ikke tillegges avgjørende vekt. Patentstyret skal ved registrerbarhetsvurderingen utøve et lovbundet skjønn. Det er den generelle distinktivitetsnorm som kan utledes av bl.a. rettspraksis, som må legges til grunn som retningsgivende for avgjørelsen, og ikke det konkrete skjønn som tidligere har vært utøvd i lignende men ikke nødvendigvis like registreringssaker. Mot denne bakgrunn blir 1. avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse:
2. avd. sak nr. 7614 8 Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.) Karin Otterbeck