Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7659 Varemerkesøknad nr. 2003 06602 Søker: Pfizer Ireland Pharmaceuticals (a partnership between C.P. Pharmaceuticals International C.V. and Pfizer Overseas Pharmaceuticals), Dublin, Irland Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Bryn Aarflot AS, Oslo) Annen avdelings avgjørelse av 6. februar 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 28. april 2006, hvorved ordmerket (slagordet) "BUILDING INSIGHT THROUGH INVESTIGATION" ble nektet registrert. Avgjørelsen ble sendt søkerens fullmektig samme dato. Nevnte varemerke er søkt registrert for følgende tjenester: Klasse 44: Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. Under behandlingen i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at merket er uregistrerbart i medhold av varemerkelovens 13 første ledd, da det mangler varemerkerettslig særpreg. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Det søkte merket består av en sammenstilling av ordene BUILDING INSIGHT THROUGH INVESTIGATION. Sammenstillingen kan oversettes til "bygge innsikt gjennom undersøkelse". Sakens problemstilling er om BUILDING INSIGHT THROUGH INVESTIGATION har det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven 13 første ledd. Det søkte merket ønskes registrert for "medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester" i klasse 44. Spørsmålet i saken er hvorvidt søker kan få en enerett til I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren.
2. avd. sak nr. 7659 2 kombinasjonen av ordene, det vil si uttrykket BUILDING INSIGHT THROUGH INVESTIGATION. Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg skal vurderes i relasjon til de aktuelle tjenestene merket ønskes registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse tjenestene vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Patentstyret legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene i klasse 44, både kan være profesjonelle aktører samt mer alminnelige sluttbrukere. Patentstyret er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte det søkte merket BUILDING INSIGHT THROUGH INVESTIGATION som et særskilt kjennetegn for denne type tjenester. Fullmektigen anfører at det søkte merket fremstår som et originalt slagord, med en viss velklingende snert. Merket har således nødvendig særpreg. Patentstyret er ikke enig i at det søkte merket har det nødvendige særpreg. Det søkte merket består av dagligdagse ord som ut fra sitt betydningsinnhold fremstår som et vanlig utsagn. Ordkombinasjoner som ikke umiddelbart gir utrykk for tjenestens opprinnelse eller formål, men kun fremstår som en generell formulering, vil ikke bli oppfattet eller husket som et varemerke. Merket signaliserer kvalitet ved at de medisinske-, veterinære-, hygieniske-, og skjønnhetstjenester som tilbys bygger på innsikt gjennom erfaring. Sammenstillingen vil derfor umiddelbart bli oppfattet som et generelt markedsføringsutsagn. Det er derfor ikke noe ved selve meningsinnholdet som setter gjennomsnittsforbruker i stand til å huske ordkombinasjonen som varemerke. Uttrykket er således ikke egnet til å utpeke en særskilt kommersiell opprinnelse, men er egnet til å oppfattes som et generelt, opplysende eller informativt utsagn, som kan benyttes i svært mange situasjoner for mange tjenester. Uttrykket vil ikke ha en gjenkjennelseseffekt, og heller ikke kunne fungere som en opprinnelsesgaranti, som er et av hovedformålene med et varemerke, jf. EF-domstolens avgjørelser C-64/02, DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, premiss 42 og Førsteinstansdomstolens avgjørelse T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS premiss 18. Fullmektigen hevder også at Patentstyret i denne saken har lagt til grunn en for høy terskel vedrørende distinktivitetskravet, jf. uttalelser i Høyesteretts avgjørelse Rt. 2002 s. 391 GOD MORGON. Patentstyret er ikke enig i denne anførselen. Høyesterett var i tvil i sin avgjørelse, og det kan derfor ikke trekkes helt klare slutninger fra avgjørelsen vedrørende spørsmål om kravet til særpreg. EF-domstolen har i senere avgjørelser gitt uttrykk for at kravet til særpreg er noe strengere enn det syn som kom til utrykk i Baby-dry saken og som Høyesterett tolket i God Morgon-avgjørelsen. I forhold til vurderingen av kravet til særpreg ble det uttalt i EUROCOOL-saken "a minimum degree of distinctive character is sufficient ", og i EASYBANK-saken "whether there appears to be no possibility that the sign in question may be capable of distinguishing ". Det skal også vises til at uttrykket "any perceptible difference" ble brukt i BABY-DRY saken (premiss 40) som kriterium for at et sammensatt merke skulle være distinktivt. EF-domstolen har i ettertid lagt listen høyere i forhold til kravet til distinktivitet, jf. avgjørelsene C-363/99 POSTKANTOOR og C-265/00 BIOMILD. I BIOMILD-avgjørelsen ble det slått fast at et sammensatt merke er kun distinktiv hvis det er et merkbart avvik mellom det sammensatte ordet og de to ordene det er
2. avd. sak nr. 7659 3 sammensatt av "a perceptible difference" (premiss 41). Uttrykket "any perceptible difference" ble benyttet i BABY-DRY saken (premises 40), men presiseres i BIOMILD til å bety at "because of the unusual nature of the combination in relation to the goods or services, the word creates an impression which is sufficiently far removed from that produced by the mere combination of meanings lent by the elements of which it is composed". Dette betyr at vi nå har fått en presisering av vurderingen av BABY-DRY, som innebærer at "any perceptible difference" ikke gir et sammensatt ord særpreg. Det kreves i stedet et merkbart avvik fra betydningen av de to ordene merket er sammensatt av. Vi har oversatt "a perceptible difference" til "merkbart avvik". Den danske oversettelsen sier imidlertid "tydelig avvik" og dette kan bli et moment for tolkningen av prinsippet i praksis. Poenget er at praksis er strammet inn i forhold til tidligere avgjørelser Baby Dry, jf. GOD MORGON. Fullmektigen viser også til at det søkte merket er registrert som EF-varemerke og i en rekke andre land, jf. blant annet Algerie, Australia, Mexico og Sveits. Registreringene er tatt med i vurderingen, men ikke funnet å kunne tillegges avgjørende vekt i denne saken. Om et merke er registrerbart, skal vurderes i henhold til gjeldende regelverk og i forhold til den generelle distinktivitetsnorm som kan utledes av bl.a. rettspraksis, herunder EF-domstolen. Patentstyret skal ved denne vurderingen utøve et lovbundet skjønn. Vi må på grunnlag av det ovenfor nevnte foreta en konkret vurdering av det søkte merket i forhold til den norske gjennomsnittsforbruker. Den konkrete skjønnsutøvelsen som er foretatt av andre varemerkemyndigheter, herunder OHIM, blir på denne bakgrunn et moment, men binder ikke vår skjønnsutøvelse i vurderingen av samme merke. Denne vurderingen støttes av EF-domstolens avgjørelser C-363/99, Postkantoor, premiss 44, C-37/03, BioID, premiss 47 og C-173/04, 3D merke, premiss 48. Sistnevnte avgjørelse går særlig langt i å påpeke at skjønnsutøvelsen etter fast rettspraksis skal bedømmes ut fra fortolkning av de relevante bestemmelsene, ikke på bakgrunn av tidligere skjønnsutøvelse i avgjørelsespraksis. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merket BUILDING INSIGHT THROUGH INVESTIGATION mangler særpreg for de aktuelle tjenestene, jf. varemerkeloven 13 første ledd første. Merket må dermed nektes registrert. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkerens klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 28. juni 2006. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 31. juli 2006, innen fakturafristens utløp. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I klagebegrunnelsen anfører søkerens fullmektig: "Det anmeldte merke har bli nektet registrert på grunnlag av varemerkelovens 13, 1. ledd, da det har blitt ansett for å mangle særpreg. Patentstyret har imidlertid frafalt tidligere anførsler om at merket er å anse som beskrivende og at det foreligger et behov for friholdelse.
2. avd. sak nr. 7659 4 Søkerens merke er således blitt nektet registrert utelukkende på grunnlag av at det mangler særpreg i den forstand at det ikke er egnet til å bli oppfattet som et varemerke, men som et generelt markedsførings utsagn. Etter vår oppfatning har Patentstyret lagt en for streng norm til grunn ved vurderingen av det søkte merkets registrerbarhet i henhold til varemerkelovens 13, 1. ledd. Det er relativt sjelden at et varemerke blir nektet registrert på grunnlag av manglende særpreg alene uten at dette også knyttes opp mot et av de andre kriteriene som er angitt i varemerkelovens 13 og da særlig at merket er beskrivende. Stort sett har man bare benyttet dette nektelsesgrunnlaget i tilfeller som gjelder merker som består av banale grafiske former eller symboler, fargekombinasjoner etc. som ikke har blitt ansett for å kunne fylle en kjennetegnsfunksjon. Dersom man konkluderer med at et ordmerke ikke er deskriptivt skal det etter vår oppfating svært meget til for at det ikke er å anse som et distinktivt og registrerbart varemerke. Søkerens merke er klart egnet som å bli oppfattet som et slagord. Når man legger til grunn at søkerens merke ikke er å anse som beskrivende er man i og for seg utenfor det vurderingstemaet vanligvis gjøres ved registrering av slagord som vanligvis vil ha et beskrivende tilsnitt og derfor må tilføres det nødvendige særpreg gjennom at det er en original og vittig sammensetning av ord, ordspill eller lignende. Søkerens merke faller derfor i den kategorien av merker som nevnes i Lassen og Stenviks Oversikt over Norsk Varemerkerett side 89, andre avsnitt flg. Her fremholdes det blant annet: Det som er sagt her innebærer ikke alltid at man må kreve noe uvanelig eller syndelig originalt av slagordpregede merker. Ser man på registreringspraksis, finner man mange eksempler der det ikke er lett å få øye på noe spesielt, spenst, fyldighet, humor eller originalitet. Som eksempler kan vises til reg.nr. 160 394 NO TIME TO WASTE, reg.nr. 154402 PUT TIME ON YOUR SIDE, reg.nr. 170082 YOU GOT THE WHOLE WORLD IN YOU HANDS. Forklaringen ligger i disse tilfellene i det enkle, at dette ikke er slagord i den vanlige forstand, der det må stilles krav om spenst, fyndighet e.l. De har ikke et rosende eller deskriptivt innhold; det er ytringer som står i et fantasimessig eller eventuelt suggestivt forhold til de varer eller tjenester de skal være kjennetegn for. Deskriptive varemerker konfronteres med særlige distinktivitetskrav, enten de består av få eller mange ord. Ytringer som verken er beskrivende eller rosende godtas på den side til registrering, så lenge man kan regne med at de vil bli oppfattet som kjennetegn, og ikke som vanlige reklame utsagn. Det er svært lite problematisk å finne en lang liste eksempler på registreringer som supplerer de eksemplene som er nevnt ovenfor. Dette blir nødvendigvis utpreget skjønnsmessige avgjørelser hvor det er vanskelig å trekke en eksakt grense for hva som er egnet til å bli oppfattet som et kjennetegn og hva som er egnet til å bli ansett som ett reklame utsagn. Det vanlig og etter vårt syn mest håndterbare utgangspunktet er at varemerke som ikke er deskriptivt i all hovedsak må være å anse som registrerbare, men mindre det foreligger åpenbare grunner til det motsatte, noe vi ikke kan se er tilfelle i nærværende sak.
2. avd. sak nr. 7659 5 I denne sammenheng vil vi også gjerne få referere fra Lassen og Stenvik kapittel 2, avsnitt IV avsnitt 2; Selv om det alminnelige kravet om særpreg har fått større betydning som følge av EU rettens utvikling, er nok fortsatt den vanligste nektelsesgrunnen at merket på en eller annen måte er beskrivende. Som det ble anført under behandlingen av saken i første instans ble det samme merke ansett som distinktivt og registrerbart i EU og en rekke andre land herunder Australia, Mexico og Sveits. Særlig EU registreringen er av en viss interesse i denne sammenheng, da grunnlaget for å nekte registrering av søkerens merke stort sett er fundert på rettspraksis fra den Europeiske domstolen. Selv om tidligere avgjørelser i andre jurisdiksjoner ikke er bindene og det Norske Patentstyret står fritt i sin skjønnsutøvelse, illustrerer det iallfall at det ikke er selvfølgelig at søkerens merke er egnet til å bli oppfattet som et generelt markedsføringsutsagn som ikke er egnet til å fylle en opprinnelsesgaranti som er et av hovedformålene med et varemerke. Tvert i mot så har man i OHIM konkludert med at søkerens merke har kjennetegns særpreg. Vi kan vanskelig tenke oss at den norske gjennomsnitts forbrukeren skulle forholde seg til merket på en vesentlig annen måte en den gjennomsnittlige EU forbrukeren. På dette grunnlag ber vi annen avdelig om å foreta en fornyet vurdering av hvorvidt søkerens merke BUILDING INSIGHT THROUGH INVESTIGATION har det nødvendige kjennetegns særpreg til å la seg registrere. Vi forbeholder oss rette til å fremføre ytterligere argumenter til støtte for anken." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling. I henhold til varemerkelovens 49 annet ledd, jf. 13 første ledd første punktum, må et varemerke som skal registreres være egnet til å skille søkerens varer fra andres. Merket må ikke utelukkende eller bare med uvesentlige endinger eller tillegg gi uttrykk for varens art eller beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet for tilvirkningen ( 49 annet ledd, jf. 13 første ledd annet punktum). Bestemmelsene i 13 skal av hensyn til Norges forpliktelser etter EØSavtalen tolkes i samsvar med EFs varemerkedirektiv (Rdir. 89/104) art. 3(1)(b) og (c) og EFdomstolens praksis i den utstrekning denne praksis gir veiledning til tolkning av direktivet. Bestemmelsene i varemerkedirektivets art. 3(1)(b) og (c) har som formål å sørge for at det ikke blir registrert varemerker som ikke kan realisere de nevnte formål, og skal dessuten vareta den allmenne interesse i at tegn som er beskrivende, eller som det for øvrig generelt er behov for å bruke i næringsvirksomhet, ikke blir belagt med enerett for en enkelt næringsdrivende (friholdelsesbehovet), jf. EF-domstolens avgjørelse i forente saker C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Sml. 1999 s. I-2779 (premiss 25), forente saker C-53/01 til C-55/01
2. avd. sak nr. 7659 6 Linde, Sml. 2003 s. I-3161, premissene 73 75), sak C-191/01 P, DOUBLEMINT, Sml. 2003 s. I-12447. Et merke som inneholder beskrivende elementer kan imidlertid ha tilstrekkelig særpreg dersom elementene er gjengitt eller utformet på en måte som avviker fra den normale måte å beskrive de angjeldende varer eller tjenesteytelser eller disses vesentlige egenskaper på. (jf. sak C-383/99 P, BABY DRY, Sml. 2001 s. I-6251 (premiss 39 40). Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og i betraktning av hvorledes gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide, Sml. 1998 s. I-4657. Det følger av EF-domstolens avgjørelse i sak C-64/02P, Sml. 2004, s. I-10031 (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), at det gjelder de samme slags registreringsvilkår for slagord som for andre merker. Det avgjørende er derfor om slagordet er egnet til å angi varens kommersielle opprinnelse (premiss 33). Dette innebærer på den ene siden at det ikke er adgang til å stille strengere krav enn for andre varemerker, f.eks. krav om at slagordet må være fantasifullt eller ha en overraskende virkning (premiss 32, jf. premiss 31). På den annen side skal det ikke føres noen liberal registreringspraksis, hvor slagord i tvilstilfelle skal godtas til registrering (premiss 45). EF-domstolen fremhever imidlertid at den konkrete vurderingen av om slagord kan registreres kan bli annerledes enn for andre typer varemerker. Med henvisning til at domstolen tidligere har fastslått det tilsvarende for tredimensjonale varemerker, uttaler EF-domstolen følgende: Det kan ikke udelukkes, at den nævnte retspraksis i nærværende dom også har relevans for ordmærker, der består af reklameslogans, sådan som mærket i den foreliggende sag. Dette kunne navnlig være tilfældet, hvis det ved bedømmelsen af det omhandlede varemærkes fornødne særpræg blev fastslået, at det tjente en salgsfremmende funktion, der eksempelvis bestod i at prise den pågældende vares egenskaber, og at vigtigheden af denne funktion ikke var åbenbar sekundær i forhold til den påståede funktion som varemærke, hvilket nemlig er at garantere varens oprindelse. I et sådant tilfælde kan myndighederne tage højde for den omstændighed, at gennemsnitsforbrugeren ikke har for vane at udlede varers oprindelse ud fra sådanne slogans (jf. i denne retning dommene i sagerne Procter & Gamble mod KHIM, præmis 36). I den foreliggende sak er det tale om et svært generelt uttrykk. Slagordet BUILDING INSIGHT THROUGH INVESTIGATION er ikke direkte beskrivende for de varer det søkes registrert for.
2. avd. sak nr. 7659 7 Nettopp fordi merket er så generelt utformet, bærer slagordet preg av å ha en typisk salgsfremmende funksjon, som synes å være dominerende i forhold til merkets funksjon som garanti for de aktuelle tjenestenes opprinnelse. Etter 2. avdelings syn er det mer sannsynlig at det søkte merket vil bli oppfattet som et slagord, enn som et varemerke for de aktuelle tjenestene. Det forhold som er fremhevet av EF-domstolen i sitatet ovenfor, nemlig at gjennomsnittsforbrukeren ikke har for vane å utlede varers opprinnelse fra slagord av denne art, støtter en slik antakelse. Det vises også til 2. avdelings avgjørelser i sak 7486 (LA BANQUE D'UN MONDE QUI CHANGE THE BANK FOR A CHANGING WORLD) og sak 7499 (WE KEEP OUR PROMISES). Søkeren har anført at merket er godtatt til registrering i andre land. Annen avdeling har tatt dette i betraktning, men finner ikke å kunne tillegge det avgjørende vekt. Selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene skulle være i det vesentlige likt det som foreligger her i landet, kan man ikke uten videre gå ut fra at avgjørelsene er representative for den distinktivitetsnorm som følger av europeisk praksis. Ulike resultater i enkeltsaker kan ikke ses som uttrykk for manglende rettsenhet, jf. Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON), hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets 2. avdeling, i sak 6922, NIR 2000 s. 293 (NO MORE TANGLES), om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle forskjellig ut i de forskjellige land». Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Ida M. Andrén (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.)