Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8. mars 2010 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 31. oktober 2008, hvorved ordmerket GRILLPILS ble nektet registrert. Avgjørelsen ble sendt søkers fullmektig samme dag. Søknad om registrering av merket ble inngitt den 9. mai 2005, med følgende varefortegnelse: Klasse 32: Øl. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket GRILLPILS er beskrivende og mangler særpreg for den aktuelle varegruppe, og at merket således er uregistrerbart i medhold av bestemmelsen i varemerkelovens 13 første ledd. Avdelingen har også anført at det foreligger et behov for å friholde den aktuelle ordsammenstillingen. Med hensyn til søkers argumentasjon under behandlingen av saken i Patentstyrets 1. avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Søkers merke er sammensatt av ordene GRILL og PILS og er et rent ordmerke. Ordet GRILL betegner en stekerist som brukes under grilling av mat, mens ordet PILS betegner en type øl. Sakens problemstilling er om GRILLPILS som helhet er beskrivende og/eller mangler varemerkerettslig særpreg, og dermed må nektes registrert etter varemerkeloven 13 første ledd. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren.
2. avd. sak nr. 7893 2 Søkeren viser til at det i dag finnes diverse benevnelser på øl som henspiller på hvilken årstid eller i hvilken anledning ølet er tenkt brukt. Når det gjelder de konkrete eksemplene som søkeren viser til, nemlig Juleøl, Oktoberøl og Øl til lutefisk, anser Patentstyret disse for å være uregistrerbare som ordmerker, fordi gjennomsnittsforbrukeren bare vil oppfatte de som en angivelse av i hvilken sesong eller til hvilken type mat ølet passer til, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Slike beskrivende benevnelser må friholdes fra belegning av enerett slik at andre næringsdrivende fritt skal kunne benytte de i markedsføringen av sine varer. Selv om det finnes registrerte varemerker som inneholder bestanddeler som juleøl og oktoberøl, så er disse en del av et kombinertmerke hvor andre elementer anses å tilføre merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Tekst i merket som anses beskrivende er det derimot ikke gitt enerett til særskilt og omfattes ikke av rettsvernet, jf. varemerkeloven 15 første ledd. Når det gjelder søkerens henvisning til registrering nr. 163196, ordmerket SKJÆRGÅRDSPILS, vil vi bemerke at ordet skjærgårdspils er funnet å være svakt suggestivt og dermed registrerbart for øl, fordi merket ikke direkte beskriver øltypen eller sesong, men bare gir assosiasjoner til at det er et øl som er tilpasset sommeren. Søkers fullmektig hevder at merket er registrerbart fordi det ikke sier noe om hva slags øl man kan forvente å finne inne i boksen, og fordi grillmat ikke er en ensartet type mat som krever en bestemt type øl. Patentstyret er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren av øl, direkte og umiddelbart heller vil oppfatte det søkte merket som en angivelse av at ølet smaksmessig er egnet som drikke til grillmat, enn som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Hvorvidt ulike typer av øl passer til forskjellige grillede matretter er ikke avgjørende så lenge ordet GRILLPILS anses å kunne bli oppfattet som en beskrivelse av en kvalitet ved, og bruksområdet til ølet av gjennomsnittsforbrukeren. Fullmektigen hevder at det søkte merket er tilstrekkelig særpreget fordi det er et nyord som er lett å huske, og som er suggestivt for det å ta en øl ute på varme sommerdager ved at det gir assosiasjoner til sommer, sol og grilling. Patentstyret ser at merketeksten består av et nyord som også er egnet til å gi assosiasjoner som ikke anses beskrivende. Dette er likevel ikke avgjørende når sammenstillingen har et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive varene i den alminnelige omsetningen. Vi kan ikke se at sammentrekningen av orddelene GRILL og PILS til GRILLPILS tilfører merker som helhet noe semantisk eller syntaktisk særpreg som kan gi grunnlag for registrering. Se til dette EF-domstolens avgjørelse i sak C-191/01 Doublemint. Til anførselen om at merket er lett å huske vil vi bemerke at dette ikke er avgjørende når det bare vil oppfattes som beskrivende. Vi viser til varemerkeloven 13 første ledd annet punktum. Patentstyret er av den oppfatning at det foreligger et friholdelsesbehov for det søkte merket. Andre næringsdrivende må kunne benytte seg av merketeksten GRILLPILS i sin markedsføring eller på annen måte uten at dette skal medføre et varemerkeinngrep. Vi kan ikke legge vekt på fullmektigens anførsel om at det søkte merket skiller seg fra den vanlige måten å merkesette øl i Norge på, nemlig ved hovedfokus på bryggerinavnet. Merket må vurderes slik det er søkt og i forhold til hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte i forhold til det aktuelle vareslaget. Det søkte merket oppfyller ikke garantifunksjonen som er et av hovedformålene med et varemerke da det bare oppfattes som en type øl, jf. blant annet EF-
2. avd. sak nr. 7893 3 domstolens avgjørelse C-37/03 BioID, premiss 27. Vi viser til varemerkeloven 13 første ledd første punktum. Fullmektigen har vist til registrering nr.163196, ordmerket SKJÆRGÅRDSPILS og til registrering nr. 227374, ordmerket SMRPRTY, og hevder at disse er sammenlignbare med det søkte merket. Disse registreringene er vurdert, men vi har ikke funnet det riktig å tillegge dem avgjørende vekt. De registrerte merkene anses å være tilstrekkelig distinktive i forhold til vareslaget øl som de er registrert for i klasse 32. Patentstyret har på denne bakgrunn etter en helhetsvurdering kommet til at merket GRILLPILS beskriver det aktuelle vareslaget og at det derved mangler særpreg. Merket må dermed nektes registrert. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." En begrunnet klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse innkom den 19. desember 2008. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets konto den 30. januar 2009. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler søkers fullmektig: "I medhold av varemerkelovens 22 påklages med dette Første Avdelings avgjørelse i ovennevnte varemerkesøknad. Avgjørelsen er datert 31. oktober 2008 og klagen er således rettidig fremsatt. På vegne av klager Sigurd Li, anføres at vml. 13 første ledd ikke er til hinder for at varemerkesøknad 2005 04335, ordmerket GRILLPILS, registreres i Norge. Første avdeling hevder at merket GRILLPILS er beskrivende og/eller mangler varemerkerettslig særpreg. De sier videre at merket vil oppfattes som en beskrivelse av en kvalitet ved, og bruksområde for ølet av gjennomsnittsforbrukeren. Første avdeling har anført at det foreligger et friholdelsesbehov for at andre næringsdrivende skal kunne benytte seg av merketeksten GRILLPILS i sin markedsføring eller på annen måte, uten at dette skal medføre et varemerkeinngrep. Distinktivitetsspørsmålet GRILLPILS er et nyord som er suggestivt for det å ta en utendørs øl på varme sommerdager. Kombinasjonen av grill og pils vekker assosiasjoner til sol og sommer. Merket er lett å huske og det sier ingenting om hva slags øl man kan forvente å finne inne i boksen. Første avdeling sier i sitt avslag at gjennomsnittsforbrukeren av øl, direkte og umiddelbart heller vil oppfatte det søkte merket som en angivelse av at ølet smaksmessig er egnet som drikke til grillmat, enn som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Så vidt vi kan bedømme beror dette på en misforståelse hos Første avdeling. Vi stiller oss uforstående til at dette altså skal være
2. avd. sak nr. 7893 4 et øl tilpasset en fremgangsmåte for tilberedning av mat, og undrer på om dette innebærer at grillet ørret, grillet lammelår, grillede koteletter, grillet scampi og grillede maiskolber, med de ulike typer av tilbehør og sauser den enkelte velger, alle skal passe særskilt godt til nettopp dette ølet. Dette kan naturligvis ikke være korrekt, enkelte grillete matretter trenger mørkt smaksrikt øl, andre lyse smakslette øl, atter andre syrlige øl eller søtlige øl. I tillegg kommer personlige preferanser. GRILLPILS gir naturligvis assosiasjoner til sommer og sol og grilling, noe som formodentlig har vært intensjonen, men det fungerer ikke som en beskrivelse av noen øltype. Vi mener Første avdeling undervurderer gjennomsnittsforbrukerens evne til å forstå varemerker når de legger til grunn at merket vil oppfattes som produktbeskrivelse snarere enn varemerke. Vi viser i denne forbindelse til Lassen/Stenvik, Oversikt over norsk varemerkerett s. 85: Suggestive varemerker er merker som ikke beskriver, men likevel henspiller på eller iallfall spiller på egenskaper ved varen, eller direkte på dens art. Slike merker kan registreres uten hinder av vml. 13 første ledd, og det finnes mengder av dem i registeret. Friholdelsesbehovet Vi kan ikke forstå at det skal foreligge et friholdelsesbehov for GRILLPILS. Vi siterer igjen Lassen/Stenvik, s. 45: For det annet bør man ikke ved registrering gi en virksomhet enerett til å bruke tegn og betegnelser som er rent beskrivende for varene eller egenskaper ved dem, eller som ellers er helt dagligdagse. GRILLPILS er ikke rent beskrivende, som vist ovenfor, ei heller er det helt dagligdags all den tid vi snakker om et nyord. Vi viser for øvrig til at friholdelsesbehovet ikke er en selvstendig nektelsesgrunn, men kun kan få betydning som et moment ved tolkningen og anvendelsen av 13 første ledd. Det vil si at man kan stille strengere krav i distinktivitetsvurderingen dersom konkurrentene har en legitim interesse i å bruke ordet, men dersom varemerket ikke er beskrivende, kan heller ikke friholdelsesbehovet påberopes. I foreliggende tilfelle, der merket verken er beskrivende eller det foreligger et friholdelsesbehov, skulle vurderingen dermed være rimelig klar. Registreringspraksis I varemerkeregisteret er det, som Lassen/Stenvik sier, mengder av suggestive varemerker. Vi skal vise at praksis i forhold til merker for samme type varer er at merker som ikke direkte sier noe om smaken på ølet/øltypen er ansett som registrerbare. Alle de nevnte registreringene er ordmerker, og gjelder for øl: Reg.nr. 163196 SKJÆRGÅRDSPILS Reg.nr. 226492 FJELLØL Reg.nr. 211032 MØRKETIDS-ØL Reg.nr. 211031 VINTERSOL-ØL Reg.nr. 211030 MIDNATTSOL-ØL Reg.nr. 224166 CHRISTIANIA-ØL Reg.nr. 197287 RAKØL
2. avd. sak nr. 7893 5 Alle de anførte merkene spiller på sted eller tid, og dermed en situasjon, hvor man kan nyte en øl. De sier ikke noe om øltypen/smaken på ølet, men de spiller på assosiasjonen som oppstår, i likhet med vår klients merke. Når det gjelder registrering nummer 197287 RAKØL, henspiller vel denne i motsetning til vår klients merke direkte på en bestemt matrett som ølet skal passe til, men den er likefullt funnet registrerbar. Vi kan ikke forstå at vår klients merke skiller seg vesentlig fra disse registreringene. Vi ber på denne bakgrunn Annen avdeling ta klagen til følge og sende varemerkesøknad 2005 04335 tilbake til Første avdeling for registrering og kunngjøring." Saken er deretter tatt opp til behandling i 2. avdeling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling har kommet til samme resultat som 1. avdeling. Etter varemerkelovens 13 første ledd første punktum kan et varemerke bare registreres dersom det er egnet til å skille søkerens varer fra andres. Etter varemerkelovens 13 første ledd annet punktum skal et varemerke nektes registrert hvis det er beskrivende for varer eller tjenester som omfattes av søknaden. Ved tolkningen av varemerkelovens 13 første ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (direktiv 89/104/EØF) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (forordning 94/40/EF), jf. Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON). Det følger av den tiende betraktning i fortalen til varemerkedirektivet, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være egnet til å garantere de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at disse, uten fare for sammenblanding, kan skjelne mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon, Sml. 1998 s. I-5507 (premiss 28) og C-299/99 Philips, Sml. 2002 s. I-5475 (premiss 30).
2. avd. sak nr. 7893 6 Bestemmelsene i varemerkedirektivets art. 3(1)(b) og (c) har som formål å sørge for at det ikke blir registrert varemerker som ikke kan realisere de nevnte formål, og skal dessuten vareta den allmenne interesse i at tegn som er beskrivende, eller som det for øvrig generelt er behov for å bruke i næringsvirksomhet, ikke blir belagt med enerett for en enkelt næringsdrivende (friholdelsesbehovet), jf. EU-domstolens avgjørelse i forente saker C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Sml. 1999 s. I-2779 (premiss 25), forente saker C-53/01 til C-55/01 Linde, Sml. 2003 s. I-3161, premissene 73 og 75), sak C-191/01 P, DOUBLEMINT, Sml. 2003 s. I-2447 (premiss 31) og Høyesteretts dom i Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON). Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, Sml. 2007 s. I-2883, og i betraktning av hvorledes gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide, Sml. 1998 s. I-4657. Merket i den foreliggende sak består av ordene GRILL og PILS, satt sammen på ordinær måte, og er et rent ordmerke. Ordmerket GRILLPILS ble av 1. avdeling nektet registrert fordi det er beskrivende for de varene det er søkt for, og således mangler nødvendig særpreg. Merket er søkt registret for øl i klasse 32. Søker anfører at merket har tilstrekkelig særpreg fordi det er et nyord som også er suggestivt for det å ta en øl ute på varme sommerdager, idet det gir assosiasjoner til sommer, sol og grilling. Annen avdeling er enig i at merketeksten består av et nyord. Etter 2. avdelings syn fremstår imidlertid det søkte merket som en ordinær sammenstilling av to beskrivende ord. Selv om sammenstillingen gir en ny helhet, må denne nye helheten sies å være beskrivende for sentrale egenskaper ved de varene merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C- 191/01 Doublemint. GRILLPILS er ikke bare egnet til å gi assosiasjoner til sol og sommer, men også til å angi at ølet passer til grillmat, selv om grillmat kan være ulike sorter mat. Merket anses dermed å være beskrivende for de varer det er søkt registrert for, og mangler av den grunn også det særpreget som er nødvendig for registrering. Etter dette blir 1. avdelings avgjørelse å stadfeste.
2. avd. sak nr. 7893 7 Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Ida M. Andrén (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Are Stenvik (sign.)