C o d e x A d v o k a t O slo AS Kristian Augusts gate 7b Pb. 8744 St. Olavs plass 0028 Oslo Tlf: 02469 Fax:22933851 Patentstyret Postboks 8160 Dep., N-0033 Oslo Email:oslo@codex.no Pr epost: post@ patentstvret.no. original m /vedlegg pr post Org.nr.: NO 995 684 926 MVA MEDLEM Advokatforeningen V år ref.: Deres ref.: Oslo, 568790/23368 6.4.2017 2017 " 04 10 Ansvarlig advokat: Espen Juul Haugan Tilsvar til adm inistrativ overprøving, vm reg 2 8 7 0 4 1, TUKTUK kom binert m erke Deres ref.: OP2017/00109 Registreringsnr.: 287041 Søknadsnr.: 201600873 Varemerke: TukTuk Innehaver: MOSBAKK HOLDING AS Kravstiller: ASIAN ENTERPRISES AS Svarfrist: 2017.04.14 Det vises til begjæring om administrativ overprøving fra Asian Enterprises AS (heretter Kravstiller), vedrørende varemerket TUKTUK kombinert merke, registreringsnummer 287041. Vart kontor bistår Mosbakk Holding AS (heretter Innehaver). Ytterligere korrespondanse bes stilet til vårt kontor. Bilag 1: Fullmakt Svarfrist er 14.04.2017 og dette tilsvar er således rettidig. 1. Innledning - Om partene 1.1 Ad Asian Enterprises A S /K ravstiller Kravstiller driver etter det opplyste en restaurant i Oslo. Selskapet hevder selv restauranten startet i 2013/2014. Ut ifra det vi kan forstå åpnet imidlertid restauranten først sommeren/høsten 2014. 1 ' '... www.codex.no I! 'i 1 selskap skatt avgift erstatningj arbeidsliv eiendom entreprise kontrakt rettigheter familie j g g Integrated Advisory Group International
På Kravstillers egne Facebooksider: www.facebook.com/tuk.tuk.tai står det følgende: 19. juni 2014 "Den 16. Juni åpnet Oslo's nyeste Thai Restaurant. Alle som liker ordentlig Thai m at anbefales å ta en tu r til Tuk Tuk Thai i Møllergata 8. Mitt mellom Stortorget og Youngstorget" Kjennetegnet som er brukt på vindusdisplay er: kombinertmerket TUK TUK THAI CAFE, med en "chilli" i figur, som element i logo. Restauranten må anses som en alminnelig liten thairestaurant med enkelt thaiinspirert inventar. Menyen til restauranten kan vanskelig oppfattes som annet enn å være tradisjonelle thairetter til alminnelige priser. Andre kjennetegn som er brukt er www.tuktukthaioslo.com. Domenet er slik vi kan se registrert 14.11.2014, av Yngve Thorstad. Fra nettjenesten "waybackmachine.org"- kan det imidlertid se ut som domenet/nettsiden ikke ble tatt i bruk før i 2016. På eget nettstedet står det - 2016. Bilag 2: utskrift fra waybackmachine
På Kravstillers nettside benyttes nå kjennetegnet: TUK TUK THAI RESTAURANT. Videre er domenet www.tuktukthaioslo.no. registrert 1.5.2016, av Inge Skoglund. Det er uklart om dette domenet har en relasjon til Kravstiller. Nettstedet på dette domenet gjelder en restaurant som heter "Tuktuksnadder" i Sandefjord, med helt annen meny og konsept. Bilag 3: utskrift av domeneopplysningerfortuktukthaioslo.com og tuktukthaioslo.no Nettstedet www.tuktukthai.com er for øvrig i bruk av en utenlandsk (Canadisk) thai-restaurant med samme navn og uten sammenheng med Kravstiller. Vi legger til grunn at Kravstiller ikke har noen norske domeneregistreringer som har vært i bruk for Kravstiller. Kravstiller har ingen firmaregistreringer. Ved søknadsinnsendelse for vm reg 287041, 25.01.2016, hadde Kravstiller ingen varemerkesøknader. Kravstiller er et lite selskap, som siden sommeren 2014, har drevet en liten thairestaurant i Møllergata i Oslo. Selskapet hadde i 2014 en omsetning på NOK 2,9 millioner og 2015 på NOK 4,7 millioner. Det er ukjent om omsetningen omfatter andre inntekter enn fra restauranten. Uansett dokumenterer dette beskjeden drift. Bilag 4: Regnskaper for Kravstiller I forhold til markedsføring, forstår vi det slik at Kravstiller selv ikke har brukt midler på markedsføring forut for søknaden til Innehaver, men fikk én omtale i Aftenposten sommeren 2014, samt én omtale i Dagsavisen, sommeren 2014. Videre har man en oppføring på Yelp.no, med noen få anmeldelser fra kunder, hvor første anmeldelse er slik vi kan se fra 1.5.2015, samt en firmaoppføring på Tripadvisor med kundeanmeldelser fra h-2014. Kravstiller har ikke hatt noen konsistent kjennetegnsbruk. Både Tuk Tuk Tai Oslo, Tuk Tuk Tai Restaurant, Tuk Tuk Tai Cafe, brukes om hverandre for restauranten. Kjennetegnsbruken har vært svært beskjeden, kortvarig og lokal. Markedsføring fra Kravstiller etter tidspunktet for innsendelse av Innehavers varemerkesøknad, eks statistikk fra Google i dag, er ikke relevant for vurderingen, jfr vml 16, l.ledd b) men er uansett åpenbart ikke tilstrekkelig for å anse Kravstillers kjennetegn som innarbeidet. "Direkte trafikk" som måles i Google, er for øvrig ikke besøkende som går direkte til nettstedet. Dette kan også være trafikk som går via andre kanaler, så lenge disse kanalene ikke er satt opp med sporing, eksempelvis via søk på thairestaurant i Trip Advisor. Vi antar at dette også kan være trafikk fra besøkende som har søkt etter Innehaver.
Det må etter dette være klart at Kravstiller ikke hadde noen innarbeidet varemerkerett eller andre kjennetegnsposisjoner, ved tidspunktet for Innehavers varemerkesøknad, ei heller i ettertid. Kravstiller har for øvrig ikke på noe tidspunkt tilskrevet Innehaver med innsigelse til Innehavers kjennetegnsbruk ei heller i forhold til administrativ overprøving. 1.2 Ad Mosbakk Holding A S /In n e h a v e r Innehaver driver restauranten TUKTUK i Sandvika i Bærum. Restauranten drives i samme lokasjon som SF Kino, i Sandvika kultursenter. Arbeidet med å realisere forretningsideen TUKTUK startet i februar 2015, ved å utarbeide budsjett, finansieringskalkyler og forretningsplan. Mosbakk hadde ingen erfaring fra restaurantbransjen fra tidligere, men hadde vært mye i Thailand. Da Innehavers arbeid med forretningsplan startet, hadde Kravstiller sin restaurant i Oslo kun vært i drift i ca 7-8 mnd. Arbeidet med en gjennomarbeidet forretningsplan og økonomiske budsjetter og kalkyler var viktig for å kunne få med seg en investor for å kunne iverksette restaurantprosjektet. I Sandvika var det før Innehavers oppstart ingen som tilbød eller spesialiserte seg på å servere ekte thaimat. Takeaway tilbudet i Sandvika var i stor grad begrenset til mindre sunne alternativer som hamburgere og pizza. Innehavers visjon var og er å tilby et sunt næringsrikt og smakfullt alternativ til annen hurtigmat. Forretningsideen støtter opp om denne visjonen ved å tilby et utvalg av Thailands 10 mest populære og tradisjonsrike retter, basert på en god balanse mellom ris, magert kjøtt, krydderurter og grønnsaker. 5 store aktører står for 57,4% av markedet for "fast-food" i Norge i dag, hvorav mattilbudet i all vesentlighet består av hamburgere, pizza, bakevarer og pølser. Dette til tross for at det er en vridning i dette markedet mot sunnere "fast food" som f.eks takeaway sushi og thai-mat. Det nye begrepet er fast casual - sunn "fast-food. Innehaver ønsket å imøtekomme dette markedet og ville samtidig ha en målrettet satsning i forhold til å tilby cateringtjenester til bedrifter og selskaper for å øke inntjening og lønnsomhet.
Navnet TUKTUK stammer fra et ønske om å finne et lett klingende ord som de fleste i Norge forbinder med Thailand. Innehaver ønsket et lettklingende navn som også kunne brukes konseptuelt. Etter en de! arbeid landet man på TUKTUK. Tuk-tuk er som kjent et tradisjonsrikt 3-hjulet taxi-kjøretøy, i Thailand. Bilag 5: Wikipedia Flere restauranter bruker en tuk-tuk som assosiasjon til Thailand, blant annet har også Oslos kjente Thai restaurant Yayas, en tuk-tuk inne i sin restaurant. Dette er altså ikke originalt i forhold til en thailandsk restaurant hvor man åpenbart ønsker å benytte kjente thailandske elementer for å assosiere mot segmentet thaimat. Eier av Innehaver, er bosatt i Sandvika, skulle etablere restaurant i Sandvika og var ikke kjent med restauranten Tuk Tuk Thai Cafe Oslo. Det er ikke korrekt, slik anført fra Kravstiller, at Espen Mosbakk og hans kone besøkte Tuk Tuk Thai Cafe Oslo, vinteren 2014-2015. Innehaver var ikke kjent med Kravstillers restaurant, på tidspunktet for varemerkesøknad. Innehaver startet arbeidet med forretningsplan, budsjett og konseptutvikling allerede i februar 2015. TUKTUK ble valgt som navn på prosjektet etter en vurdering av ulike navn. Domenene tuk-tuk.no og tuktuk.no var begge opptatt, men ikke i bruk. Etter forhandlinger med innehavere av begge disse, fikk man til slutt kjøpt domenet tuk-tuk.no. Varemerkesøknad for TUKTUK kombinertmerke (som denne administrative overprøving gjelder) ble søkt hos Patentstyret 25.1.2016. Registrert varefortegnelse er slik: 29 32 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 01; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fru ktd rikke r og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Serveringsvirksomhet. Restaurant/gatekjøkken/takeaway-tjenester av asiatisk og thailandsk mat i i
Merket ble registrert uten innsigelser eller mothold 10.5.2016, da det ikke fantes tidligere konkurrerende rettigheter hos Patentstyret. Bilag 6: utskrift fra Patentstyret Det fantes heller ingen tidligere firmaregistreringer for TUKTUK i Foretaksregisteret. Innehaver stiftet derfor TukTuk AS og TukTuk Sandvika AS i februar 2016. Begge firma ble registrert uten innsigelser. Bilag 7: utskrift fra Brønnøysund Innehaver sendte den 30.12.2016 også inn en varemerkesøknad for ordmerket TUKTUK, vm søknad 201615772, med slik varefortegnelse: 29 32 43 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, frosne, tørkede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 01; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Serveringsvirksomhet. Restaurant/gatekjøkken/takeaway-tjenester av asiatisk og thailandsk mat. Søknaden er under behandling hos Patentstyret. Restauranten ble åpnet i Sandvika 4.6.2016. Den har et lokalt marked, da den som nevnt ovenfor er samlokalisert med kinoen i Sandvika. Restauranten har 24 sitteplasser og må anses å være en liten restaurant. Restauranten har vært markedsført via Facebook, egne websider tuk-tuk.no, og gjennom media, blant annet artikkel i Budstikka 24.4.2016 og blogger på nett. På grunn av sin plassering er den godt synlig for alle kinogjester i Sandvika. Bilag 8: Artikkel fra Budstikka 24.4.2016 Innehaver har på kort tid fått et solid fotfeste og blitt meget godt kjent i Bærum og dette skyldes åpenbart ikke Kravstillers restaurant i Møllergata i Oslo. Posisjonen skyldes først og fremt det faktum at Innehavers restaurant er rett innenfor dørene til SF Kino i Sandvika slik at kinoens 300.000 besøkende per år må passere restauranten på vei inn, samt interesse fra media slik artikkelen fra Budstikka viser. Videre serveres god mat til gode priser, slik at restaurantens omdømme raskt har blitt spredt videre. Restauranten til Innehaver har snart 2000 følgere på Facebook.
Restauranten til Innehaver har et helt annet preg/konsept enn Kravstiller og det er åpenbart at Innehaver ikke har "kopiert" innredningen til Kravstiller, slik det anføres av Kravstiller. Bilder fra Kravstiller:
Bilder fra Innehaver: 8R UfS?' lift* Innehavers interiørkonsept for sin restaurant var å skape en thailandsk versjon av den amerikanske diner'en, hvorpå de klassiske Cadillac-setene er byttet ut med tuk-tuk-seter. Innehaver har altså et amerikanskinspirert thai- konsept,
sammenliknet med Kravstiller som har et meget tradisjonelt og autentisk Thailand-inspirert konsept. Innehaver har en spesiallaget tuk-tuk stående inne i restauranten som gjestene kan sitte i og spise. Kravstiller har motsetningsvis en tuk-tuk for bruk for utendørs transport på vei. Når det gjelder Innehavers meny, kan vi vanskelig se hvordan Kravstiller kan hevde at denne er kopiert etter etterliknet, da Innehavers visjon om å tilby et utvalg av Thailands 10 mest populære og tradisjonsrike retter, neppe er enestående for de som driver thailandsk restaurant. Videre er det å kunne velge mellom f.eks svin, kylling eller scampi som ingrediens i de ulike rettene helt vanlig praksis i det thailandske kjøkken. Det bemerkes for øvrig at Innehaver, som en del av sin forretningsplan i 2015 også gjorde en spørreundersøkelse blant befolkningen i Sandvika knyttet til meny. Bilag 9: Forretningsplan Både forretningsplan, valg av meny og konseptuell innredning underbygger at Innehaver er en seriøs aktør, som har utviklet både navn og konsept selvstendig og på ingen måte har snyltet eller ettergjort verken navn eller Kravstillers konsept. Innehaver driver sin restaurant i Bærum (Sandvika) i motsetning til Kravstiller som holder til på østkanten av Oslo. Man har åpenbart heller ikke kopiert noen logo, slik anført av Kravstiller. Kravstiller benytter følgende logo på sine nettsider: En ikke ulik logo men med "Café" i stedet for "restaurant" benyttes som skilt på bygget, vinduer og utendørs meny. Innehaver benytter følgende logo på sine nettsider:
Anførselen om at Innehaver gjør alt man kan for å forveksles med Kravstiller, faller åpenbart på sin egen urimelighet. Kravstiller har ikke opparbeidet noen goodwill eller kjennskap i markedet i tiden før Innehavers søknad og Innehaver har åpenbart bygget og bygger sin egen kjennskap til sin virksomhet i Sandvika, særlig hensyntatt sin gode eksponering mot alle kinobesøkende til Sandvika kino. 2. Sakens rettslige side Det er ovenfor dokumentert at Kravstiller ikke hadde noen rettighetsposisjon som kan hindre Innehavers søknad. Kravstiller sitt kjennetegn er ikke "godt kjent" som noens særlige kjennetegn i omsetningskretsen, jfr vml 3. Kjennetegnet er markedsført i svært liten grad og Kravstiller har ikke brukt midler på å markedsføre kjennetegnet. Kjennetegnsbruken er ikke konsistent, bruken er svært lokal, merket har svært liten, om noen, markedsandel, merket har vært brukt i svært kort tid og omsetningskretsen er bred for denne type alminnelige restaurant-tjenester. I Rettsdatas noter til varemerkeloven 3, uttales det følgende: "«Godt kjent» betyr at merket må ha fått en påtagelig goodwillverdi (O t.prp. nr. 59 (1994-95) s. 94-95). Dette kan være tilfellet selv om bare en begrenset del av omsetningskretsen kjenner merket. Se også O t.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 4 2. A t det er b en ytte t store beløp fo r å m arkedsføre m erket, b e tyr ikke nødvendigvis a t det er «godt kjen t». Avgjørende er re su lta te t, ikke forarbeidet. EF-domstolen har i sak C-275/97 Chevy uttalt seg om begrepet «særlig kjent» i varemerkedirektivet art. 5.2. Ifølge domstolen skal det tas hensyn til alle sakens relevante omstendigheter, således særlig «varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden i brugen av varemærket, samt størrelsen af de investeringer som virksomheten har foretaget for at fremme varemærket». De samme momenter er relevante for avgjørelsen av om merket er «godt kjent»." Det er etter dette åpenbart at merket ikke er innarbeidet for restauranttjenester. Det foreligger således ingen registreringshindring jfr, vml 16, 1. ledd a).
Det foreligger heller ingen krenkelse av vml 16, 1. ledd b). Det er her et vilkår for nektelse at søkeren "kjente til bruken", da søknad om registrering ble innlevert og må ha opptrådt "i strid med god forretningsskikk". Innehaver bestrider på det sterkeste at man "kjente til bruken" da søknad om registrering ble innlevert. Innehaver hadde ikke besøkt eller på annen måte vært kjent med restauranten forut for innsendelse av søknaden. Merket var ikke tidligere registrert i noen registre. Navnet for Innehaver ble utviklet etter egen navnevurdering. Det vil for øvrig påpekes at TUKTUK som navn på en thailandsk restaurant på ingen måte verken er unikt eller spesielt. Det er en rekke aktører som bruker Tuk Tuk som navn på thai-restauranter i ulike land, nettopp fordi det assosierer med Thailands mest kjente fremkomstmiddel. Nedenfor er noen eksempler på andre thai-restauranter som benytter Tuk Tuk som kjennetegn. Det understrekes at dette kun er noen eksempler og på ingen måte en uttømmende liste. http://www.tuktukmarbella.com/ http://www.tuktuk.com/ http://www.tuktuksac.com https://www.zomato.com/kuala-lumpur/thai-tuk-tuk-ialan-dutamas/info http://www.ordertuktuk.com/menu/ http://www.tuktukatl.com/ http://tuktukbistro.com/ https://www.tuktuknv.com/ https://tuktukonline.com/menu-food/ https://www.openrice.com/en/honqkonq/r-tuk-tuk-thai-central-thai-seafood-rll416 http://www.tuktukrestaurant.com/enq.html http://www.tuktukthaikitchen.com/en/contact/ http://www.tuktukthaistreet.co.nz/ http://www.tuktukthaicafeaustin.com/ http://www.tuktukthaitx.com/ https://www.iust-eat.co.uk/restaurants-tuktuk-thai-ch44/menu http://www.tuktukniseko.com/ http://www.tuktukthaibistro.com/ http://www.sandieaotuktukthai.com/ http://tuktukthairestaurant.com/menu.htm http://www.tuktukkitchen.com/ http://www.tuktukthaicuisine.com/ http://tuktuklaoandthai.com.au/ https://tuktukrocks.wordpress.com/menu-2/ Forretningsplanen og utformingen av restauranten i seg selv, viser dessuten at man på ingen måte har forsøkt å etterlikne eller assosiere mot Kravstiller. Verken meny, inventar eller konsept, trekker i retning av at man har hatt noe ønske om å assosiere mot Kravstiller. Tvert imot dokumenterer forretningsplan og design at konseptet er utviklet 100% selvstendig. Innehavers konsept er en mer moderne og amerikanskinspirert versjon av thairestauranter og skiller seg i så måte klart fra alle andre thairestauranter i Norge.
Formålet med 16, 1. ledd b), er å hindre at noen søker registrering for et merke man vet andre bruker, for å hindre denne andre aktøren i å fortsatt kunne bruke merket. Det er for øvrig etter 16, 1. ledd b), ikke nok at søker har vært kjent med den andre aktørens bruk. Det er også et krav at man har gjort dette for å illojalt blokkere den andre aktøren, jfr Rt 2006/1473 "Livbøye", jfr varemerkeforordningens krav om "bad faith", samt EU-domstolens sak C- 529/07/Lindt, som presiserer tolkningen av "bad faith". Det følger av Lindt at det ved vurderingen skal gjøres en helhetsvurdering hvor alle relevante faktorer skal hensyntas, jfr premiss 37. Det vises i denne forbindelse også til uttalelsene i Oslo tingretts dom av 24.10.2013, Optik Smart Eyes AB- Synoptik AS. Innehaver har ingen problemer med at det finnes en restaurant i Oslo som også benytter elementene Tuk Tuk. Innehaver ønsker på ingen måte noen konflikt med Kravstiller eller å skade deres virksomhet i Møllergata i Oslo. Innehaver har heller aldri gjort noen fremstøt mot Kravstiller for å forsøke å nekte Kravstiller å bruke Tuk Tuk i navnet på noen som helst måte. Registreringen er ikke gjort for å hindre Kravstiller, men kun gjort for å ta de alminnelige grep for å sikre eget konsept og varemerke, til bruk for egen virksomhet. Man har åpenbart heller ikke gjort noen registrering for å snylte på andres goodwill. Kravstillers bruk hadde kun vart noen måneder før Innehaver begynte å jobbe med navneprosess og forretningsplan for sitt konsept. Innehaver er på samme måte som Kravstiller en liten virksomhet og har selvsagt ikke hatt noen intensjon om å kunne risikere å komme i en navnekonflikt med en annen aktør. Innehaver har etablert navn og konsept i god tro. For ordensskyld bemerkes det at 16, 1. ledd b) for ethvert tilfelle ikke gir forbud mot bruk, kun registrering. Forbud mot bruk må vurderes av domstolene og ihht til markedsføringslovens regler i 25 og 30. Etter mfl 30 stilles det flere kumulative vilkår for forbud mot bruk, herunder at opptreden også må anses som en "urimelig utnyttelse av andres innsats eller resultater". Det må være klart at det i denne saken overhode ikke er gjort handlinger som kan anses som en urimelig utnyttelse av andres innsats eller resultater, hensyntatt både den svært korte varighet for Kravstiller sin bruk, det svært begrensede omfang av bruk, de manglende registreringer og manglende markedsføring av Kravstiller. Videre er det klar forskjell i konseptutforming og forskjell i geografisk område. Kravstiller markedsfører "oslo" i sitt domenenavn fwww.tuktukthaioslo.comj og gjør det klart på sine nettsider at de holder til i Oslo sentrum. Innehaver på sin side, gjør det uttrykkelig klart på sine sider (www.tuk-tuk.noj at restauranten er lokalisert i Sandvika, både ved adresse og kartoppføring på sine sider. Adressen fremkommer nederst på samtlige sider på nettstedet. Overskrift øverst på første side på Innehavers nettsted uttrykker også følgende:
"Du finner oss rett innenfor dørene p l SF kino i Sandvika". Nettstedene er for øvrig svært forskjellig, både i navnebruk, logobruk og designelemententer. Innehaver benytter en stilisert tuk-tuk i sin logo, Kravstiller benytter en "chili". Innehavers konsept står bunnsolid på egne ben og man har aldri gjort handlinger eller hatt behov for å "snylte" på arbeidet til andre, slik Kravstiller uriktig forsøker å fremstille. Så lenge det ikke foreligger handlinger i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven, kan det heller ikke legges til grunn at vilkåret om "ond tro" i varemerkelovens 16 1. ledd b) er oppfylt. 3. Påstand Med forbehold om ytterligere anførsler og bevis, nedlegges det etter dette følgende påstand: 1. Registreringen opprettholdes. 2. Asian Enterprises AS betaler Mosbakk Holding AS sine sakskostnader. * * * * Vi vil komme tilbake til sakskostnadenes størrelse og ber om å få fastsatt frist fra Patentstyret for innlevering av sakskostnadsoppgave. Med vennlig hilsen Codex Advokat Oslo AS E advokat ugan Direkte tlf: 92 80 62 22 E-m ail: espen.haugan@ codex.no Vedlegg: Kopi: som angitt Mosbakk Holding AS '1 i