Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8093 Søknadsnr. 200800751 Inngitt: 2008.01.17 Prioritet: 2007.08.20, 77/259.487 US Søker: Ole Henriksen of Denmark Inc., 8622 A West Sunset Boulevard, CA90069-2301 Los Angeles, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 20. oktober 2010, hvorved innkommet søknad om å få registrert ordmerket / ordsammenstillingen "NATURE SCIENCE BEAUTY WELLNESS" som varemerke ble besluttet avslått. Gjenpart av Første avdelings avgjørelsesprotokoll ble oversendt søkers norske fullmektig samme dag. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 17. januar 2008, med følgende kombinerte vare- og tjenestefortegnelse: Klasse 3: Ikke-medisinske hudpleiepreparater. Klasse 44: Helsespa-tjenester, nemlig kosmetiske tjenester for ansikt og kropp. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets Første avdeling ble anført at ordsammenstillingen "NATURE SCIENCE BEAUTY WELLNESS" mangler varemerkerettslig særpreg, og således er uregistrerbart i medhold av bestemmelsen i varemerkelovens 14. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. En avgjørelse fra Patentstyrets Annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd.
Annen avd. sak nr. 8093 2 Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 20. oktober 2010 hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Merketeksten består av ordene NATURE SCIENCE BEAUTY WELLNESS. Merkeelementet NATURE betyr natur, SCIENCE kan oversettes med vitenskap eller kunnskap, BEAUTY betyr skjønnhet og WELLNESS betyr velvære. Spørsmålet er om registrering skal nektes fordi merket er beskrivende og/eller ikke er egnet til å skille søkerens varer og tjenester fra andres og dermed mangler varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a) og 14 første ledd annet punktum. Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene. Merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere dets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 3 og 44 vil kunne være både næringsdrivende (f.eks. ansatte i en skjønnhetssalong eller på et parfymeri) og private sluttforbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Merket ønskes registrert for hudpleiepreparater og helsespa-tjenester. Fullmektigen hevder at flerordsmerket ikke gir noen mening i forhold til varene og tjenestene, og at sammenstillingen er uvanlig og original. Patentstyret har kommet til at merket vil oppfattes som beskrivende for varene og tjenestene. Merket kan enten oppfattes som naturvitenskap(lig) skjønnhetsvelvære eller som en oppramsing av ordene natur, vitenskap, skjønnhet og velvære. Teksten NATURE SCIENCE er enten egnet til å oppfattes som at søkers varer og tjenester er fremstilt gjennom naturvitenskaplige metoder eller at produktene inneholder naturlige ingredienser og er vitenskaplig fremstilt. BEAUTY WELLNESS angir at varene og tjenestene brukes for å oppnå skjønnhet og velvære. Etter Patentstyrets syn vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte betydningen av de dagligdagse ordene NATURE SCIENCE BEAUTY WELLNESS. Innenfor hudpleie er engelsk språk svært mye brukt. Dersom man for eksempel ser det søkte merket på en krukke med hudkrem eller utenfor en spa-salong, vil ordene oppfattes som kvalitetsangivende og formålsangivende. Merket anses beskrivende etter varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a). Fullmektigen viser til at det ikke foreligger noe friholdelsesbehov for uttrykket. Patentstyret har ikke anført at det foreligger et friholdelsesbehov for NATURE SCIENCE BEAUTY WELLNESS. Friholdelsesbehovet er et hensyn bak regelen om at beskrivende merker ikke skal registreres, men det er ingen nødvendig betingelse for å konstatere at et merke skal nektes registrert etter 14 annet ledd bokstav b. I dette tilfellet består merket av en oppramsing av beskrivende ord, og sammenstillingen tilfører ikke særpreg. Selv om det ikke er noe friholdelsesbehov for å sette ordene i akkurat denne rekkefølgen, vil ordene like fullt bli oppfattet som beskrivende for varene og tjenestene. Patentstyret har videre kommet til at merket mangler særpreg, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Betydningsinnholdet natur vitenskap skjønnhet velvære vil ikke bli oppfattet som en identifikasjon på kommersiell opprinnelse, men som en oppramsing av varenes
Annen avd. sak nr. 8093 3 og tjenestenes fremstillingsmåte, bruksområde og formål. Merket vil ikke sette forbrukeren i stand til å gjenkjenne varenes og tjenestenes opphav, og oppfyller ikke garantifunksjonen, som er et hovedformål med et varemerke, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-37/03 P, BioID, premiss 27. Fullmektigen hevder at Patentstyret tidligere har registrert liknende merker, og vi vil derfor kort kommentere disse sakene. Internasjonal registrering nr. 865721, THE SECRET OF NORDIC BEAUTY betyr hemmeligheten bak nordisk skjønnhet, og har et vagere betydningsinnhold som gir mer uklare forestillinger enn merket i den forestående saken. Det samme gjelder internasjonal registrering nr. 717502, SENSE THE SCIENCE, som kan oversettes til føl vitenskapen. Sistnevnte merke har dessuten en viss snert over seg, ved bokstavrimet mellom sense og science, som begge inneholder to S-lyder. Vi bemerker at registreringen nå er opphørt. Registrering nr. 227805, VITALITÈ NATURE, inneholder det bærende elementet VITALITE. Internasjonal registrering nr. 756012 NATURE PURE er grammatikalsk ukorrekt, og vurderingen er truffet for over 8 år siden. I internasjonal registrering nr. 888080 SUMMER BEAUTY, anses sammenstillingen med SUMMER å være tilstrekkelig distinktiv, siden sommer ikke er beskrivende for kosmetikk. Merket BEAUTY PROTECT (int. reg. nr. 831779) ble ansett suggestivt, da skjønnhetsbeskyttelse ikke er direkte beskrivende for kosmetikk, og sammenstillingen ikke er grammatikalsk korrekt. Med hensyn til internasjonal registrering nr. 838528 BEAUTY SOURCE, vil vi bemerke at det må regnes med en viss ustøhet i praksis. Dersom man legger vekt på tidligere registreringer, uten å ta hensyn til tidligere avslag, vil dette over tid gi et skjevt bilde av registreringspraksis som fører til en uholdbar fastlåsing av skjønnet. Vi vil nevne at følgende merker er avslått ved avgjørelse fra Patentstyrets første avdeling: nr. 200410960 IDEAL MATCH, nr. 200512337 HOUSE OF BEAUTY, nr. 200100194 NATURE S SECRET og nr. 200504018 NATURE SCIENCE. Alle disse merkene var søkt for blant annet skjønnhetsrelaterte varer i klasse 3. Patentstyret bemerker også at MAKEUP SO PURE YOU CAN SLEEP IN IT (klasse 3) er nektet av Patentstyrets annen avdeling (nr. 7502) fordi uttrykket beskriver en kvalitet ved kosmetikk og fremstår som en produktopplysning eller et reklameutsagn. Fullmektigen viser videre til at merket er registrert i USA og i OHIM. Om et konkret merke er registrerbart skal vurderes ut fra gjeldende regelverk og ikke ut fra hvilke merker som er registrert tidligere. Dette støttes av en uttalelse fra Førsteinstansretten i EU i de forente sakene T-324/01 og T-110/02, Axion SA og Belce, premiss 51. Domstolen fastslo at søknader om EUvaremerker skal vurderes etter EUs varemerkeforordning, og at det ikke er OHIMs tidligere praksis som er utslagsgivende for å fastlegge et merkes registrerbarhet. Førsteinstansretten har tidligere uttrykt det samme i avgjørelsen T-106/00 Streamserve, premiss 66. Vi viser også til EFdomstolens avgjørelse, C-363/99 Postkantoor, premiss 44, hvor det fastslås at det at et merke er registrert i ett medlemsland ikke skal være utslagsgivende for registrerbarheten i et annet land. Uttalelsen må tolkes slik at heller ikke praksis fra land utenfor EU er avgjørende for registrerbarheten i Norge. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merket er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 3 og 44, jf. varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a) og første ledd, og dermed må nektes registrert. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert."
Annen avd. sak nr. 8093 4 Søkers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom til Patentstyret den 20. desember 2010; rettidig. I klagen uttaler søkers fullmektig: "På vegne av varemerkesøker i ovennevnte sak, Ole Henriksen of Denmark, Inc., 8622 A West Sunset Boulevard, CA90069-2301 Los Angeles, USA, påklages Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 20. oktober 2010, hvor varemerket NATURE SCIENCE BEAUTY WELLNESS (søknad 200800751) ble nektet registrert, under henvisning til varemerkeloven 14 og manglende særpreg. Varemerket er søkt registrert for "ikke-medisinske hudpleiepreparater" i klasse 3 og for "helsespa-tjenester, nemlig kosmetiske tjenester for ansikt og kropp" i klasse 44. Patentstyrets begrunnelse for å nekte merket er at det mangler særpreg og må anses beskrivende. Vi ber med dette Patentstyrets annen avdeling om å foreta en fornyet prøving av varemerkets registrerbarhet. Vi mener første avdelings avgjørelse er utslag av en for streng distinktivitetsbedømmelse, og vil hevde at en merkets helhetlige fremtoning bør anses å passere den gjeldende minimumsterskel for særpreg som kreves for registrering. Første avdeling har vist til betydningsinnholdet i hvert av merkets enkelte ord. Vi bestrider ikke at hvert av merkets enkeltelementer kan tillegges betydningsinnhold, men er uenig i at dette kan være avgjørende for å anse merket i sin helhet som uregistrerbart. Det er helhetsinntrykket som kjennetegnet gir som må være avgjørende for registrerbarheten, og i et slikt lys bestrides det at merket kan anses beskrivende. Ordene fremstår med en tilfeldig innbyrdes plassering, og det er ikke et tydelig budskap eller noen meningsbærende setning som publikum presenteres for. Videre mener vi at så vidt mange ord som her er sammenstilt, uten at sammenstillingen i seg selv er meningsbærende, ytterligere bidrar til at kjennetegnet helhetlig sett ikke har deskriptiv karakter. Flerordsmerket NATURE SCIENCE BEAUTY WELLNESS kan nok vekke assosiasjoner i forskjellige retninger, men særlig mengden av forskjelligartede ord gjør det vanskelig å se grunnlag for registreringsnektelse uansett hvordan hvert enkelte av ordene kunne blitt bedømt for seg. Man får ikke noen direkte oppfatning om varene eller egenskaper eller formål med varene gjennom kjennetegnet, og noen nevneverdig innsnevring av andre forretningsdrivendes markedsføringsmuligheter innen bransjen kan en registrering av dette konkrete merket ikke innebære. Når det gjelder spørsmålet om generelt manglende særpreg, anfører vi også at første avdeling har bedømt angjeldende merke for strengt. Merket består av flere ord, og det må anses å skille seg klart fra vanskelig uttalbare tegn, typisk i form av flere eller færre tall og/eller bokstaver som vanskelig vil kunne feste seg hos forbrukere, og det skiller seg også fra helt platte og dagligdagse ord. Det er en utydelighet i merket som vil kunne skape undring når det brukes som varekjennetegn, og i en slik sammenheng er ordsammenstillingen virkningsfull og egnet til å feste seg i bevisstheten.
Annen avd. sak nr. 8093 5 Vi vil også vise tit et lite utvalg ordmerker som tidligere er godtatt til registrering av Patentstyret, og som etter vår oppfatning understøtter at det søkte merket ikke bør kunne nektes registrert under henvisning til vml. 14. SCIENCE PLAN ACTIVE BALANCE (252762) SCIENCE PLAN EARTH S BEST (216798) PRINCIPAL SECRET BOTANICAL DEDICATED TO YOUR HEALTHY BEAUTY (252864) PRINCIPAL SECRET BOTANICAL RADIANT RECOVERY SMOOTH SKIN SCRUB (254023) EVERYDAY HOT TUBS GET INTO IT' (241786) WELLNESS PROMOTION/WELLPRO (213611) COLORSTAY STAY NATURAL (IR 804214) EXTASE EXOTIC NATURE (IR671573) MEGASTRONG NATURAL IMPRESSIONS (229891) CAPTIVATING COLOR POWERHOUSE SKIN CARE (237667) SKIN ILLUMINATING COMPLEX (207628) 2ND SKIN QUICK HEAL (212516) BEAUTY PROTECT (IR 831779) BEAUTY SOURCE (IR 838528) NATURE PURE (IR 756012) Etter vår vurdering er angjeldende merke mer særpreget (iallfall ikke mindre særpreget) enn flertallet av ovennevnte registreringer, som kun representerer et nokså tilfeldig utvalg av illustrasjoner på merker som tidligere har passert minimumsterskelen for særpreg. Vi mener for øvrig at eksemplene angir merker som tidligere korrekt har blitt ansett særpreget, i kraft av sine helhetlige fremtoninger. Til sist vil vi for øvrig fremheve at det søkte merket tidligere er blitt akseptert til registrering som CTM av OHIM, og det er også godtatt i USA. Vi anmoder etter dette om at første avdelings avgjørelse oppheves, og at det søkte merket føres inn i varemerkeregisteret." Den 2. januar 2011 ble faktura pålydende gjeldende gebyr (avgift) for klage til Patentstyrets Annen avdeling utstedt og sendt til søkers fullmektig, jf. varemerkelovens 50 annet ledd og avgiftsforskriftens 50. Betalingsfristen var i fakturaen satt til 4. februar 2011. Klagegebyret (klageavgiften) er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 21. januar 2011; innen fakturafristens utløp. Etter å ha konstatert at alle vilkårene for å behandle klagen var oppfylt, jf. varemerkelovens 50 og 51 annet ledd, tok Patentstyrets Første avdeling saken opp til ny vurdering i lys av den innkomne klage av 20. desember 2010
Annen avd. sak nr. 8093 6 Den 14. februar 2011 konkluderte Første avdeling med at klagen ikke klart kunne føre frem, og fant derfor hverken å kunne oppheve eller endre sin tidligere beslutning av 20. oktober 2010. I sitt notat til Annen avdeling uttaler Første avdeling: "Notat vedrørende klage til Annen avdeling. Vi viser til klage til Annen avdeling i ovennevnte varemerkesak. Første avdeling har vurdert klagen og finner det ikke klart at den vil føre frem etter varemerkeloven 51 annet ledd første punktum. Klagen oversendes derfor til Annen avdeling for behandling, jf. varemerkeloven 51 annet ledd andre punktum." Sakens dokumenter ble deretter oversendt Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling. Annen avdeling kan også i det vesentlige slutte seg til Første avdelings begrunnelse, likevel slik at Annen avdeling vil reservere seg med hensyn til enkelte av Første avdelings bemerkninger om tidligere registreringer. Det sentrale er, slik Annen avdeling ser det, at enkeltstående registreringsavgjørelser ikke kan være retningsgivende for senere saker. Det er den generelle distinktivitetsnormen som kan utledes av særlig EU-domstolens og Høyesteretts praksis, som må legges til grunn for avgjørelsen. Slik Annen avdeling ser det, er Første avdelings avgjørelse i nærværende sak i godt samsvar med den distinktivitetsnormen som må legges til grunn. Søkeren fremhever i klagen at «særlig mengden av forskjelligartede ord gjør det vanskelig å se grunnlag for registreringsnektelse». Annen avdeling kan ikke se at antallet ord i seg selv er egnet til å tilføre merket distinktivitet. Når flerordsmerker som har karakter av slagord, i en del tilfelle anses som distinktive, er det som regel fordi ordsammenstillingen utgjør en meningsbærende setning som ikke er beskrivende for de aktuelle varene. En ren oppramsing av beskrivende ord
Annen avd. sak nr. 8093 7 vil ofte ikke og heller ikke i dette tilfellet ha en større distinktiv evne enn ordene hver for seg. I slike tilfelle vil distinktiviteten ikke øke med antallet ord. Mot denne bakgrunn blir Første avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.)