Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7687 Reg. nr. 225 486 Søknad nr. 2003 06857 Innehaver: Hoopoe Wines SL, Madrid, Spania Fullmektig: Helge Wiig AS, Sandnes Innsiger: Consejo Regulador de Denominación de Origen Calificada Rioja, Logroño, Spania Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 22. desember 2009 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 26. juni 2006, hvorved tidligere beslutning om å registrere ordmerket "LA RIOJANA" ble fastholdt mot innsigelse. Avgjørelsen ble meddelt de to partenes fullmektiger samme dato. Merket er registrert med varefortegnelsen: Klasse 33: Rødvin, hvitvin, musserende vin. Innsigelsen var begrunnet med at ordmerket "LA RIOJANA" er egnet til å forveksles med innsigers norske fellesmerkeregistrering nr. 520485 (19823036), et kombinert merke inneholdende teksten "RIOJA CONSEJO REGULADOR DENOMINACION ORIGEN", registrert for varen "viner (unntatt medisinske) fra Riojadistriktet" i klasse 33, og således uregistrerbart i medhold av varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6, jf. fellesmerkelovens 2. Videre ble anført at merket "LA RIOJANA" er egnet til å forveksles med innsigerens merke "RIOJA", som hevdes å være innarbeidet som kjennetegn for varen "vin", jf. varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 2, 4 og 6. Avbildning av innsigers fellesmerkeregistrering, samt de tilhørende bestemmelser, er gjengitt nedenfor. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren.

2. avd. sak nr. 7687 2 Fellesmerkereg. nr. 520485 (19823036) Bestemmelsene for bruken av merket lyder som følger: "Retten til å benytte merket tilkommer kun virksomheter som er registrert hos og godkjent av CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGIN RIOJA. Merket må kun anvendes i overensstemmelse med gjeldende regler fastsatt av CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINA- CION DE ORIGIN RIOJA. Registrerte brukere er forpliktet til å betale en nærmere fastsatt avgift for retten til å bruke merket. Den i punkt 1 og 2 nevnte myndighet har rett til å inspisere registrerte brukeres virksomheter, samt rett til å kontrollere produktenes kvalitet og markedsføring. Brudd på gjeldende bestemmelser kan medføre advarsler, bøter samt eventuell tilbaketrekking av retten til å bruke merket." Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. I 2. avdelings avgjørelse nr. 3944 er det slått fast at "som utgangspunkt må spørsmålet om forvekselbarhet vurderes på samme måte hva enten det dreier seg om kollisjon mellom to varemerker, eller det dreier seg om kollisjon mellom et varemerke og et fellesmerke, jfr. fellesmerkeloven 2 og Innstilling til lov om fellesmerker " Innsigers fellesmerke er registrert for "viner (unntatt medisinske) fra Riojadistriktet" i klasse 33, mens søkerens merke gjelder "rødvin, hvitvin, musserende vin" i samme klasse. Det foreligger følgelig vareoverlapping, og graden av merkelikhet, samt merkenes distinktive karakter blir avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. Søkerens merke er et ordmerke som består av teksten LA RIOJANA. Dette er spansk og er bestemt hunkjønnsform for noe som har opprinnelse fra RIOJA. På norsk vil dette bli "riojaneren." Innsigerens kombinerte fellesmerke består av en figur som likner et segl eller en etikett med bilde av et vinblad og en drueklase. I midten står det skrevet RIOJA med store bokstaver. RIOJA er et svært kjent vindistikt i Spania. I rammen rundt, står teksten CONSEJO REGULADOR DENOMINACION ORIGEN. CONSEJO REGULADOR er en spansk betegnelse på et råd som regulerer bestemmelsene om dyrkning og vinproduksjon i et område. DENOMINACION ORIGEN er en uvesentlig endring av "Denominación de Origen" som er et spansk lovverk som bl.a. garanterer vinens opprinnelse. Dette følger av vinleksikon på www.arcus.no.

2. avd. sak nr. 7687 3 Innsigerens merke består følgelig av tekstelementer som er rent beskrivende, og som det ikke er gitt enerett til. Merkets distinktivitet ligger i sammenstillingen av teksten med figurelementene. Det er elementet RIOJA som går igjen i søkerens merke, ved at dette i sin helhet tas opp i ordet RIOJANA. Ut over dette er det ingen likheter mellom merkene, og Patentstyret kan derfor ikke se at de er forvekselbare. Innsigerens fullmektig har anført at alle viner som inneholder den geografiske betegnelsen Rioja, herunder Riojana må ha godkjennelse fra innehaveren av fellesmerket for å kunne selges som vin fra Riojadistriktet. Søker er ikke medlem av innsigerens organisasjon, og vinen er dermed ikke kontrollert, og søkeren kan ikke bruke merket RIOJA eller betegnelsen RIOJANA. Patentstyret anser at det ved registrering ikke er gitt noen enerett til tekstelementene i seg selv, da disse er rent beskrivende. Det er merket som helhet det er gitt enerett til, og det er dette andre enn innsigerens medlemmer ikke kan bruke. Alle som tilbyr vin med opprinnelse fra det geografiske området RIOJA, må etter varemerkeloven kunne angi at deres varer kommer derfra, og må kunne bruke dette beskrivende elementet som en del av sitt varemerke. Innsigerens fullmektig har anført at ordmerket RIOJA skulle være innarbeidet, og at søkerens merke er forvekselbart med dette. Det er vist til en markedsundersøkelse fra ACNielsen og lagt ved en omtale av denne som dokumentasjon. Til dette vil Patentstyret bemerke at et merke som angir et stedsnavn kan innarbeides, men det krever da en innarbeidelse som er så massiv at stedsnavnet på en måte fortrenges ved at det får en ny betydning - såkalt "sekundærbetydning". Dette fremgår blant annet av 2. avdelings avgjørelse nr. 7128 (Oslo lufthavn). Noen slik innarbeidelse er ikke sannsynliggjort i forhold til det her søkte merket. Det dokumenteres at RIOJA er kjent som vindistrikt, men ikke som noens særlige kjennetegn. Vi kan heller ikke se at undersøkelsen viser noe om hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter RIOJA. RIOJA anses følgelig ikke innarbeidet som ordmerke, og det er derfor ikke nødvendig å vurdere om dette ville vært forvekselbart mer det søkte merket LA RIOJANA. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket LA RIOJANA ikke er egnet til å forveksles med det registerte fellesmerket med registreringsnummer 520485 i den alminnelige omsetningen når de brukes for vin, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Beslutning: Registreringen opprettholdes i sin helhet." Innsigerens klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 22. august 2006. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 6. september 2006, innen fakturafristens utløp. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I klagen til 2. avdeling, hvor innsigeren har anført flere nye rettgrunnlag til støtte for kravet om opphevelse av registreringen, uttales: "Med dette opplyses at avgjørelse av Patentstyrets Første avdeling av den 26. juni 2006 innklages av innsigeren til Patentstyrets Annen avdeling i henhold til varemerkelovens 22, 2 ledd samt 22a. Det bes om tilsendelse av faktura for avgift NOK 2600.

2. avd. sak nr. 7687 4 Innsigeren er helt uenig i avgjørelsen fra Patentstyrets første avdeling og i den begrunnelse som er angitt for avgjørelsen. Dette kommer vi nærmere inn på i avsnittet Sakens kjerne. Spesielt er man uenig i at alle som tilbyr vin med opprinnelse fra Spania skal ha en rett til å benytte Rioja som del av eget varemerke. I denne sammenheng vil vi nevne at søkeren ikke har påvist at hans vin stammer fra Rioja distriktet. Det må bero på en misforståelse eller skyldes uvitenhet eller villfarelse med hensyn til de lovregler som gjelder opprinnelsesangivelser for vin, når Patentstyret legger til grunn at søkerens viner er fra Rioja. Bakgrunn Innsigeren Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada RIOJA er et spansk offentlig organ, som er den eneste kompetente myndighet som kan bestemme over bruken av og forsvare bruken av det geografiske navnet Rioja. Lov nr. 24/2003 av 10. juli regulerer bruk av varemerke for vingårder og -anlegg samt vin. I henhold til article 13 i denne loven kan vin produsert i Spania klassifiseres i de følgende nivåer: Table wines Quality wines manufactured in a specific region, which can be classified in the following levels: Quality wines with geographic indication. Wines with denomination of origin. Wines with qualified denomination of origin. Wines of payments. Det høyeste nivået for beskyttelse har viner med kvalifisert opprinnelsesangivelse og lavest er table wines. Sistnevnte viner kan i henhold til ovenfor nevnte lov ikke benytte geografiske opprinnelsesangivelser, fordi disse ikke oppfyller kravene til kvalitet og heller ikke er undergitt noen form for kontroll. I følge article 17 i nevnte lov kan geografiske navn som er beskyttet som opprinnelsesnavn kun benyttes for varer som er alminnelig kjente og de kan ikke eies av private, selges, overdras eller beskattes. Når nivå Wines with qualified denomination of origin er oppnådd og beskyttelse er gitt i henhold til nevnte lov, kan vedkommende geografiske opprinnelsesangivelse benyttes som del av varemerke og kun for slike viner. (article 18) I henhold til article 22 vil navnet på områder, lokaliteter eller spesielle steder som har blitt anerkjent og utnevnt administrativt, anses som opprinnelsesangivelse under de følgende vilkår: To have been elaborated in the specific region, locality or place with grapes coming from them. To have high reputation in the trade due to their origin. Their quality and characteristics are due fundamentally or exclusively to the geographic environment. I henhold til samme article 22 i vedkommende lov skal bestyrelsen av opprinnelsesangivelsene overlates til et offisielt orgen kalt CONSEJO REGULADOR.

2. avd. sak nr. 7687 5 I henhold til spansk lov er Rioja en slik opprinnelsesangivelse, se for eks. www.cerespain.com Det er således slik at i henhold til spansk lov kan kun naturlige eller juridiske personer som har vingårder eller innstallasjoner registrert i registrene som bestyres av vedkommende distrikts Consejo Regulador, produsere druer som er bestemt for produksjon av viner på nivået Qualified denomination of Origin of Rioja og kun disse kan angi Rioja som del av varemerke. Det skal for øvrig vises Eu s rådsforordning article 52 i Council Regulation No. 1493/1999, der det fremheves at hvis en bestemt stat eller et land fastsetter navnet på et spesielt område som wine of quality produced in a determined region, skal det samme navnet ikke benyttes for å betegne varer innenfor vinsektoren som ikke kommer fra området, og/eller benyttes for varer som ikke er betegnet med dette navnet i henhold til den gjeldende fellesskapslov eller nasjonal lov. I henhold til Commission Regulation No. 753/2002, er inkludering av betegnelser som er egnet til å villede forbrukeren og som bidrar til at forbrukeren tror han eller hun konsumerer vin av en spesiell kvalitet, når dette ikke er tilfellet, forbudt. Det vises også til ADPIC avtalen av WTO som etablerer en tilleggsbeskyttelse for geografiske betegnelser på viner eller musserende viner. I henhold til denne avtalen skal medlemmer etablere lovlige måter for interesserte parter hva angår bruk av geografiske angivelser som skal identifisere slike viner som ikke kommer fra vedkommende sted som er undergitt beskyttelse for vedkommende geografiske betegnelse. Endelig vises til Sentence of the Community Court Justice av 16. mai 2000 vedrørende article 34 i EC Treaty i sak C-388/95, se vedlagt premiss 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Vi peker spesielt på 54, 55, 57 og 58. Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja er et organ som sorterer under Spanish Minister of Agriculture, Fishing and Feeding. Det er med andre ord dette departement som har delegert myndighet til Consejo Regulador. Sist nevnte er med andre ord ikke en privat organisasjon slik det synes som om Patentstyrets første avdeling har lagt til grunn. Det dreier seg om en offentlig etat. Dette er den eneste myndighet som i Spania har rett til å godkjenne viner for markedsføring med opprinnelse fra La Rioja eller Rioja. Bortsett fra Consejo Regulador (innsigeren) har ingen i Spania rett til å tilby viner med angivelse som antyder at de kommer fra eller har sin geografiske opprinnelse fra det geografiske området La Rioja eller Rioja. I følge spansk lov vil en slik merking ifølge innsigeren innebære bedrageri. Innsigeren er den eneste eier av det registrerte merket Rioja og den eneste instans som rettslig sett har lov til å bruke merket. Dette innebærer at hvis et firma ønsker å markedsføre vin med at det stammer fra Rioja eller La Rioja, må vedkommende oppfylle kravene og kontrollene som fremgår av gjeldene forskrifter fra Denominación de Origen Calificada RIOJA. For ordens skyld vedlegges en liste over viner fra Rioja distriktet som markedsføres i Norge og som er godkjent av innsigeren, vinprodusent er angitt til venstre og varemerke til høyre. Sakens kjerne I henhold til gjeldende regelverk vil innsigeren derfor påstå at kun vin produsert av de vingårder som er registrert i Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada RIOJA og som er under kontroll og overvåking av samme, har rett til å benytte den geografiske

2. avd. sak nr. 7687 6 opprinnelsen Rioja eller La Rioja. Det finnes ifølge innsigeren ingen vin, unntatt de som produseres under de vilkår som fastsettes av Consejo Regulador, som er fra Rioja eller La Rioja. Vin som ikke er produsert under de vilkår som gjelder for bruken av betegnelsen La Rioja, er såkalte table wines og det finnes ingen kontroll som gjør det mulig å bestemme opprinnelsen for slike viner. Table wines er vin av meget dårligere kvalitet enn de som er beskyttet av innsigeren, og disse er produsert eller blandet i anlegg som er andre enn de vingårder eller vinanlegg som er registrert hos innsigeren og undergitt innsigerens beskyttelse. Ettersom Hoopoe Wines, SL ikke er et vinanlegg i Denominación de Origen Calificada Rioja (slik det fremgår på en av sidene på innpakningsboksen for vinen La Riojana), se vedlagt, og ettersom det ikke foreligger bevis for at firmaet har anmodet om å produsere vin av en type som de som kan beskyttes av Denominación de Origen Calificada Rioja, er det åpenbart at vinen under merket La Riojana er en såkalt table wine, som det er umulig å bevise den geografiske opprinnelsen til. Normalt er table wines en blanding av viner av lav kvalitet og av viner som stammer fra mange områder, fra innhøstninger fra forskjellige år samt av forskjellige kvaliteter. Derfor kreves ikke tapping på flasker. Det er ifølge innsigeren mulig å tappe slike viner i plastbeholdere eller i beholdere av laminert plast. Det er med andre ord ikke mulig å fastslå fra hvilke geografiske områder slike viner kommer. Det finnes ikke noen kontroll eller garanti som forsikrer konsumenten om at vinen kommer fra for eksempel La Rioja eller andre regioner i Spania. På den annen side er det en betingelse for viner som kommer fra La Rioja at de har garantimerker, nummererte etiketter, som er utstedt av Consejo Regulador. Deres tilstedeværelse på flasken er et bevis for at produktet holder den kvalitet som er nedfelt i lovverket og som kreves av Consejo Regulador. Alle viner som stammer fra Rioja og som derved er beskyttet etter nevnte regler skal for øvrig angi på etiketter at det dreier seg om en vin fra Deniminación de Origen Calificada Rioja sammen med navn og varemerke for den vinprodusent som er registrert i Denominación de Origen Calificada Rioja. Ingen av disse elementer kan ses på forpakningen for La Riojana, nettopp fordi den produsent som produserer denne vinen ikke er en av vinprodusentene registrert hos Consejo Regulador. På den annen side er Rioja og Riojana synonymer. Rioja er navnet på den kvalitetsvin som produseres i den spanske regionen med dette navn og som stammer fra Rioja og som for øvrig altså er beskyttet av Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja. La Riojana gir på spansk referanse til en person (hun) eller en ting eller noe som stammer fra Rioja (eks.vis vin vindrue fra Rioja). Begge navnene har således samme betydning hva angår de nevnte varer, de gir kun anvisning på at produktet stammer fra Rioja. På denne bakgrunn synes det åpenbart at bruken av navnet La Riojana er egnet til å villede den relevante omsetningskretsen med hensyn til produktets geografiske opprinnelse, jfr. Varemerkelovens 14, 1. ledd nr. 2. Registrering av La Riojana vil også være i strid med bestemmelsen i varemerkelovens 14, 3. ledd, der det fremgår at For vin og brennevin kan det ikke registreres varemerker som består av eller inneholder geografiske vin eller brennevinsbetegnelser, med mindre varen har den geografiske opprinnelsen som betegnelsen utpeker. Søkerens vin er en såkalt table wine som det ikke er mulig å bevise opprinnelsen til. I følge nasjonal spansk lov har søkeren ikke rett til å bruke Rioja eller La Rioja i sitt varemerke. La Riojana omfatter La Rioja i sin helhet og kan ikke

2. avd. sak nr. 7687 7 tillates benyttet fordi det indikerer en opprinnelse fra Rioja eller La Rioja, en opprinnelse vedkommende viner åpenbart på grunn av regelverket ikke har. Det beror således på en misforståelse fra Patentstyrets side når det i sin argumentasjon uten videre går ut i fra at søkerens vin stammer fra Rioja eller La Rioja, jfr. uttalelsen Alle som tilbyr vin med opprinnelse fra det geografiske området RIOJA, må etter varemerkeloven kunne angi at deres varer kommer derfra, og må kunne bruke dette beskrivende elementet som del av sitt varemerke. Videre vil vi hevde at i relasjon til viner vil La Riojana fremstå som en ren opprinnelsesangivelse, med andre ord merket gir anvisning på en vin som stammer fra Rioja. Dette fordi La Rioja et så vidt kjent vindistrikt at La Riojana, når det benyttes for vin, i relasjon til den norske omsetningskretsen ikke gir andre assosiasjoner enn nettopp til La Rioja. Merket bør således også nektes registrering i henhold til varemerkelovens 13, 1. ledd. Endelig er det innsigers oppfatning at Patentstyrets førte avdeling har tatt feil når det hevder at det ikke foreligger forvekselbarhet mellom søkers og innsigers merke. Hvis søkers merke overhodet er distinktivt, vil vi peke på at dominanten i innsigers fellesmerke nr. 520485 åpenbart er betegnelsen RIOJA. Det er ved denne betegnelse merket vil bli gjenkjent og uttalt av den relevante norske omsetningskrets. Tilsvarende vil merket La Riojana kun gi assosiasjoner til Rioja (jfr. betydningen person eller ting eller noe, eks.vis vin, vindruer eller lignende fra Rioja). Begrepene gir med andre ord samme assosiasjoner. Visuelt og fonetisk er likheten mellom La Riojana og Rioja stor. Selv om Rioja er en geografisk betegnelse, er ordet Rioja dominanten i innsigerens merke og dette må derfor tillegges vekt i forvekselbarhetsvurderingen. Det er fast praksis for å tillegge også uregistrerbare elementer i et varemerke vekt ved forvekselbarhetsvurderingen. Det skal på denne bakgrunn fastholdes at det foreligger en fare for at den som står overfor merkene, vil tro begge merker stammer fra Consejo Regulador Denominación de Origen Calificada RIOJA eller fra registrerte vingårder hos denne offentlige etaten, med andre ord fra samme kommersielle opprinnelse. Registrering av LA RIOJANA er således i strid med registreringsforbudet i varemerkelovens 14, 1. ledd nr. 6. Det er på denne bakgrunn vi vil anmode Patentstyrets annen avdeling om å ta klagen tilfølge og oppheve registreringen av LA RIOJANA, da merket for det første er villedende jfr. varemerkelovens 14, 1. ledd nr. 2, samt uregistrerbart i henhold til varemerkelovens 14, 3. ledd og dessuten uregistrerbart i henhold til varemerkelovens 13. 1. ledd samt i strid med registreringsforbudet i 14. 1. ledd nr. 6." Ved brev av 25. august 2006 ble gjenpart av innsigers klage oversendt merkehaver til uttalelse. Ved svarfristens utløp var ikke innkommet noen imøtegåelse fra merkehaver, og saken er deretter tatt opp til behandling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn 1. avdeling.

2. avd. sak nr. 7687 8 Annen avdeling kan slutte seg til 1. avdelings vurdering om at det omsøkte merket og det motholdte merket ikke er forvekselbare. Det vises i denne forbindelse særlig til at merkeelementet RIOJA er beskrivende for en mulig geografisk opprinnelse til de varer merket er registrert for. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor ikke oppfatte felleselementet RIOJA som uttrykk for at varene har samme kommersielle opprinnelse. Etter 2. avdelings oppfatning er også det omsøkte merket LA RIOJANA klart opprinnelsesangivende. Merkets språklige betydning er den eller det som kommer fra Rioja, og uansett om man tilkjenner en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen spanskkunnskaper, vil det være naturlig for gjennomsnittsforbrukeren å gå ut fra at merket angir at vinen kommer fra Rioja. Av denne grunn foreligger absolutt registreringshinder etter varemerkelovens 13 første ledd, jf. f.eks. forente saker C-108/97 og C-109/97, Sml. 1999 s. I-2779 (CHIEMSEE). I tillegg må merket slik det er søkt anses som egnet til å villede med hensyn til varenes geografiske opprinnelse om det brukes for vin som ikke er fra Rioja-distriktet, og dermed være uregistrerbart også etter varemerkelovens 14 første ledd nr. 2. Det avsies slik kjennelse: Registreringen oppheves. Ole-A. Rognstad (sign.) Ida Andren (sign.) Are Stenvik (sign.)