FON-SAK NR: 67/2010 SAKSANSVARLEG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLAR: ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA Sak 67/2010 Retningslinjer for kommersialisering på UMB Dokument: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Utkast til Retningslinjer for kommersialisering på UMB Forslag til vedtak: 1. FONs kommentarer og synspunkter til utkast til Retningslinjer for kommersialisering på UMB innarbeides i et nytt forslag til retningslinjer som legges fram til behandling i FON. Ås, 24.11. 2010 Ragnhild Solheim Forskningsdirektør
SAKSFRAMLEGG FON 67/2010 1 Bakgrunn Det vises til FON sak 49/2010 (FON-møte 12.10.2010) Kommersialiseringspolicy - foreløpig drøfting samt vedtak i saken; a) Forskningsavdelingen utformer forslag til en kommersialiseringspolicy basert på Forskningsdirektørens vurdering og diskusjon i møtet. b) Utkastet legges fram i FON på et senere møte. I saksframlegget ble det lagt vekt på at man burde se til universiteter som har lenger erfaring og som regnes som gode på kommersialisering av FoU. Det ble som et eksempel trukket fram MITs kommersialiseringspolicy. MIT er rangert som en av de beste universitetene i USA på kommersialisering, men som også er en av verdenes ledende forskningsuniversiteter. Noe suksessen, ifølge dem selv, skyldes at de makter å skille akademi fra kommersialisering av FoU. Forskningsdirektørens anbefaling var bl.a at MIT makter å; ikke forkludre de vitenskapelige ansattes akademiske arbeid med deres eventuelle involvering i kommersialiseringsaktiviteter. At MITs involvering i etablering av spin-off selskaper holdes på armlengdes avstand fra universitetets kjernevirksomhet. At de tiltross for en streng politikk på dette området også framstår som en av de aller fremste universitetene i verden når det gjelder teknologioverføring. Forskningsdirektøren anbefaling var at flere av elementene i MITs policy burde bygges inn i UMBs retningslinjer. Forskningsavdelingen har fulgt dette opp i det forliggende utkast til retningslinjer, man har også studert retningslinjer ved mange andre universiteter i utlandet (University of California, University of Colorado, University of Oxford, University of Edinburgh, men også universiteter her hjemme i Norge). Noe av retningslinjene fra disse universitetene er også tatt med her. Vi viser også til at FON og US har nylig behandlet; Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner og Arbeidsgivers rett til arbeidsresultater. (jfr. US sak 147/2010). Dokumentene er klargjørende i forhold til hvilke rettigheter og plikter ansatte og UMB har i forhold til kommersiell utnyttelse av arbeidsresultater. Dokumentene sier imidlertid svært lite om hvor langt ut i en kommersialiseringsprosess UMB skal engasjere seg og hvordan man skal forholde seg til spørsmålet om opprettelse av oppstartselskaper. Dokumentene er heller ikke klargjørende i forhold til UMBs involvering i driften av eller styring av oppstartsselskaper eller ansattes eventuelle involvering eller eierskap i slike selskaper. UMB har manglet retningslinjer som kan fungere som styringsinstrument for beslutning om kommersialisering av FoU- og andre arbeidsresultater. Det foreliggende utkastet er en første skisse til retningslinjer. Administrasjonen ber FON vurdere og kommentere retningslinjene for å komme tilbake med et nytt omarbeidet utkast som grunnlag for vedtak i nemnda. Forskningsdirektørens vurdering Kommersialisering av forskningsresultater forutsetter ofte mange vanskelige beslutninger om hva man skal gjøre med innmeldte oppfinnelser eller andre arbeidsresultater som det kan være aktuelt å kommersialisere. Beslutningen innbærer ikke bare bruk av UMBs egne midler eller andre midler, men også bruk av personalressurser for å arbeide videre med oppfinnelsen eller ideen. Problemet forvanskes av at det ofte dreier seg om tidlig-fase teknologi med usikkerhet knyttet til om teknologien vil fungere, om det vil være
SAKSFRAMLEGG FON 67/2010 2 noen som vil være interessert å investere midler, tid og kompetanse i videreutvikle teknologien og om markedet vil være interessert i å kjøpe eller anvende teknologien. Problemene er størst når man ikke makter å finne lisenstakere til teknologien og det kan være aktuelt å danne et oppstartsselskap for å få teknologien kommersialisert. Beslutning om opprettelse av oppstartselskaper med UMB som deleier har i fortid i stor grad foregått på en case-til-case basis. Det har vært få eller ingen overordnete prinsipper for å avgjøre når man bør vurdere opprettelse av oppstartselskaper, UMBs rolle i forhold til drift av selskapet, styreplass, de ansattes forhold til selskapet eller andre forhold. UMB har behov for et sett av retningslinjer for dette som gjør det enklere både for UMB å fatte beslutninger om kommersialisering av teknologi med utspring fra ansattes arbeid på UMB.
VEDLEGG 1 FON 67/2010 1 Utkast til Retningslinjer for kommersialisering ved UMB 1. Bakgrunn UMB har gjennom universitetets og høgskoleloven og egen strategi en forpliktelse i å bistå ansatte i kommersialisering av arbeidsresultater. Retningslinjene for kommersialisering av arbeidsresultater følger opp Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner og Arbeidsgivers rett til arbeidsresultater jfr. US-sak 147/2010. 2. Formål Formålet med retningslinjene er å: a) klargjøre UMBs ansvar og rolle for kommersialisering av arbeidsresultater b) klargjøre overfor ansatte, studenter og omverdenen hvordan kommersialisering av arbeidsresultater håndteres på UMB c) unngå at ansatte kommer i en lojalitets- eller en annen form for konflikt i forbindelse med kommersialisering av arbeidsresultater d) framstå som en forutsigbar samarbeidspartner for eksterne parter 3. Retningslinjenes innhold 3.1 Overordnet policy a) kommersiell utnyttelse av arbeidsresultater på UMB har til hovedhensikt å sørge for at verdifulle resultater eller teknologi utviklet ved universitetet kommer til anvendelse i samfunns- og arbeidsliv b) kommersiell utnyttelse av arbeidsresultater er å anse som et biprodukt av forskning og utdanning c) kommersialisering må ikke bidra til avlede universitetet fra kjerneoppgavene: forskning og utdanning. d) UMB er forpliktet til å ha et åpent lærings- og forskningsmiljø hvor ideer og resultater kan utveksles fritt mellom ansatte og studenter og mot utenverdenen. Publisering eller annen formidling av arbeidsresultater kan bare utsettes i en begrenset periode for å sikre immateriell beskyttelse av resultatene når dette er nødvendig e) utdannings- og forskningsmessige hensyn skal vektlegges dersom det oppstår lojalitets- eller andre konflikter i forbindelse med kommersialisering (jfr. Statens personalhåndbok og Etiske retningslinjer for statstjenestemenn) 3.2 Arbeidsgivers rett til arbeidsresultater Arbeidsgivers rett til arbeidsresultater er nedfelt vedtak i Universitetsstyrets vedtak 28. september 2010 (jfr. sak 147/2010). Arbeidsgiver overtar eiendomsretten til alle arbeidsresultater og rettigheter som arbeidstaker skaper eller utvikler i tilknytning til sin stilling ved UMB. 3.3 UMBs rett til arbeidsresultater frambrakt av studenter a) Arbeidsresultater frambrakt av studenter skal, hvis ikke annet er avtalt, tilhører studentene. b) Studenter som deltar i arbeid hvor det er nødvendig å holde informasjon fortrolig vil bli bedt om å undertegne en fortrolighetsavtale. Studenter som ikke ønsker å undertegne en fortrolighetsavtale skal gis mulighet til å delta i annet arbeid som ikke stiller krav til fortrolighet. c) Studenter har mulighet til å overføre eierskap til kommersialiserbare forretningsideer til UMB. En avtale om dette undertegnes mellom studenten(e) og UMB.
VEDLEGG 1 FON 67/2010 2 4. Sikring av immaterielle verdier i avtaler med tredjepart a) Avtaler med tredje part skal følge Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved UMB og Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner og standardmalene som er utarbeidet for UMB. b) Ved avvik fra retningslinjene og/eller standardmalene skal Næringslivskontoret ved UMB kontaktes. c) Næringslivskontoret har ansvar for å påse at de ansattes og UMBs immaterielle rettigheter er ivaretatt i avtalene. d) Dersom det oppstår uenighet mellom UMB og tredjepart vedrørende avtalene skal Næringslivskontoret tre inn som forhandlingspart for instituttet. 5. Samarbeid med kommersialiseringsaktør UMB kan inngå i et samarbeid med en ekstern kommersialiseringsaktør for å styrke arbeidet med kommersialisering på UMB. Samarbeidet skal nedfelles i en egen samarbeidsavtale. Målsetting for samarbeidet: a) utnytte kommersialiseringsaktørens og Næringslivskontorets samlede kompetanse og ressurser på en best mulig måte b) utnytte kommersialiseringsaktørens kompetanse knyttet til bedriftsetablering og forretningsutvikling Kommersialiseringsaktørens oppgaver: a) bistå Næringslivskontoret i kommersialisering av arbeidsresultater b) bistå i finansiering av kommersialiseringsprosjekter og framskaffe kapital til oppstartsselskaper med utspring fra UMB c) ansvar for etablering av oppstartselskaper med utspring fra UMB i tilfeller der UMB har valgt dette som kommersialiseringsvei 6. Innmelding Arbeidstakere har plikt til å melde inn alle arbeidsresultater som har kommersiell verdi for arbeidsgiver (jfr. US-sak 147/2010). Arbeidsresultatene meldes inn til Næringslivskontoret på et eget meldeskjema (Disclosure of Invention Form DOFI). 7. Evaluering, beskyttelse og beslutning om kommersialisering 7.1 Næringslivskontorets ansvar Næringslivskontoret har ansvar for å: a) evaluere innmeldte arbeidsresultater b) gjennomføre forundersøkelser c) utarbeide saksunderlag for beslutning om overtakelse av eierskap d) utarbeide saksunderlag for beslutning om kommersialiseringsvei (salg, lisens, oppstartselskap) e) søke immateriell beskyttelse f) analysere og identifisere markeder g) finne kunder h) utarbeide og forhandle fram lisensavtaler eller andre avtaler om salg av teknologi i) utarbeide saksunderlag for beslutning om selskapsetablering der dette er anbefalt som kommersialiseringsvei
VEDLEGG 1 FON 67/2010 3 j) forvalte UMBs patent- og lisensportefølje 7.2 Beslutningsansvar a) beslutning om overtakelse av eierrett til arbeidsresultater er lagt til Forskningsdirektøren etter anbefaling av Næringslivskontoret. UMB må, innen 4 måneder etter innmelding, ta endelig stilling til eierskap til patenterbare oppfinnelser eller andre arbeidsresultater skal overføres til UMB. b) beslutning om valg av kommersialiseringsvei e. g. salg, lisensiering eller oppstartselskap er lagt til Forskningsdirektøren ved UMB etter anbefaling fra Næringslivskontoret c) beslutning om opprettelse av oppstartsselskaper er lagt til Universitetsstyret 7.3 Tilbakeføring av rettigheter til idehaver/oppfinner Dersom UMB ikke ønsker å benytte sin fortrinnsrett til å overta eierskap til patenterbare oppfinnelser eller andre kommersielle arbeidsresultater, tilbakeføres eierskapet til idehaver(e)/oppfinner(e). Dersom idehaver(e)/oppfinner(e) ønsker å kommersialisere på egen hånd er de bundet av Regler for fordeling av nettoinntekter fra næringsmessige utnyttelse av oppfinnelser ved UMB vedtatt av US 11. desember 2003. 8.4 Kommersialiseringsprosjekt For hvert arbeidsresultat UMB overtar eierskap til og som man ønsker å kommersialisere etableres det et kommersialiseringsprosjekt. Kommersialiseringsprosjektet skal ha en prosjektplan med mål, milepæler og en fremdriftsplan. Kommersialiseringsprosjektet skal bestå av et prosjektteam og prosjektleder som på vegne av UMB skal ivareta den daglige fremdriften og gjennomføring av kommersialiseringsprosjektet. 3.5 Beskyttelse Næringslivskontoret vil: a) gjennomføre forundersøkelser i Patentstyret for å avklare om oppfinnelsen eller ideen er ny og ikke tidligere har vært offentliggjort, har tilstrekkelig oppfinnelseshøyde og er industriell utnyttbar for å kunne patenteres. b) avklare gjennom en forundersøkelse om oppfinnelsen eller ideen lar seg beskytte på annen måte (e.g. designregistrering eller varemerkeregistrering) c) beslutning om patentsøknad, varmerkeregistrering eller designregistrering er lagt til Næringslivskontoret ved Forskningsdirektøren. 4. Markedsføring Næringslivskontoret vil: a) i samarbeid med en kommersialiseringsaktør å søke på ulike måter å finne interessenter til teknologien. b) arrangere et møte med interessent(er) for å drøfte muligheten for å inngå i en opsjons- eller lisensavtale eller finansiering av videre forsknings- og utvikingsarbeid for å verifisere på teknologien 5. Lisensforhandling Næringslivskontoret vi;
VEDLEGG 1 FON 67/2010 4 a) enten alene eller med bistand fra en kommersialiseringsaktør å gjennomføre forhandling med kunde(r) om betingelsene i lisensavtalen. b) forskningsdirektøren tar på vegne av UMB endelig beslutning om forhandlingsresultatet er akseptabelt for UMB og kan godkjennes. 6. Kommersiell utnyttelse 9.1 Lisenser - overordnete retningslinjer a) UMB bør ha en rett til å benytte utlisensierte oppfinnelser for forsknings- og utdanningsformål b) UMB bør ha en rett til å overføre dataprogrammer og ethvert materielt produkt (organisk, uorganisk og biologisk materiale) herunder substanser, organismer og avlinger samt materialer biologisk material til andre for forsknings- eller andre non-profit formål c) eksklusive lisensavtaler bør utformes på en måte som bidrar til å utvikle og ta i bruk teknologien d) begrense mulighet for å forplikte seg til å lisensiere framtidige forbedringer av teknologien e) sikre forskningens tilgang til forskningsverktøy f) vurdere å inkludere klausuler i lisensavtaler som adresserer samfunnsmessige behov 9.2 Lisensavtale Følgende retningslinjer gjelder for inngåelse av lisensavtale; a) lisenstakere må ha nødvendig kapital, tilgang på kompetanse og interesse for å utvikle teknologien slik at den kan nå markedet. b) Lisenstakere bør overholde regulatoriske krav til introduksjon av teknologien i markedet. c) lisenstakere må i hovedsak være villig til å dekke, f.o.m. undertegning av lisensavtalen, alle framtidige patent kostnader eller andre kostnader knyttet til designgodkjenning og varemerke der dette er aktuelt. Herunder årlige avgifter eller kostnader forbundet med rettstvister med andre parter. d) UMB vil normalt ikke forplikte seg i forhold til framtidige lisensiering av oppfinnelser til lisenstakere, selv der mulige forbedringer av teknologien er sannsynlige. Unntak kan i noen tilfeller gjøres for å håndtere underordnete patenter eller lisensiert programvare. e) Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt å selge et patent eller arbeidsresultatet som er beskyttet på annen måte og motta et engangsbeløp istedenfor å inngå i en lisensavtale om framtidige royaltyinntekter. f) Fordeling av nettoinntekter er fra lisensiering av oppfinnelser er nedfelt i Regler for Fordeling av nettoinntekter fra næringsmessig utnyttelse av oppfinnelser (HS-sak 11.12.2003). Se pkt. 4.5. g) Lisensavtale mellom UMB og lisenstakere utarbeides av Næringslivskontoret alene eller i samarbeid med en kommersialiseringsaktør og godkjennes av UMBs Forskningsdirektør. 9.2. Aksjer Forutsetning for å motta aksjer fra kunden som vederlag for overføring av teknologi er at: a) det finnes ingen andre muligheter for å kommersialisere teknologien b) UMB vil primært ikke søke styreplass i selskapet
VEDLEGG 1 FON 67/2010 5 c) UMB-ansatte bare kan utføre arbeid for selskapet etter godkjenning fra arbeidsgiver d) Idehaver(e) til oppfinnelsen eller teknologien kan som oppgjør gis en andel av aksjene som UMB framforhandler med selskapet. Andelen av aksjene baseres på de til en hver tid gjeldende regler for fordeling av gevinst av kommersialisering mellom UMB, instituttet og idehaver/oppfinner. Idehaver(e) som ikke ønsker et oppgjør i aksjer kan også be UMB ved Næringslivskontoret forvalte sine verdier i selskapet jfr. Regler for Fordeling av nettoinntekter fra næringsmessig utnyttelse av oppfinnelser (HS-sak 11.12.2003). e) beslutning om å motta aksjer i et selskap mot innlisensiering av teknologi i selskapet er lagt til Næringslivskontoret ved Forskningsdirektøren 10. Bedriftsetablering 10.1 Overordnet policy UMB skal; a) ikke ta ansvar for å opprette og drifte oppstartselskaper b) vurdere etablering av et oppstartselskap bare når dette er eneste måte å kunne kommersialisere oppfinnelsen eller arbeidsresultatet på c) ha en strategi for når man skal trekke seg ut (exit strategi) d) ta et begrenset eierskap i oppstartselskaper e) ikke primært å søke om styreplass i oppstartselskaper Næringslivskontoret skal; a) framskaffe det nødvendige underlagsmaterialet for å avgjøre om man bør opprette et oppstartsselskap eller ikke b) sørge for eventuelle avtaler mellom selskapet og UMB ikke kommer i konflikt med UMBs samfunnsoppgaver, retningslinjer for kommersialisering eller andre retningslinjer. c) inngå i et samarbeid med en kommersialiseringsaktør eller annen aktør som tar ansvar for å ta hånd om og lede prosessen i forbindelse av opprettelse av selskapet 10.2 UMBs rolle i opprettelse av oppstartselskaper Næringslivskontoret ved Forskningsdirektøren skal ha følgende ansvar for vurdering av etablering av et oppstartselskap; a) drøfte muligheten for opprettelse av selskap med idehaver/oppfinner b) gjennomføre en sjekk av immaterielle rettigheter (due diligence) knyttet til ideer/oppfinnelser som selskapet skal baseres på c) utforme en initial forretningsplan og annet nødvendig saksunderlag for behandling i Universitetsstyret d) forhandle og utforme avtaler knyttet til UMBs eierskap i selskapet e) forhandle og utforme eventuelle avtaler med ansatte på UMB om eierskap i selskapet f) forhandle og utforme avtaler om UMB ansattes rolle i selskapet g) føre eventuelle forhandlinger med andre eiere i selskapet, investorer og idehavere/oppfinnere h) vurdere behov for en styreplass i selskapet (jfr. 10.1) i) forhandle og inngå avtaler om lisensiering eller annen overføring av teknologi (som UMB har eierskap til) til selskapet der dette er aktuelt j) bidra i utforming av avtale om bruk av lokaler, fasiliteter eller infrastruktur på UMB
VEDLEGG 1 FON 67/2010 6 10.3 Kommersialiseringsaktør eller andre aktørers rolle i etablering av oppstartselskap En kommersialiseringsaktør eller eventuelt annen aktør som UMB har en samarbeidsavtale med har ansvar for å oppfylle myndighetenes og lovgivningens krav ved opprettelse av selskap. 10.4 UMBs rolle i deltakelse i oppstartsselskaper 10.4.1 Eierandeler UMB skal primært søke å lisensiere inn teknologi til oppstartselskapet. UMB kan i visse tilfeller i stedet ta imot tilbud om eierandeler i selskapet som vederlag. Forutsetning for dette er at: a) det finnes ingen andre muligheter for å kommersialisere teknologien b) selskapet ikke evner å utvikle, markedsføre eller levere teknologien til et marked hvis man må betale lisensavgifter til UMB c) UMB ikke primært vil søke om styreplass i selskapet 10.4.1 Andre forhold a) UMB vil ikke i utgangspunktet investere kapital i oppstartselskapet b) UMB ansatte kan utføre arbeid for selskapet etter godkjenning fra instituttet som vedkommende tilhører forutsatt at vedkommendes arbeid for selskapet ikke kan gi eller gir opphav til lojalitets- eller andre konflikter (jfr. Statens personalhåndbok og Etiske retningslinjer for statstjenestemenn). c) vitenskaplige ansatte kan være konsulenter og sitte i styret for selskapet, men ikke være ansatt i selskapet dersom dette ikke strider mot statens regler for bierverv. d) idehavere til oppfinnelsen eller teknologien kan som oppgjør gis en andel av aksjene som UMB framforhandler med selskapet. Andelen av aksjene baseres på de til en hver tid gjeldende regler for fordeling av gevinst av kommersialisering mellom UMB, instituttet og idehaver/oppfinner. Idehavere som ikke ønsker et oppgjør i aksjer kan også be UMB ved Næringslivskontoret forvalte sine verdier i selskapet jfr. Regler for Fordeling av nettoinntekter fra næringsmessig utnyttelse av oppfinnelser (HS-sak 11.12.2003). e) UMBs eierandeler i oppstartselskaper håndteres av Økonomiavdelingen ved Økonomidirektøren 11. Bierverv Statens personalhåndbok gir Retningslinjer for statsansattes rett til ekstraerverv (jfr. 10.13.1) Som utgangspunkt har statens arbeidstakere rett til å ta ekstraarbeid for en annen arbeidsgiver eller drive privat ervervsvirksomhet i sin fritid. Denne retten er imidlertid ikke ubegrenset. En arbeidstaker kan ikke ta ekstraarbeid for en annen arbeidsgiver eller drive privat ervervsvirksomhet i sin fritid som: - er direkte forbudt for ham/henne i lov eller forskrift - er direkte avtalt ved reglement, tariffavtale eller annen avtale at han/hun skal avstå fra - hemmer eller sinker det ordinære arbeid, med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse, jf Hovedtariffavtalen pkt 1.1.4 - innebærer at tjenestemannen driver med eller medvirker til illojal konkurranse med den statlige virksomhet hvor han er tilsatt - gjør at tjenestemannen kan bli inhabil ved behandling av sine saker i mer enn sporadiske tilfelle
VEDLEGG 1 FON 67/2010 7 - innebærer at tjenestemannen lett kan komme i lojalitetskonflikt i forhold til den offentlige virksomhet hvor han er tilsatt - innebærer at han nytter bedriftshemmeligheter på en illojal måte - skader tjenestestillingens eller den offentlige arbeidsgivers anseelse Det skal meldes fra om ansattes enkeltpersonforetak og andeler i selskaper, unntatt hvor foretakets eller selskapets virksomhet utvilsomt ikke har noen betydning for universitetets virksomhet. 12. Fordeling av gevinst Fordeling av inntekter fra lisensiering eller salg av aksjer i oppstartselskaper som UMB har en eierandel i bestemmes av Regler for fordeling av nettoinntekter fra næringsmessige utnyttelse av oppfinnelser ved UMB vedtatt av US 11. desember 2003.