Fra idé til produkt - beskyttelse av immaterielle verdier

Transkript

1 Fra idé til produkt - beskyttelse av immaterielle verdier Tomas Myrbostad, partner/advokat Hanne Kjersti Ulleren, advokat Seminar for NTNU Accel 22. januar

2 Immaterielle rettigheter Beskyttelse av immaterielle verdier er nødvendig for alle innovative selskaper Immaterielle verdier Patent Opphavsrett Varemerke Design Foretaksnavn Domenenavn Markedsføringsloven Bedriftshemmeligheter/teknisk knowhow Hva er beskyttet? Dine oppfinnelser Dine litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk Kjennetegnet for dine varer og/eller tjenester Formen og utseende på produktet ditt Navnet på selskapet ditt Adressen til hjemmesiden din Verner mot andres illojale handlinger Immaterielle verdier som ikke er, eller ikke kan beskyttes på annen måte

3 Hvordan, hvem og hvor lenge? Patent Registrering i hvert enkelt land/region er nødvendig Søkeren, ikke nødvendigvis oppfinneren Varighet: 20 år (pluss 5 år for visse oppfinnelser) Opphavsrett Ingen registrering, men dokumentasjon Den som skaper verket Varighet: 70 år etter opphavsmannens død Varemerke Registrering i hvert enkelt land/region er nødvendig Unntak: innarbeidelse Søkeren Varighet: 10 år av gangen side 3

4 Hvordan, hvem og hvor lenge? Design Registrering i hvert enkelt land/region er nødvendig Søkeren, ikke nødvendigvis designeren Varighet: 5 år av gangen (maks 25 år) Foretaksnavn Bruk i Norge eller registrering søkeren/den som har tatt det i bruk Varighet: så lenge navnet er registrert eller i bruk Domenenavn Registrering under det enkelte toppnivådomene er nødvendig Søkeren Varighet: ikke begrenset i tid Markedsføringsloven (regler om god forretningsskikk, produktetterligning, bedriftshemmeligheter og teknisk knowhow) Ingen registrering Den næringsdrivende Varighet: I utgangspunktet ikke begrenset i tid/så lenge informasjonen er hemmelig side 4

5 Immaterialrettskrenkelser Du kan komme til å krenke eller du krenker andres rettigheter Opplyse Patentstyret Innsigelse (patent, varemerke) Administrativ overprøving av den andres rettigheter (patent, design, foretaksnavn, domene) Fastsettelsessøksmål Ugyldighetssøksmål Dine rettigheter krenkes Kontakte motpart Midlertidig forføyning Som over side 5

6 IPR-strategi side 6

7 Hvorfor går det galt? Du deler informasjonen med andre for tidlig har ikke avklart eierskap og opphav til rettighetene på forhånd har ikke sikret deg at rettighetene kan håndheves har gitt fra deg viktige rettigheter til investorer i en tidlig fase side 7

8 IPR-strategi Avgjørende å ha en klar og langsiktig strategi for utnyttelse og sikring av IPR Offensivt: sikre handlingsrom og skape konkurransefortrinn Defensivt: beskytte mot inngrep/krenkelser Forankring hos ledelse/styre, opplæring av ansatte IPR-strategien vil danne grunnlag for finansieringsplaner, virksomhetsplaner, avtaler med ansatte, aksjonærer og samarbeidspartnere side 8

9 Viktige punkter i en IPR-strategi Hvilke rettigheter har vi, hvilke trenger vi? Hvilke er de mest verdifulle/virksomhetskritiske som bør beskyttes? Hva er selskapets viktigste markeder? Hvordan skal rettighetene sikres? Hvordan skal rettighetene kommersialiseres? Hvordan skal rettighetene håndheves? side 9

10 Avtalebeskyttelse av IPR side 10

11 Non-disclosure Agreement (NDA) Alle som får tilgang til konfidensielle opplysninger bør signere NDA personlig Viktige elementer: plikt til kun å bruke opplysninger til formålet de er gitt plikt til å bevare taushet om all informasjon som kan være konfidensiell varighet: så lenge offentliggjøring kan medføre skade norsk rett/norske domstoler Håndheving Dokumenter hvem som har fått tilgang til hva og på hvilket tidspunkt Mulig med vannmerking/unike spor? (ref. Klomsæt-saken) side 11

12 Arbeidsavtaler Overdragelse av alle rettigheter til arbeidsgiver Varslingsplikt til arbeidsgiver for oppfinnelser som gjøres av den ansatte Ufravikelige regler for oppfinnelser som er patenterbare i Norge kompensasjonsrett for arbeidstaker side 12

13 Lisensavtaler (1): Avgrensning av lisensen Klargjør eierskap til rettigheter (patenter, know-how, annen IPR) Begrens lisensen til de områder hvor lisenstaker kan skape felles gevinst for begge parter hvilke utnyttelsesformer? (produksjon, videreutvikling, salg/viderelisensiering osv.) hvilke produktmarkeder? (hvilke produkter/tjenester til hvilke kunder) hvilke geografiske markeder? Skal lisensen være eksklusiv? Nødvendig insentiv for å få Lisenstaker til å investere/satse? Eksklusive rettigheter må avgrenses tydelig (produkt/marked, tidsrom, territorium) Vis forsiktighet stenger for fremtidige forretningsmuligheter og konkurranse Sørg for exit-mulighet dersom samarbeidet ikke fungerer side 13

14 Lisensavtaler (2): Insentivmodell Avtalen skal sikre felles insentiver til verdiskaping innenfor avtalens horisont Vederlag bør knyttes til aktiviteter som genererer verdi for Lisensgiver Hensynet til Lisensgivers kostnadsstruktur og likviditet Standard lisensmodell eller tilpasset? Mange alternative måter å strukturere betalingsmodeller Engangsvederlag, stykkpris eller delt modell? Bonus eller andre insentivmodeller? Andre plikter knyttet til bruk/salg av lisensen side 14

15 Lisensavtaler (3): Lisenstakers plikter Konfidensialitetsplikt Merking/kreditering av Lisenstakers rettigheter til produktet/tjenesten Forecast og rapportering, samt rett for Lisensgiver til å inspisere grunnlag for vederlag (audit) Ved inngrep: plikt til å varsle, la seg representere av og bistå Lisensgiver i inngrepssaker Plikt til å overdra tilbake til Lisensgiver alle rettigheter knyttet til enhver forbedringer/utvikling av produktet/rettighetene Eksklusivitet for Lisensgiver? Evt. preferert leverandør? side 15

16 Andre samarbeidsavtaler, Joint Ventures etc. Klargjøre hvem som eier hvilke rettigheter på det tidspunkt avtalen inngås Regulere hvilke rettigheter/produkter som omfattes av samarbeidet Regulere eierskap til rettigheter som oppstår under samarbeidet Utgangspunkt: sameie, men kan avtales fritt Ved sameie; regulere utnyttelse og vederlag Eksklusivitet og/eller konkurranseforbud? Også etter avtalens opphør? Forbud mot å "snappe" ansatte side 16

17 Samarbeid med forskningsinstitusjoner Hensynet til publisering vs. ønske om å beskytte ideer og forretningshemmeligheter Godkjennings/revisjonsrett før publisering? Uansett: varslingsplikt som gir reell mulighet for å sikre patenter Forholdet til institusjonens policy/standardavtaler for IPR Kommersiell/ikke-kommersiell utnyttelse side 17

18 Lovvalg og tvister Norsk rett og norske domstoler alltid ønskelig, men ikke alltid mulig Skandinavisk rett relativt likt norsk Det finnes kompromissløsninger: Nøytralt tredjeland Søksmål må tas ut for domstolene i den saksøktes hjemland USA; til dels store variasjoner i rettssystem mellom de føderale statene, utstrakt bruk av legmannsdommere/jury Vær varsom med voldgift; kostbart, og tjener derfor den mest ressurssterke parten, ingen ankemulighet side 18

19 Tomas Myrbostad Takk for oppmerksomheten! Hanne Kjersti Ulleren