Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8048 Int. reg. nr. 0919090 Nasj. ref. nr. 200704947 Registreringshaver: Zipcar Inc., 25 First Street, 4th Floor, MA02141 Cambridge, Massachusetts, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 12. mars 2010, hvorved det internasjonalt registrerte ordmerket (slagordet) WHEELS WHEN YOU WANT THEM ble nektet gitt virkning i Norge (nektet innført i det norske varemerkeregisteret). Avgjørelsen ble sendt søkerens norske fullmektig samme dag. Merket er internasjonalt registrert med- og utpekningen av Norge gjelder for- følgende tjenester: Klasse 39: Motor vehicle sharing services, namely, scheduling, planning, organizing, managing and providing the temporary use of motor vehicles. Under behandlingen i Patentstyrets Første avdeling ble anført at ordmerket WHEELS WHEN YOU WANT THEM er beskrivende og mangler den nødvendige grad av varemerkerettlig særpreg (adskillende evne) for alle de aktuelle tjenester i klasse 39, og at merket således ikke kan gis virkning i Norge, jf. bestemmelsene i varemerkelovens 13 første ledds første og annet punktum, jf. 49 annet ledd og 50 første ledd [ny varemerkelov 14 første og annet ledd, jf. 70]. Med hensyn til fullmektigens anførsler for Første avdeling vises det til sakens dokumenter.
Annen avd. sak nr. 8048 2 Fra Første avdelings avslag hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Spørsmålet er om den internasjonale registreringen skal nektes vern i Norge fordi merket beskriver sentrale egenskaper ved de aktuelle tjenestene, og ikke er egnet til å skille innehaverens tjenester fra andres, og dermed mangler varemerkerettslig særpreg for de aktuelle tjenestene, jf. varemerkeloven 13 første ledd første og annet punktum. Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til de aktuelle tjenestene merket ønskes besluttet gjeldende for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene vil oppfatte merket. Merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene i klasse 39, motor vehicle sharing services, heretter omtalt som bildeling, men i Norge brukes også betegnelsen bilkollektiv, vil kunne være både privatpersoner som ønsker muligheten til å benytte seg av motorkjøretøy uten å nødvendigvis ha en egen bil, men også firmaer som ikke har bruk for biler til enhver til. Da brukerne av en slik tjeneste vil være både næringsdrivet og private forbrukere, vil den ikke ansees som en særlig spesialisert gruppe. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Den internasjonale registreringen består av den engelske betegnelsen WHEELS WHEN YOU WANT THEM, som kan oversettes til bil når du trenger det. Innehavers fullmektig er for så vidt enig i at ordet wheel brukes i enkelte sammenhenger som et uttrykk for kjøretøy. Patentstyret ønsker å presisere at selv om ordet wheel er mest brukt for hjul, ratt eller dreieskive, er det slått fast av EU-domstolen i C-191/01 P, Doublemint, at et merke anses beskrivende så lenge én mulig betydning av ordet direkte og umiddelbart kan oppfattes slik. For omsetningskresten for de aktuelle tjenestene, er Patentstyret av den oppfatning, at i sammenhengen med resten av betegnelsen, er det wheel i betydningen kjøretøy/bil som vil forstås og ikke at du kan få tak i hjul når du trenger det, selv om dette synes å være fullmektigens syn. Patentstyret viser til at betegnelsen som kan oppfattes som bil når du trenger det, for bildelingstjenester, vil bli oppfattet som en kvalitetsangivelse for tjenestene. Det at man kan få en bil/kjøretøy når man trenger det, indikerer at tilbyderen aldri går tom for biler, noe som kan være tilfellet ved typiske bildelingstjenester og i bilkollektiver. Dersom en tilbyder reklamerer med at man alltid har biler tilgjengelig når man trenger det, WHEELS WHEN YOU WANT THEM, vil dette bli oppfattet av omsetningskresten som en kvalitetsangivelse. På bakgrunn av dette, er det klart at det vil foreligge et generelt friholdelsesbehov for andre aktører innenfor samme bransje til å benytte seg av betegnelsen for å angi at de alltid har biler tilgjengelig. Innsigers fullmektig mener at merket WHEELS WHEN YOU WANT THEM, ikke er beskrivende for de aktuelle tjenestenes karakter, men er en vittig frase og et suggestivt merke som bare hentyder på tjenestenes karakter. Videre påpeker fullmektigen at en rent beskrivende betegnelse for tjenestene ville være kjøretøyformidling eller vehicle sharing. Patentstyret er som påpekt ovenfor, og tidligere i saksbehandlingen ikke enig med fullmektiges påstand.
Annen avd. sak nr. 8048 3 Hvorvidt en betegnelse er vittig eller ikke, er det ikke opp til Patentstyret å vurdere, da Patentstyret kun skal vurdere merket slikt det fremgår i den internasjonale registreringen, sett hen til de tjenester som inngår og ta utgangspunkt i gjeldende lovregler, samt relevant rettspraksis. WHEELS WHEN YOU WANT THEM, fremstår ikke som så spesiell, at det vil være noen tvil om hvorvidt den norske omsetningskretsen vil oppfatte dette som en kommersiell angivelse. Engelsk er et språk som blir mer og mer utbredt bruk av i Norge, enten man liker det eller ikke. Innenfor enkelte bransjer, deriblant bilbransjen, er kanskje bruk av engelsk mer utbredt, slik at selv for bildelingstjenester er Patentstyret av den oppfatning at det vil for den aktuelle omsetningskrets fremstå en klar link mellom betydningen og tjenestene. Som tidligere anført kan man kanskje si at selv om Eidsivating Lagmannsrett for flere tiår tilbake i Always-avgjørelsen (LE-1986-400) påpekte at engelske ord som i engelsktalende land vanligvis ikke vil ha samme utbredelse og klang i Norge, har dette endret seg betraktelig, og ikke bare på grunn av den utbredte bruk av internett. Innehavers fullmektig viser til at selv om utgangspunktet kan være at engelske ord sidestilles med norske, så gjelder ikke dette unntaksfritt. Fullmektigen viser til avgjørelser av nyere dato fra 2.avdeling, nr. 7266, MENU FROMAGE og nr. 7299, LE GOUT DE LA NATURE. Patentstyret har vurdert avgjørelsene, og ønsker å påpeke følgende. Når det gjelder MENU FROMAGE, var denne avgjørelsen ikke enstemmig. Når det gjelder LE GOUT DE LA NATURE, ble det slått fast at det ikke var realistisk å anta at den norske befolknings kunnskap om det franske språk var å så høy at de ville oppfatte merket som en angivelse av egenskap og kvalitet. Patentyret anser at disse avgjørelsene eller sakene ikke er helt parallelle med nærværende sak. Som påpekt ovenfor anser vi at for de aktuelle tjenester vil omsetningskresten forstå betydningen av elementet WHEELS, og oppfatte den direkte forbindelsen mellom betegnelsen WHEELS WHEN YOU WANT THEM, og tjenestene. EUdomstolens førsteinstansrett (General Court) har også uttalt i en relativt nylig dom at det er wellknown facts det er en basisforståelse av engelsk i blant annet Skandinavia. Selv om det i denne saken ikke gjaldt tjenester i klasse 39, anser Patentstyret at henvisningen til denne dommen er relevant i nærværende sak, se T-435/07, NEW LOOK. *** Foruten at Patentstyret finner at merket er beskrivende i henhold til varemerkeloven 13 første ledd annet punktum, anser vi også at merket WHEELS WHEN YOU WANT THEM, mangler det nødvendige særpreg for at et merke kan oppfattes som en kommersiell opprinnelse i henhold til varemerkeloven 13 første ledd første punktum. Når WHEELS WHEN YOU WANT THEM brukes for de aktuelle tjenester, vil merket utelukkende oppfattes som en salgsfremmende ytring i betydningen alltid tilgjengelige biler. Et merke som består av en salgsfremmende ytring vil ikke ha gjenkjennelseseffekt blant forbrukerne som en angivelse av kommersiell opprinnelse, med mindre det innehar et distinktivt element som gjør at det kan oppfattes som et særpreget kjennetegn. I denne forbindelse viser vi til EU-domstolens dom i C-398/08 P Vorsprung durch Technik, premissene 45 og 57. Vi kan ikke se at WHEELS WHEN YOU WANT THEM, som helhet innehar noe distinktivt element som gjør at det oppfyller vilkåret om særpreg etter varemerkeloven 13 første ledd første punktum. Den internasjonale registreringen vil ikke ha gjenkjennelseseffekt som en angivelse av kommersiell opprinnelse, og oppfyller således ikke garantifunksjonen som er varemerkers hovedformål, jf. blant annet EU-domstolens dom i C-329/02 P, SAT.2, premiss 23. ***
Annen avd. sak nr. 8048 4 Selv om innehavers fullmektig antyder at det er en rutinemessig avvisning av andre registreringsmyndigheters praksis fra Patentstyrets side, ønsker vi kun å henvise til at selv om et merke har blitt akseptert i andre land, så vel engelskspråklige som øvrige, så er det ikke noen rettslig instruks at Patentstyret skal gjøre det samme. Dette er slått fast gjennom så vel norsk praksis som europeisk praksis. Derimot ønsker vi å presisere at vi gjennom våre EØSforpliktelser selvfølgelig må og ønsker å være på linje med praksisen i Europa. Det vil, som fullmektigen nok er klar over, alltid bli tatt en konkret vurdering og tatt hensyn til hvorvidt merket har blitt akseptert i øvrige land og registreringsmyndigheter. Vi er klar over, ikke bare ved henvisning fra fullmektigens side, men også ved vår egen undersøkelse før nærværende sak ble tatt opp til avgjørelse, at merket har blitt akseptert i blant annet OHIM. Patentstyret føler allikevel, at i nærværende sak, på bakgrunn av det som er anført ovenfor, kan ikke den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge. Konklusjon Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merket WHEELS WHEN YOU WANT THEM, er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg for tjenestene i klasse 39, jf. varemerkeloven 13 første ledd jf. 49 annet ledd, og merket må dermed nektes besluttet gjeldende i Norge, jf. 50 første ledd. Beslutning: Den internasjonale registreringen nektes besluttet gjeldende i Norge." En begrunnet klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom fra registreringshavers norske fullmektig fredag den 7. mai 2010; rettidig. I klagen anfører fullmektigen følgende: "Vi viser til ovennevnte norske utpekning og til 1. avdelings uttalelse av 12. mars 2010. På vegne av Zipcar Inc., Massachusetts, USA, klages saken inn for 2. avdeling, og det bes om en fornyet vurdering av hvorvidt det søkte merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 39 jf varemerkeloven 13 første ledd jf 49 annet ledd. Fristen til å påklage avgjørelsen er 12. mai 2010, og klagen er således rettidig inngitt. Utpekningen omfatter følgende tjenester i klasse 39: Motor vehicle sharing services, namely, scheduling, planning, organizing, managing and providing the temporary use of motor vehicles. Første avdeling har anført at merket, som består av den engelske betegnelsen WHEELS WHEN YOU WANT THEM, kan oversettes med bil når du trenger det. Det er videre anført under henvisning til EF-domstolens avgjørelse i sak C-191/01, Doublemint, at et merke anses som beskrivende så lenge én mulig betydning av ordet direkte og umiddelbart kan oppfattes slik. Det fremheves at sett i sammenheng med resten av betegnelsen vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte ordet wheel som bil og ikke som hjul.
Annen avd. sak nr. 8048 5 Det anføres videre at betegnelsen bil når du trenger det for bildelingstjenester vil bli oppfattet som en kvalitetsangivelse som antyder at man alltid har biler tilgjengelig når man trenger det. Det foreligger derfor et friholdelsesbehov for uttrykket. Til søkers anførsel om at ikke alle ord og uttrykk på engelsk kan sidestilles med norske og henvisningene til 2. avdelings avgjørelser nr. 7266, Menu Fromage, og nr. 7299, Le gout de la nature, påpekes at den første ikke var enstemmig, og at den andre bare slo fast at norske forbrukere ikke hadde tilstrekkelig kjennskap til fransk. Det hevdes derfor at sakene ikke er parallelle. Det gjentas at forbrukerne vil oppfatte betydningen av ordet wheels, og det vises til at General Court har uttalt i T-435/07 at det er et well-known fact at blant annet skandinaver har en basisforståelse av engelsk. Når det gjelder merkets manglende særpreg har 1. avdeling først anført at fordi merket er ansett for beskrivende, så mangler det også iboende særpreg etter varemerkeloven 13 første ledd, første punktum. Det er videre anført at WHEELS WHEN YOU WANT THEM er en salgsfremmende ytring som kan bety alltid tilgjengelige biler. Slike salgsfremmende ytringer mangler gjenkjennelseseffekt som angivelse av kommersiell opprinnelse med mindre det innehar et distinktivt element som gjør at det kan oppfattes som et særpreget kjennetegn. Det henvises til EF-domstolens avgjørelse i sak C398/08 P Vorsprung durch Technik, premissene 45 og 57. Til anførselen om andre registreringsmyndigheters praksis uttaler 1. avdeling disse registreringene ikke medfører en rettslig instruks om at Patentstyret skal gjøre det samme. Patentstyret ønsker å være på linje med praksisen i Europa, men nekter på bakgrunn av det som er referert ovenfor merket besluttet gjeldende uavhengig av at det er registrert i OHIM. *** Når det gjelder merkets beskrivende karakter, skal det anføres at 1. avdeling tar feil når det hevdes at norske forbrukere uten videre vil oversette wheels med bil. Det er riktig at ordet wheels i utpreget slangaktig amerikansk språk kan benyttes som en betegnelse for bil, men det er meget langt fra å være et vanlig uttrykk. Betydningen av ordet som hjul må man derimot regne med at alle kjenner, og mange vil også ha fått med seg at det kan bety ratt. Som tidligere anført er de aktuelle tjenestene rettet mot alle nordmenn over 18 år som har eller planlegger å få førekort, og det bestrides at den jevne nordmanns engelskkunnskaper er så gode at de også uten videre oppfatter slanguttrykk. At EF-domstolen har ansett det som et well-known fact at skandinaver har en basisforståelse av engelsk, er i denne sammenhengen fullstendig irrelevant. Vi noterer at 1. avdeling ikke har henvist til et eneste faktum som skulle tilsi at ordet vil bli oppfattet i denne betydningen bil, enn si at det noen gang er brukt i en slik betydning i Norge. Uttrykket må derfor oversettes med hjul når du trenger dem. Ordet hjul vil i sammenhengen kanskje, når forbukeren har fått tenkt seg om litt, bli oppfattet som en metafor for transportmidler, men det er helt usannsynlig at merket dermed vil bli oppfattet som beskrivende for bildelingstjenester slik som anført av 1. avdeling. Vi refererer igjen til de to avgjørelsene fra 2. avdeling som er kommentert ovenfor, og slår fast at presumpsjonen om at nordmenn kjenner alle de store verdensspråkene langt fra gjelder unntaksløst. Vi viser dessuten til 2. avdelings ferske uttalelse i sak nr. 7787, Beauty blotters, der det heter:
Annen avd. sak nr. 8048 6 Første avdeling har i sin avgjørelse lagt til grunn at den leksikalske betydningen av merkeelementet BLOTTERS er "trekkpapir eller papir med absorberende (oppsugende) evne", og at en gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket som beskrivende for "ansiktsservietter laget av linpapir" og "papirlommetørkler for personlig pleie". Annen avdeling finner ikke grunnlag for antakelsen om at gjennomsnittsforbrukeren i Norge vil oppfatte merket slik. Den leksikalske betydningen av ordet BLOTTERS må anses som lite kjent og sammenstillingen med ordet BEAUTY gir ikke i seg selv den betydning 1. avdeling har tillagt merket. Det bestrides ikke at uttrykket "BLOTTERS" kan brukes og har vært brukt som beskrivende for de vareslag merket er søkt for, men 2. avdeling finner ikke grunnlag for å anta at en slik bruk har vært særlig utbredt. I alle tilfelle er det ingen grunn til å tro at gjennomsnittsforbrukeren i Norge vil være kjent med en slik betydning av ordet. Snarere må det antas at merket BEAUTY BLOTTERS her i landet vil vekke assosiasjoner i retning av å avdekke skjønnhet, og med en slik betydning må merket i høyden anses som suggestivt. Etter 2. avdelings oppfatning kan merket ikke anses som beskrivende for de varer merket er søkt registrert for, og det foreligger dermed intet hinder for registrering av merket i Norge. (Vår uth.) På samme måte som 2. avdeling anser vi altså at en norske gjennomsnittsforbruker ikke vil være kjent med denne betydningen av ordet wheel. Det følger da med nødvendighet at merket ikke kan beskrive de aktuelle tjenestene. Det minnes i den forbindelse om at slagordet WHEELS WHEN YOU WANT THEM i henhold til etablert praksis bare kan nektes under varemerkeloven 13 første ledd, annet punktum dersom det foreligger en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merket og de varene og tjenestene merket søkes beskyttet for, slik at den relevante omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke forstår at merket beskriver de aktuelle varene og tjenestene eller egenskaper ved disse, se for eksempel Førsteinstansrettens dom i sak T-254/05, RadioCom, premiss 29. Vi kan ikke se at 1. avdeling har godtgjort at dette er tilfelle. Vi skal videre minne om den svært ofte siterte passussen fra EF-domstolens avgjørelse i sak C- 363/99, Postkantoor, premiss 98: As a general rule, a mere combination of elements, each of which is descriptive of characteristics of the goods or services in respect of which registration is sought, itself remains descriptive of those characteristics for the purposes of Article 3(1)(c) of the Directive. Merely bringing those elements together without introducing any unusual variations, in particular as to syntax or meaning, cannot result in anything other than a mark consisting exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate characteristics of the goods or services concerned. (Vår uth.) Av denne premissen kan det motsetningsvis i alle fall utledes en sterk presumpsjon for at dersom det søkte merket kan oppvise uvanlige semantiske variasjoner, så utgjør også sammenstillingen, altså merket oppfattet som helhet, noe mer enn summen av delene. Vi vil hevde at bruken av ordet wheel nettopp er en slik uvanlig variasjon, og at merket som helhet dermed innehar den nødvendige graden av særpreg. Etter vårt syn viser det som er sagt overfor, at uttrykket WHEELS WHEN YOU WANT THEM ikke kan benyttes til å beskrive bildelingstjenester, og under enhver omstendighet at det ikke kan gjøre det i Norge.
Annen avd. sak nr. 8048 7 Det skal til slutt og for ordens skyld også anføres, at det ikke finnes noe behov for å holde merket fri til bruk av andre tilbydere av lignende tjenester, nettopp fordi WHEELS WHEN YOU WANT THEM ikke er noen naturlig måte å beskrive en kvalitet ved bildelingstjenester på. Selve begrunnelsen for å nekte et merke under henvisning til at det er beskrivende, foreligger altså ikke. Vi antar etter dette at henvisingen til varemerkeloven 13 første ledd, annet punktum kan frafalles. Når merket ikke er beskrivende i henhold til varemerkeloven 13 første ledd, annet punktum, så kan det åpenbart heller ikke av denne grunn (altså at det er beskrivende) mangle iboende særpreg etter samme paragrafs første ledd, første punktum for de samme tjenestene. Ettersom 1. avdeling tilsynelatende også har hevdet på selvstendig grunnlag at WHEELS WHEN YOU WANT THEM mangler iboende særpreg fordi det bare vil bli oppfattet som en salgsfremmende ytring, skal imidlertid også dette separate nektelsesgrunnlaget imøtegås. Vi skal da først og for ordens skyld ta utgangspunkt i EF-domstolens avgjørelse i sak C-64/02 Das prinzip der Bequemlichkeit. Domstolen tar utgangspunkt i tre tidligere avgjørelser om tredimensjonale merker, og uttaler så i premiss 35: The possibility cannot be excluded that the case-law mentioned in the foregoing paragraph of this judgment is also relevant to word marks consisting of advertising slogans such as the one at issue in this case. (Vår uth.) Det må etter vårt syn være klart at det bør utvises forsiktighet med å tillegge en så vag og uforpliktende uttalelse for stor vekt som rettskilde. Det er uansett slik vi ser det svært vanskelig å lese den av 1. avdeling siterte avgjørelsen fra EFdomstolen i Vorsprung durch Technik. som noe annet en oppmykning av den strenge registreringspraksis i forhold til slagord som har vært fulgt i mange jurisdiksjoner etter Das Prinzip der Bequemlichkeit. Dommen følger resonnementet fra den siste avgjørelsen om at det ikke skal legges strengere kriterier til grunn for slagord enn for andre merker, men at det etter omstendighetene kan vise seg vanskeligere å etablere et slagords særpreg fordi forbrukerne ikke har for vane å utlede kommersielt opphav på bakgrunn av slagord. (Dette er for øvrig en sannhet med meget store modifikasjoner de fleste forbrukere forstår umiddelbart at et slagord refererer seg til én og bare én tilbyder.) I premiss 45 uttaler imidlertid Domstolen: On that point, it should be noted that the laudatory connotation of a word mark does not mean that it cannot be appropriate for the purposes of guaranteeing to consumers the origin of the goods or services which it covers. Thus, such a mark can be perceived by the relevant public both as a promotional formula and as an indication of the commercial origin of goods or services. It follows that, in so far as the public perceives the mark as an indication of that origin, the fact that the mark is at the same time understood perhaps even primarily understood as a promotional formula has no bearing on its distinctive character. (Vår uth.) At et merke først og fremst blir oppfattet som en salgsfremmende ytring har altså ingen relevans i spørsmålet om merkets iboende særpreg. Det heter videre i premiss 57 i den samme avgjørelsen:
Annen avd. sak nr. 8048 8 Thus, in so far as those marks are not descriptive for the purposes of Article 7(1)(c) of Regulation No 40/94, they can express an objective message, even a simple one, and still be capable of indicating to the consumer the commercial origin of the goods or services in question. That can be the position, in particular, where those marks are not merely an ordinary advertising message, but possess a certain originality or resonance, requiring at least some interpretation by the relevant public, or setting off a cognitive process in the minds of that public. (Vår uth.) Det avgjørende er etter vårt syn simpelthen hvorvidt merket inneholder noe som forbrukeren kan bite seg merke i og huske, slik at han ved en senere anledning kan gjenkjøpe en vare eller tjeneste han er fornøyd med, eller unngå en han er misfornøyd med, og dette kriteriet mener vi at det søkte merket helt åpenbart oppfyller. Merket består altså av fem engelske ord: WHEELS WHEN YOU WANT THEM. Første avdeling anfører i motsetning til saksbehandler at det ikke er opp til Patentstyret om et merke er vittig eller ikke. Dette er vi uenig i - vidd er et moment som kan medvirke til at forbrukerne husker merket, selv det kan aldri sluttes motsetningsvis at fravær av vidd gjør et merke uregistrerbart. I dette tilfellet vil vi i alle fall påpeke at bruken av ordet wheels istedenfor ordet bil gjør merket uvanlig om det kanskje ikke er synderlig vittig. Vi vil videre få henlede 2. avdelings oppmerksomhet på det faktum at alle de trykktunge stavelsene innledes med bokstaven W etterfulgt av en vokallyd: WE-WE-WÅ. Dette er altså en meget tydelig og bevisst bruk av alliterasjon (bokstavrim) som helt siden Edda-diktningen har vært en del av norsk versekultur. I tillegg følger ordsekvensen et daktylisk versemønster (tung-lett-lett tung-lett) som gjør usagnet rytmisk og leselett og fører til at det faller lett i munnen, at det er catchy. Når det gjelder betydningsinnholdet fremholdes at uttrykket hjul når du ønsker/trenger dem er uvanlig på norsk, og dermed egnet til å fremkalle en viss undring når det benyttes som kjennetegn for de aktuelle tjenestene. Til sammen er dette etter vårt syn kvaliteter som gir slagordet en klar og distinkt gjenkjennelseseffekt som setter forbrukerne i stand til å bite seg merke i det og å huske det i en senere kjøpssituasjon. Vi antar etter dette at også anførselen om manglende iboende særpreg kan frafalles. Vi skal til slutt anføre at merket er akseptert til registrering i en rekke andre land, herunder i EU. Vi er selvsagt kjent med at Patentstyret jevnlig anfører at det til tross for målsetningen om europeisk rettsenhet ikke uten videre er noe mål å oppnå like resultater i enkeltsaker, og vi er selvsagt også kjent med at Patentstyret formelt sett ikke er bundet av andre registreringsmyndigheters avgjørelser i enkeltsaker. Vi syns likevel det er påfallende at det overhodet ikke tillegges vekt at man både i EU og i USA, og nå også dessuten i Canada, Sveits og Japan, er kommet til at merket besitter den tilstrekkelige iboende distinktivitet. Man kan spørre seg hva som er så annerledes med oppfattelsesevnen til norske forbrukere i forhold til forbrukerne i disse landene, bortsett fra at den engelskspråklige delen av dem trolig vil forstå at ordet wheels kan ha betydningen bil. Det er jo, ettersom lovverkene i det alt vesentlige er harmonisert, åpenbart den samme vurderingen som ligger til grunn for avgjørelsen; en antakelse om hvordan merket vil bli oppfattet av gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle tjenestene. I medhold av varemerkeloven 22 annet ledd bes det således om at 1. avdelings avgjørelse omgjøres og at merket fortsetter til registrering og publisering i Norsk varemerketidende."
Annen avd. sak nr. 8048 9 Den 10. mai 2010 ble faktura pålydende det gjeldende gebyr (avgift) for klage til Patentstyrets Annen avdeling, jf. varemerkelovens 22a første ledd og avgiftsforskriftens 50, utstedt og sendt til registreringshavers norske fullmektig. Fristen for betaling var i fakturaen satt til 14. juni 2010. Klagegebyret (avgiften) er registrert innbetalt på Patentstyrets bankkonto den 31. mai 2010; innen betalingsfristen. Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Etter varemerkeloven 14 første ledd annet punktum, jf. varemerkeloven 1961 13 første ledd første punktum, kan et varemerke bare registreres dersom det har særpreg for de varer eller tjenester det søkes registrert for. Kravet om særpreg innebærer at merket må være egnet til å skille søkerens varer fra andres. Etter varemerkeloven 14 annet ledd, jf. varemerkeloven 1961 13 første ledd annet punktum, skal et varemerke nektes registrert hvis det er beskrivende for varer eller tjenester som omfattes av søknaden. Ved tolkningen av de nevnte bestemmelser skal det legges vekt på varemerkedirektivets (direktiv 2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (forordning 2009/207), jf. Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON). Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, Sml. 2007 s. I-2883, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide, Sml. 1998 s. I-4657. EU-domstolen har i sin praksis lagt særlig vekt på at varemerker skal være egnet til å garantere de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (opprinnelsesgarantifunksjonen), slik at disse, uten fare for sammenblanding, kan skjelne mellom varer fra
Annen avd. sak nr. 8048 10 forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon, Sml. 1998 s. I-5507 (premiss 28) og C-299/99 Philips, Sml. 2002 s. I-5475 (premiss 30). Bestemmelsene i varemerkedirektivets art. 3(1)(b) og (c) har som formål å sørge for at det ikke blir registrert varemerker som ikke kan realisere de nevnte formål, og skal dessuten vareta den allmenne interesse i at tegn som er beskrivende, eller som det for øvrig generelt er behov for å bruke i næringsvirksomhet, ikke blir belagt med enerett for en enkelt næringsdrivende (friholdelsesbehovet), jf. EU-domstolens avgjørelse i forente saker C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Sml. 1999 s. I-2779 (premiss 25), forente saker C-53/01 til C-55/01 Linde, Sml. 2003 s. I-3161 (premissene 73 og 75), sak C-191/01 P, DOUBLEMINT, Sml. 2003 s. I-12447 (premiss 31) og Høyesteretts dom i Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON). Registreringsvilkårene er de samme for merker bestående av slagord som for andre varemerker. Det kan imidlertid i praksis være vanskeligere å påvise varemerkerettslig særpreg for slagord, fordi de etter sin art normalt ikke vil oppfattes av gjennomsnittsforbrukeren som en angivelse av den kommersielle opprinnelsen til en vare eller tjeneste, jf. EU-domstolens dom 21. oktober 2004 i sak C 64/02 Das Prinzip der Bequemlichkeit. Det at et varemerke vil bli oppfattet som et salgsfremmende uttrykk av den relevante omsetningskretsen, er imidlertid ikke i seg selv tilstrekkelig til å fastslå at det mangler nødvendig særpreg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C- 398/08 P Vorsprung durch Technik premiss 44 og 45. Selv om merket uttrykker et objektivt reklamebudskap, kan det samtidig oppfattes av gjennomsnittsforbrukeren som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Ved vurderingen av hvorvidt gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte slagordet som opprinnelsesangivende, er det relevant å se hen til blant annet dets grad av originalitet og hvorvidt det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, jf. EU-domstolens uttalelser i Vorsprung durch Technik premiss 57. Direkte oversatt til norsk vil uttrykket WHEELS WHEN YOU WANT THEM bli hjul når du vil ha dem. Første avdeling har lagt til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som bil når du trenger det. Annen avdeling er ikke uenig i at mange vil være kjent med bruken av wheels i betydningen bil, men mener det ikke er sannsynlig at en overveiende del av omsetningskretsen vil oppfatte denne betydningen av ordet helt umiddelbart. Merket blir dermed å anse som suggestivt, og ikke som direkte beskrivende for de tjenestene det søkes registrert for. Det foreligger således heller ikke noe utpreget friholdelsesbehov for akkurat dette uttrykket.
Annen avd. sak nr. 8048 11 Annen avdeling finner at bruken av ordet wheels, som erstatning for eksempel for vehicle, sammenholdt med det ordspill som uttrykket WHEELS WHEN YOU WANT THEM innebærer, under tvil gir merket nødvendig særpreg, jf. varemerkeloven 14 annet ledd. Annen avdeling er ikke uenig i at merket er kvalitetsangivende og har et reklamepreg, men dette er som nevnt ikke i seg selv tilstrekkelig til å fastslå at det mangler det nødvendige særpreg. Selv om merket vil bli oppfattet som et salgsfremmende uttrykk, finner Annen avdeling at det ordspill det inneholder innebærer at merket lettere vil feste seg i forbrukerens bevissthet, og vil oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket anses dermed å inneha det særpreg som er nødvendig for registrering etter varemerkeloven 14 første ledd annet punktum og 14 annet ledd. Etter dette blir Første avdelings avgjørelse å oppheve. Det avsies slik kjennelse: Første avdeling avgjørelse oppheves, og saken sendes tilbake til Første avdeling for innføring av merket i varemerkeregisteret og kunngjøring. Ida Andrén (sign) Tove Aas Helge (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.)