Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7539 Varemerkesøknad nr. 2001 08104 Søker: Magtech AS, Moss Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse, hvorved det kombinerte merket MAGTECH AS ble besluttet nektet registrert. Avgjørelsen ble meddelt søkerens fullmektig den 12. november 2004. Varemerkesøknad nr. 200108104 Nevnte merke er søkt registrert for: Kl. 9: Elektriske apparater og instrumenter; energiomformere. Kl. 42: Faglige konsultasjoner; forskning og utvikling av nye produkter for tredjemenn. Under behandlingen i 1. avdeling ble anført at det søkte merket bare kunne godtas til registrering hvis følgende unntaksanmerkning ble akseptert: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket., jf. varemerkelovens 13 første ledd og 15 annet ledd Søkeren aksepterte ikke slik unntaksanmerkning, og søknaden ble avslått. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringsinnehaveren.
2. avd. sak nr. 7539 2 Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Det søkte merket MAGTECH er satt sammen av merkeelementene MAG og TECH. MAG er en alminnelig brukt forkortelse for "magnetic/magnetisk" og TECH er en forkortelse for "technology/teknologi". Merket er søkt for "elektriske apparater" i klasse 9 og konsultasjonstjenester i klasse 42. MAGTECH kan være egenskapsangivende for varene og tjenestene merket er søkt for, da det kan beskrive egenskaper eller bestanddeler ved elektriske apparater eller konsultasjonstjenester. Sammensetningen MAGTECH gir dermed ikke merket tilstrekkelig særpreg til at det kan registreres. Vi har et friholdelsesbehov for slike beskrivende varemerker slik at andre også kan bruke MAGTECH fritt i sin markedsføring eller annen omtale av sine varer og tjenester uten at dette skal være et varemerkeinngrep. En registrering uten en unntaksanmerkning kan skape tvil om hva registreringen omfatter. Se varemerkeloven 15 annet ledd og 13 første ledd. Fullmektigen har anført at sammensetningen MAGTECH er konstruert og således distinktiv. Patentstyret anser ikke at sammensetningen av MAG og TECH gir merket tilstrekkelig særpreg. At ordene er satt sammen uten noen semantisk eller grammatisk endring av forkortelsene, medfører ikke at merket får en adskillende evne. Når betydningen av merket gir en forståelse som ligger meget nær å angi varenes og tjenestenes innhold, kan ikke det faktum at merket er satt sammen av to ord, få særlig vekt. Nydannede ord kan være beskrivende når de er sammenstillinger eller sammentrekninger av kjente ordelementer, som er foretatt etter vanlige former for orddannelse. Vi viser her til Annen avdelings avgjørelse nr. 7006 SERVERNET, hvor det ble uttalt: "At ordet ikke finnes i alminnelige ordbøker eller oppslagsverk - slik søkeren har pekt på - tyder på at det er snakk om et nydannet ord, men også nydannede ord kan anses som beskrivende dersom meningsinnholdet direkte eller umiddelbart vil bli oppfattet av en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen, eller anses å mangle særpreg." Fullmektigen viser til registreringen av merket WALKMAN som i ettertid og i mangel av andre dekkende ord har blitt hyppig brukt på bærbare lommestereoer. Nevnte eksempel viser, ifølge fullmektigen, at det ikke kan eksistere et friholdelsesbehov for nye ordsammenstillinger fordi de i mangel på et tilsvarende ord, er hensiktsmessig å bruke. Patentstyret kan ikke se at dette eksempelet er parallelt med nærværende sak, da uttrykket WALKMAN ikke kan sies å være beskrivende for lommestereoer. Fullmektigen henviser til avgjørelsen C-388/99 BABY-DRY og anfører at sammenstillingen MAGTECH er en leksikalsk oppfinnelse. Det søkte merket består av ord som ikke er satt sammen til en slik "lexical invention" som BABY-DRY-saken viser til. Etter behandlende medlems syn fremstår det søkte merket som en ordinær sammenstilling av to beskrivende ord, der merkets beskrivende meningsinnhold vil bli oppfattet umiddelbart av omsetningskretsen som egenskapsangivende. EF-domstolen har i senere avgjørelser, blant annet C-265/00 BIOMILD og C-363/99 POSTKANTOOR, presisert rekkevidden av BABY-DRY-saken. Nydannede ord kan være beskrivende når de er sammenstillinger eller sammentrekninger av kjente ordelementer, som er foretatt etter vanlige former for orddannelse. Behandlende medlem viser her til Annen avdelings avgjørelse nr. 7006, SERVERNET, hvor det ble uttalt: "At ordet ikke finnes i alminnelige ordbøker eller oppslagsverk - slik søkeren har pekt på - tyder på at det er snakk om et nydannet ord, men også nydannede ord kan anses som beskrivende dersom meningsinnholdet direkte eller
2. avd. sak nr. 7539 3 umiddelbart vil bli oppfattet av en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen, eller anses å mangle særpreg." Søker nekter å godta en unntaksanmerkning etter varemerkeloven 15 annet ledd og 13 første ledd for merkeelementet MAGTECH, og merket nektes således registrert i henhold til varemerkeforskriften 18 annet ledd." Søkerens klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 12. januar 2005, og klageavgiften ble innbetalt den 2. februar 2005. Begge deler rettidig. I klagebegrunnelsen anfører søkerens fullmektig: "Det vises til Patentstyrets avgjørelse om registreringsnektelse datert 2004.11.12. Patentstyrets 1. avdeling anså MAGTECH for å være et uregistrerbart varemerke for elektriske apparater og instrumenter; energiomformere i klasse 9 og faglige konsultasjoner: forskning og utvikling av nye produkter for tredjemann i klasse 42 og krever derfor at det inntas unntaksanmerkning for ordet MAGTECH. Avgjørelsen påklages herved til Patentstyrets 2. avdeling med hjemmel i varemerkelovens 22., 1. ledd. I henhold til varemerkelovens 22a er klagen rettidig fremsatt. I motsetning til 1. avdeling mener vi at MAGTECH er et registrerbart varemerke. Vi stiller oss uforstående til at MAGTECH kan hevdes å være beskrivende for de omsøkte varer og tjenester. Vi vil begrunne vår påstand med følgende: MAGTECH fungerer pr. i dag som et vare-/tjenestemerke for søker, både i Norge og USA MAGTECH er riktignok en sammensetning av merkeelementene MAG og TECH som hver for seg blant annet vil kunne oversettes med magnetic/magnetisk og technology/teknologi, men det er det sammensatte ordet MAGTECH som er søkt registrert som varemerke. Det sammensatte ordet MAGTECH er intet leksikalt ord med noen gitt betydning og det er følgelig heller ikke å finne i norske eller engelske ordbøker. MAGTECH gir ikke uttrykk for varenes/tjenestenes art, beskaffenhet, mengde, formål, pris eller sted eller tid for tilvirkningen slik dette kommer til uttrykk i varemerkelovens 13, 1. ledd og kan heller ikke anses som noen normal betegnelse for elektriske apparater og instrumenter; energiomformere eller faglige konsultasjoner: forskning og utvikling av nye produkter for tredjemann. Behandlende medlem hevder at MAGTECH er et egenskapsangivende ord, uten å gå nærmere inn på hvilken egenskap det refereres til. En opplysning om at et elektrisk apparat eller instrument eller en energiomformer er magnetisk teknisk vil av markedet trolig ikke bli oppfattet som noen informasjon om produktet fordi ordet MAGTECH verken sier noe om anvendelse, kapasitet, kvalitet, størrelse eller pris på varene/tjenestene.
2. avd. sak nr. 7539 4 Vi vil av den grunn hevde at det ikke eksisterer noe behov for å innta en unntaksanmerkning for ordet MAGTECH. Vi vil understreke at friholdelsesbehovet er en viktig del av deskriptivitetsvurderingen. Selv om dette ikke klart fremgår i alle domsavgjørelse, er dette nå klart fastslått av EU domstolen i dommen vedrørende merket DOUBLEMINT av 2003. I EU-dommen av 1999 om BABY-DRY uttales det at selv om hvert av ordene hver for seg benyttes i den daglige tale, er dette nødvendigvis ikke tilfellet for et nytt laget ord, selv om dette er sammensatt av beskrivende elementer dersom det nye ordet er et hittil ukjent uttrykk som derfor ikke benyttes av gjennomsnittsforbrukeren i daglig omtale av de respektive varer/tjenester. Gjennomsnittsforbrukeren er valgt som eksempel fordi denne anses for å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det henvises i så måte også til EUdomstolens sak GUT SPRINGENHEIDE fra 1998. Birger Stuevold Lassen uttaler i sin bok Oversikt over norsk varemerkerett at. Bestemmelsene i varemerkelovens 13 forutsettes å være materielt identiske med distinktivitetsreglene i Varemerkedirektivet av 1988 og en konsekvens av dette er at Patentstyret må tilpasse sin praktisering av bestemmelsen til den praksis som utvikler seg innen EØS området for øvrig dersom det skulle vise seg at norsk praksis er strengere mot søkerne enn EØS-avtalen tillater (Ot.prp. 72 (1991-92) s. 80. Bestemmelsene i varemerkelovens 13 første ledd, første og annet punktum, som tilsvarer varemerkedirektivets artikkel 3(1)(b) og (c), har som formål å sørge for at det ikke blir registrert varemerker som ikke er egnet til å atskille søkerens varer fra andres. Beskrivende varemerker anses ikke å ha en slik atskillende evne. Disse må også friholdes av hensyn til den allmenne interesse i at ord som det er behov for å bruke i næringsvirksomhet ikke blir belagt med enerett av en enkelt næringsdrivende. Dersom det ikke finnes noe slikt behov, skulle det heller ikke være noen grunn til at en enkelt næringsdrivende oppnår enerett til å bruke merket. Vi kan ikke nekte for at ordet MAGTECH kan ha et suggestivt preg, men suggesstive varemerker er ikke uregistrerbare merker. MAGTECH benyttes for svært spesialiserte varer. Kundene er energiverk og andre store energileverandører. Vi vedlegger ny presisert varefortegnelse i 2 eksemplarer sammen med utskrift av søkers web-side som vi håper ytterligere vil bidra til å understreke at MAGTECH er et registrerbart varemerke. [ 09: Transformatorer, spenningsforhøyere, styrbare spoler, styrbare likerettere. 42: Faglige konsultasjoner: forskning og utvikling av nye produkter for tredjemann. ] Vi ber derfor 2. avdeling om å avgjøre at merket er registrerbart og returnere saken til 1. avdeling for registrering av merket uten unntaksanmerkning."
2. avd. sak nr. 7539 5 Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling har dels kommet til et annet resultat enn 1. avdeling. Første avdeling nektet registrering av det kombinerte merket MAGTECH AS med mindre søker aksepterte en unntaksanmerkning for teksten i merket. Etter varemerkelovens 13 første ledd første punktum kan et varemerke bare registreres dersom det er egnet til å skille søkerens varer fra andres. Etter varemerkelovens 13 første ledd annet punktum skal et varemerke nektes registrert hvis det er beskrivende for varer eller tjenester som omfattes av søknaden. Ved tolkningen av varemerkelovens 13 første ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (direktiv 89/104/EØF) ordlyd og formål, og på praksis fra EF-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (forordning 94/40/EF), jf. Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON). Det følger av den tiende betraktning i fortalen til varemerkedirektivet, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EF-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være egnet til å garantere de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at disse, uten fare for sammenblanding, kan skjelne mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EFdomstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon, Sml. 1998 s. I-5507 (premiss 28) og C-299/99 Philips, Sml. 2002 s. I-5475 (premiss 30). Bestemmelsene i varemerkedirektivets art. 3(1)(b) og (c) har som formål å sørge for at det ikke blir registrert varemerker som ikke kan realisere de nevnte formål, og skal dessuten vareta den allmenne interesse i at tegn som er beskrivende, eller som det for øvrig generelt er behov for å bruke i næringsvirksomhet, ikke blir belagt med enerett for en enkelt næringsdrivende (friholdelsesbehovet), jf. EF-domstolens avgjørelse i forente saker C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Sml. 1999 s. I-2779 (premiss 25), forente saker C-53/01 til C-55/01 Linde, Sml. 2003 s. I-3161, premissene 73 og 75), sak C-191/01 P,
2. avd. sak nr. 7539 6 DOUBLEMINT (2003, ennå ikke i Sml., premiss 31) og Høyesteretts dom i Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON). Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og i betraktning av hvorledes gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH (ennå ikke i Sml.). Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide, Sml. 1998 s. I-4657. Etter EF-domstolens praksis skal et varemerke anses å ha tilstrekkelig særpreg («distinctive character»), jf. varemerkedirektivets art. 2 og 3(1)(b), hvis det «sætter den tilsigtede omsætningskreds i stand til at adskille den vare eller tjenesteydelse, som varemærket betegner, fra dem med en anden oprindelse, og at konkludere, at alle varer eller tjenesteydelser, som varemærket identificerer, er blevet fremstillet, markedsført eller leveret under kontrol af varemærkeindehaveren, der kan drages til ansvar for deres kvalitet», jf. sak C-299/99 Philips, Sml. 2002 s. I-5475 (premiss 47). Et varemerke er beskrivende dersom det er egnet til å angi varens art, egenskaper etc. Forbudet mot registrering av beskrivende varemerker omfatter ikke bare ord som «faktisk anvendes til at beskrive varer eller tjenesteydelser», men alle tegn og betegnelser som «kan anvendes til sådanne formål» (DOUBLEMINT premiss 32, kursivering tillagt). Det må vurderes om det anmeldte merket «kunne tænkes at blive anvendt af andre erhvervsdrivende for at betegne en egenskab ved deres varer og tjenesteydelser» (premiss 35). Første avdeling vurderte muligheten for registrering av MAGTECH AS for bl.a. elektriske apparater og instrumenter; energiutformere i klasse 9. Søkeren har i klage 12. januar 2005 inngitt ny varefortegnelse i klasse 9; transformatorer, spenningsforhøyere, styrbare spoler og styrbare likerettere. Det søkte merket er en sammensetning av forkortelser på to beskrivende ord. MAG er en alminnelig forkortelse for magnetic, mens TECH er en forkortelse for technology. Etter annen avdelings syn vil denne ordkombinasjonen være egnet til å beskrive egenskaper ved varene merket er søkt registrert for, også når man tar hensyn til den nye varefortegnelsen.
2. avd. sak nr. 7539 7 Søker har vist til EF-domstolens avgjørelse i BABY-DRY-saken (C-388/99), og at sammenstillingen MAGTECH må regnes som en tilsvarende leksikalsk oppfinnelse. Det er likevel en klar forskjell på en lite original sammensetning av forkortelser på to beskrivende substantiver og en sammensetning av et substantiv og et adjektiv. Det vises til også til EFdomstolens uttalelser i sak C-265/00 BIOMILD (premiss 39 og 40); Som hovedregel forbliver den blotte kombination af bestanddele, der hver for sig er beskrivende for egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, beskrivende for de nævnte egenskaber i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), selv om denne kombination udgør en neologisme. Ved blot at forbinde sådanne bestanddele uden at tilføre dem en usædvanlig ændring, navnlig af syntaktisk eller semantisk karakter, kan der kun fremkomme et varemærke, som udelukkende er sammensat af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne de nævnte varers eller tjenesteydelsers egenskaber. Imidlertid er det muligt, at en sådan kombination ikke er beskrivende i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), nemlig såfremt den skaber et indtryk, der ligger tilstrækkeligt langt fra det indtryk, man får ved blot at sammenlægge de nævnte bestanddele. Hvad angår et ordmærke, der er beregnet til at blive hørt lige så meget som læst, skal en sådan betingelse være opfyldt, både hvad angår det lydlige og det visuelle indtryk, som varemærket fremkalder. Annen avdeling kan ikke se at sammenstillingen av MAG og TECH skaper et tilstrekkelig nytt uttrykk til at det ikke kan anses å være egenskapsangivende for de varer merket søkes registrert for. Selv om teksten Magtech AS er et meget fremtredende element i merket, medfører figurelementet at merket i og for seg er registrerbart for de varer det er søkt for. En registrering av merket vil imidlertid ikke gi noen enerett til teksten Magtech AS, idet det ikke ville være adgang til å få registrert teksten særskilt, altså uten figurelementene, jf. varemerkelovens 15 første ledd. Etter 15 annet ledd kan Patentstyret i slike tilfelle kreve at det gjennom en unntaksanmerkning klargjøres at den beskrivende teksten ikke omfattes av registreringsvirkningene. Patentstyret har i den foreliggende sak krevd unntaksanmerkning for teksten Magtech AS, men søkeren har ikke villet akseptere slik anmerkning. Det var i denne situasjon i samsvar med mangeårig praksis å nekte registrering, som 1. avdeling gjorde. Bestemmelsen i 15 annet ledd gir, dersom vilkårene er oppfylt, en adgang for Patentstyret til å kreve unntaksanmerkning. Noen plikt til å gjøre slik anmerkning har Patentstyret ikke, og det antas spørsmålet om det skal skje avgjøres ved et hensiktsmessighetskjønn, jf. Lassen og
2. avd. sak nr. 7539 8 Stenvik, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utg. revidert versjon, Oslo 2003 s. 267 og s. 165. Det må ligge i dette at Patentstyrets sjef kan gi instruks om når unntaksanmerkning skal kreves. En slik instruks om endret praktisering av reglene om unntaksanmerkning er gitt med virkning fra 1. april 2006, også for saker som er under behandling. Etter den skal Patentstyret ikke på eget initiativ innta unntaksanmerkninger under søknadsbehandlingen, og i søknadssaker der Patentstyret har krevd slik anmerkning, skal kravet frafalles når Patentstyret blir gjort oppmerksom på det. Annen avdeling forstår den nye instruksen slik at det i den foreliggende sak ikke skal gjøres unntaksanmerkning for det uregistrerbare merkeelementet Magtech AS. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves og merket registreres som begjært. Ole-Andreas Rognstad (sign.) Arne Dag Hestnes (sign.) Ida Andrén (sign.)