AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Kari Anne Lang-Ree og Tore Lunde Utreder: Margrethe Lunde har kommet frem til følgende
Avgjørelse 1 Kort fremstilling av saken 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 30. mai 2013, hvor det kombinerte merket R, registrering nr. 261369, ble registrert for klær, fottøy, hodeplagg i klasse 25. 3 Under henvisning til varemerkeloven 14 og 16 bokstav a, jf. 4 første ledd, innleverte klager, Regatta AS, innsigelse basert på sitt eldre varemerke, kombinert merke REGATTA NORWEGIAN LIFEGUARD, registrering nr. 261028, registrert for klær, fottøy, hodeplagg i klasse 25. 4 Klagen innkom 29. juli 2013 og Patentstyret har den 8. august 2013 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven 51 annet ledd. 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: Varemerkeloven 14 - særpreg. - Det søkte merket består av en figur som har klare likhetstrekk med bokstaven R. Figuren skiller seg fra en vanlig utforming av bokstaven ved at det venstre benet er avkortet og at det er et mellomrom mellom denne streken og den streken som horisontalt avslutter den buete delen av figuren. - Spørsmålet i denne saken er om den registrerte figuren skiller seg tilstrekkelig fra en vanlig utforming av bokstaven R, slik at figuren innehar det nødvendige særpreg. - Patentstyret har under tvil kommet til at utforming av det venstre og høyre benet og mellomrommet til sammen skaper et uttrykk som er egnet til å feste seg i bevisstheten hos gjennomsnittsforbrukeren. Varemerkeloven 4 første ledd bokstav b - Begge merkene er registrert for klær, fottøy, hodeplagg i klasse 25 og det foreligger dermed vareidentitet. Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne, jf. varemerkeloven 4 første ledd bokstav b. - Patentstyret legger til grunn at enkeltbokstaver som hovedregel vil mangle særpreg, da enkeltbokstavers evne til å utrykke kommersiell forbindelse må anses om begrenset. - I EU-domstolen sak C-265/09 P, α fremgår det at man ikke kan legge til grunn at enkeltbokstaver mangler særpreg per se. 2
- Figurelementet R i de to merkene er utformet forskjellig og disse forskjellene er så markante at Patentstyret etter en helhetsvurdering har kommet til at merkene ikke er forvekselbare. Varemerkeloven 4 første ledd bokstav a - Som det fremgår av vurderingen ovenfor er det Patentstyrets vurdering at det foreligger tilstrekkelige forskjeller mellom merkene til at det ikke foreligger risiko for forveksling. Det vil ut fra en slik vurdering være klart at merkene ikke er identiske eller at forskjellene er så ubetydelig at de vil bli oversett. - Patentstyret har kommet til at det registrerte merket har særpreg, jf. varemerkeloven 14. Merket er heller ikke egnet til å forveksles med innsigers registrering, jf. varemerkeloven 16 bokstav a, jf 4 første ledd bokstav b. De to merkene anses ikke som identiske, jf. varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd bokstav a. 6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: Varemerkeloven 14 - særpreg - Det essensielle er inntrykket merket etterlater forbrukeren som helhet, herunder om forbrukeren vil oppfatte bokstaven som et varemerke knyttet til Reebok for de aktuelle varer. Forbrukeren vil i en typisk kjøpssituasjon ikke ha anledning til å differensiere mellom ulike skrifttyper. - Patentstyrets Annen avdeling nektet varemerket C, da merket ikke var egnet til å angi varens kommersielle forbindelse. Dette underbygger at det er helheten og ikke merkets font, eller de enkelte mindre forskjeller mellom merket og de ulike skrifttyper, som er avgjørende for vurderingen. - EU-domstolens sak a (C-265/709 P) bekrefter at det skal være vanskelig å etablere nødvendig distinktivitet ved merker som kun omfatter en bokstav. - Patentstyrets påpekte forskjeller er uvesentlige og kan verken hver for seg eller sammen anses tilstrekkelige for å oppfylle lovens krav til distinktivitet. - Det vises til Annen avdelings avgjørelse G (PS-2012-8085). Annen Avdeling kom til at merket manglet særpreg og uttalte videre angående friholdelsesbehovet: ettersom forbrukerne ikke er vant til å oppfatte enkeltbokstaver som angivelser av kommersiell opprinnelse. Det foreligger derfor et ganske sterkt friholdelsesbehov. Varemerkeloven 16 bokstav a - forvekslingsfare - Det foreligger både vare- og bransjelikhet, som medfører at det må legges til grunn en streng vurdering. 3
- Reeboks R har en generell og nøytral fremtoning som medfører forvekslingsfare med Regattas R, da det kun er bokstaven R som kommer i fokus. Det vises til at det er både visuell og fonetisk likhet mellom merkene. - Varemerkene er så like at eventuelle tekniske ulikheter vil bli oversett av en gjennomsnittsforbruker. 7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldene: Varemerkeloven 14-særpreg - De karakteristiske trekkene ved den grafiske utformingen av Reeboks R er vesentlig mer enn kun uvesentlige endringer eller tillegg. - Til sammen skaper forskjellene som eksisterer mellom en ordinær bokstav R og Reeboks merke R, herunder utformingen av det høyre og venstre benet og mellomrom mellom venstre ben og den høyre delen av merket, et uttrykk som er egnet til å feste seg i bevisstheten hos gjennomsnittsforbrukeren. - Registreringen er ikke til hinder for at andre næringsdrivende benytter en ordinær R eller en annen utforming av bokstaven R i sin markedsføring av klær, fottøy og hodeplagg. Registreringen av merket gir kun enerett til å benytte den gjengitte utformede figuren som likner bokstaven R. Varemerkeloven 16 bokstav a - Klagers merke gir ikke vern for enhver utforming av bokstaven R som varemerke. - Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merkene som svært forskjellige. - Det må antas at forbrukere innen varegruppene klær, fottøy og hodeplagg normalt har et relativt høyt oppmerksomhetsnivå. - Teksten REGATTA NORWEGIAN LIFEGUARD i klagers merke og det norske flagget utformet som et utsnitt av en vimpel, er med på å skape en visuell avstand mellom merkene. Figuren R vil kunne oppfattes å ha et betydningsinnhold, nemlig som en logoutforming av den første bokstaven i ordet REGATTA. - Reeboks varemerke R har vært brukt alene i stor utstrekning, i tillegg til bruk som en del av/den første bokstaven i det svært velkjente kjennetegnet REEBOK. Det innleverte materialet gir en klar indikasjon på at Reeboks R -logo har funksjon som kjennetegn for Reeboks varer i klasse 25 i det praktiske liv, og at merket R av omsetningskretsen oppfattes som et særskilt kjennetegn på de aktuelle varer, og ikke som en ordinær bokstav R. 4
8 Klagenemnda skal uttale: 9 Klagenemnda har kommet til et annet resultat enn Patentstyret. 10 Det er to nektelsesgrunnlag som reises i klagen, nemlig om det innklagede merket har særpreg etter varemerkeloven 14 og om det foreligger forveksling mellom klagers merke og det innklagede merke, jf. varemerkeloven 16 bokstav a. Varemerkeloven 14 - særpreg 15 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av en R. 16 I vurderingen av om merket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven 14 være oppfylt. Etter varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller med vesentlige endringer/tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. varemerkeloven 14 første ledd. 17 Høyesterett har uttalt i Rt-2002-391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkelovens 14 første og annet ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EUorganene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). 18 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 10, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være en garantist for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan se forskjell mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington. 19 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. 20 Den aktuelle omsetningskretsen for varene og tjenestene i klasse 25 vil være både private sluttbrukere og profesjonelle aktører innenfor klesbransjen. Gjennomsnittsforbrukeren vil således anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. 5
21 Ved vurderingen av om varemerker bestående av en bokstav har særpreg, må det alltid foretas en konkret vurdering, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C- 265/09 P, BORCO. 22 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til, er om innklagedes merke fremstår som en vanlig utforming av bokstaven R eller om merket innehar tilstrekkelig særpreg. 23 Når det gjelder den figurative utformingen av merket, finner ikke Klagenemnda at den tilfredsstiller det minimum av særpreg som kreves for at merket skal kunne aksepteres. For Klagenemnda fremstår utformingen som ordinær, og merket mangler den nødvendige grad av særpreg som gjør det egnet til å oppfattes som noe annet enn bokstaven R. Det vises til Annen avdelings avgjørelse nr. 8085 der det kombinerte merket G ble nektet grunnet manglende særpreg. Her ble det uttalt at For merker som består av kun en bokstav eller et tegn vil det i praksis likevel kunne være vanskeligere å påvise ordinært særpreg, ettersom forbrukerne ikke er vant til å oppfatte enkeltbokstaver som angivelser av kommersiell opprinnelse. 24 Innklagede viser til at det kombinerte merket R har vært brukt alene i stor utstrekning. Dokumentasjonen som er fremlagt for Klagenemnda består av produktkataloger samt utskrift fra Google-søk på Reebok dropped R logo. Det er for Klagenemnda uklart hvorvidt produktkatalogene retter seg mot den norske omsetningskrets. Det er heller ikke oppgitt salgstall eller forholdstall som viser markedsandel. Den innleverte dokumentasjon gir derfor ingen indikasjon på at klagers merke er innarbeidet, jf. varemerkeloven 3 tredje ledd. 25 Mot denne bakgrunn har Klagenemda kommet til at Patentstyrets avgjørelse må oppheves, slik at det kombinerte merket R nektes registrert i henhold til varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Merket kan heller ikke sies å ha oppnådd beskyttelse etter reglene om innarbeidelse, jf. varemerkeloven 3. 26 Klagenemnda vil etter dette ikke vurdere om det foreligger fare for forveksling etter varemerkeloven 16 bokstav a. På dette grunnlag stemmer vi for følgende 6
Slutning Patentstyrets avgjørelse oppheves, og saken sendes tilbake til Patentstyret hvor registrering nr. 261369 ved kunngjøring og anmerkning i varemerkeregisteret oppheves. Lill Anita Grimstad Kari Anne Lang-Ree Tore Lunde (sign.) (sign.) (sign.) 7