Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7787 Søknad nr. 2005 06468 Søker: Mary Kay Inc., Dallas, Texas, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 22. desember 2009 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 17. august 2007, hvorved ordmerket BEAUTY BLOTTERS ble nektet registrert som varemerke. Avgjørelsen ble sendt søkerens norske fullmektig samme dag. Merket er søkt registrert for følgende varer: Klasse 16: Ansiktsservietter laget av linpapir; papirlommetørklær for personlig pleie. Under søknadsbehandlingen i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at merket mangler det for registrering nødvendige særpreg, jf. varemerkelovens 13 første ledd. Avdelingen har videre anført at det foreligger et friholdelsesbehov for ordsammenstillingen. Første avdelings avslag var begrunnet som følger: "Det søkte merket består av en sammensetning av de engelske ordene BEAUTY og BLOTTERS. Merkeelementet BEAUTY betyr skjønnhet og BLOTTERS kan oversettes til trekkpapir eller papir med absorberende (oppsugende) evne. Sammensetningen av ordene gir betydningen "skjønnhetstrekkpapir". Sakens problemstilling er om BEAUTY BLOTTERS er beskrivende for de søkte varene i klasse 16, jf. varemerkeloven 13 første ledd annet punktum. Det søkte merket må vurderes ut fra hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merket som helhet. Merket må videre vurderes i forhold til de søkte varene. Gjennomsnittsforbrukeren av ansiktsservietter og papirlommetørklær er stort sett alminnelige sluttbrukere. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren.
2. avd. sak nr. 7787 2 Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Fullmektigen anfører at det engelske ordet BLOTTERS ikke er velkjent for norske forbrukere, og at en normal oppfatning av ordet vil være "noe som kommer til syne" eller "noe som blottlegges". I den grad den enkelte gjør seg tanker om betydningsinnholdet, hevdes det at merket vil gi en ide om at "skjønnhet vil komme til syne". Patentstyret antar at en gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket som beskrivende for "ansiktsservietter laget av linpapir" og "papirlommetørkler for personlig pleie". Etter vårt syn fremstår merket som en ordinær sammensetning av to ord som er beskrivende for varenes art. BLOTTERS er vanlig brukt om papir som skal trekke til seg overflødig fett i huden. Dette kan omtales som "facial blotters", "linen blotters", "blotting papers" eller bare "blotters." Sammensetningen av de to merkeelementene anses ikke egnet til å tilføre merket den nødvendige grad av særpreg, siden merkedelen BEAUTY kun angir produktets formål. Vi nevner også at ordene er sammensatt på en grammatikalsk korrekt måte. På Internett finner vi flere eksempler på bruk av BEAUTY BLOTTERS som et generisk uttrykk. Det antas at merkets beskrivende meningsinnhold vil være forståelig for gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene. Vi er enig med fullmektigen i at ordet BLOTTERS ikke er blant de mest alminnelige engelske ordene. Så lenge ordet har et klart betydningsinnhold, finner Patentstyret det ikke riktig å bygge på fullmektigens antakelser om at en gjennomsnittsforbruker kan feiloppfatte ordet. Det klare utgangspunktet hos Patentstyret er at verdensspråkene engelsk, tysk, og fransk sidestilles med norsk fordi den norske omsetningskretsen forutsettes å kjenne disse språkene relativt godt. Også faguttrykk som brukes på et bestemt livsområde må nektes registrert når de har et klart beskrivende meningsinnhold. Gjennomsnittsforbrukeren av skjønnhetsprodukter er vant til at varene har engelske betegnelser, da de ofte importeres fra utlandet. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det foreligger et friholdelsesbehov for BEAUTY BLOTTERS. Andre næringsdrivende kan ha behov for å bruke denne beskrivende betegnelsen i sin markedsføring eller på annen måte, uten at dette skal være å anse som et varemerkeinngrep. Fullmektigen har anført at merket er vurdert som tilstrekkelig distinktivt i EU, USA og England. Etter fullmektigens syn er det ingen grunn til at merket skulle fungere bedre som varemerke i engelsktalende land enn i Norge. Det at et engelsk ordmerke er registrert i et engelsktalende land, innebærer ikke at det automatisk anses som distinktivt også i Norge. Patentstyret må foreta en konkret, skjønnsmessig vurdering av merket i forhold til den norske gjennomsnittsforbrukeren. Enkeltstående avgjørelser fra utenlandske registreringsmyndigheter kan ikke tillegges avgjørende vekt. Dette fremgår av flere avgjørelser fra Patentstyrets 2. avdeling, blant annet nr. 6841 Scantruck, nr. 6906 Power user og nr. 6922 No more tangles. Vi kjenner ikke bakgrunnen for registreringen av merket i utlandet, som eksempelvis kan ha skjedd på grunnlag av innarbeidelse. Vi bemerker at registreringen i USA ble foretatt for mer enn 20 år siden, og merkets betydningsinnhold kan ha blitt oppfattet annerledes på 80-tallet enn i dag. Det at Patentstyret i denne enkeltsaken er kommet til et annet resultat enn OHIM, kan ikke tolkes som et uttrykk for manglende rettsenhet. Om et konkret merke er registrerbart skal vurderes ut fra gjeldende regelverk og ikke ut fra hvilke merker som er registrert tidligere. Dette støttes av
2. avd. sak nr. 7787 3 en uttalelse fra Førsteinstansretten i EU i de forente sakene T-324/01 og T-110/02, Axion SA og Belce, premiss 51. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merket BEAUTY BLOTTERS er beskrivende for varene som inngår i varefortegnelsen og anses uregistrerbart i henhold til varemerkeloven 13 første ledd. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkerens klage over 1. avdelings avgjørelse, innkom den 4. september 2007. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 27. september 2007, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgift er innkommet rettidig. I klagebegrunnelsen anfører søkerens fullmektig: "Ved Første avdelings avgjørelse av 17. august 2007 ble ovennevnte søknad avslått, da man kom til at merket er beskrivende for de aktuelle varer, og derfor mangler særpreg, jf varemerkeloven 13 første ledd. På vegne av søker påklages avgjørelsen til Annen avdeling, da man mener at Første avdeling har kommet til et uriktig resultat. Vi bestrider ikke at merkeelementet BEAUTY betyr skjønnhet, og at omsetningskretsen vil oppfatte dette. Derimot bestrider vi at en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert sluttbruker kjenner til betydningen av ordelementet BLOTTERS. Første avdeling har fastslått at BLOTTERS kan oversettes til trekkpapir eller papir med absorberende (oppsugende) evne. I våre oppslagsverk gis følgende oversettelser: Clue: 1. A blotter is a sheet of blotting paper attached to cardboard. You use a blotter for drying ink on a piece of paper 2. In American English, a blotter is also a notebook where information is written before it is copied and stored somewhere else, F.ex:...people whose names appear on the police blotter WordFinder: 1. løsjer, trekkpapir 2. skrivebok med (innlagt) trekkpapir 3. (handel) kladdebok 4. (amer.)fortegnelse over politisaker 5. (amer.)journal, rapportbok Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok (annen utgave, 1998): ikke noe oppslagsord. Dette viser etter vår oppfatning at i den grad blotters i det hele tatt har en kjent betydning, er det trekkpapir i forbindelse med kontorutstyr, og har ingenting med ansiktsservietter å gjøre. Vi viser i denne sammenheng til utskrift av søk på blotter på Wikipedia, hvor ingen av treffene relaterer seg til ansiktsservietter, papirlommetørkler, make-up eller hudpleie, se bilag 1. Heller ikke nettordboken thefreedictionary.com gir noen betydning av uttrykket som kan settes i forbindelse med de søkte varene, se bilag 2.
2. avd. sak nr. 7787 4 Det siste ordet hører således til et helt annet område enn de varer som er omfattet av søknaden. Første avdeling skriver at sammensetningen av ordene BEAUTY og BLOTTERS gir betydningen skjønnhetstrekkpapir. Selv om man legger denne direkte oversettelsen til grunn, har vi vanskelig for å se at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som beskrivende for ansiktsservietter laget av linpapir og papirlommetørkler for personlig pleie. Legger man til grunn at omsetningskretsen faktisk ikke kjenner den leksikalske betydningen av ordet blotters, er det nærliggende å anta ordet gir folk assosiasjoner i helt andre retninger, nemlig at noe blottlegges eller kommer til syne. Merket vil således kunne gi forbrukeren en ide om at skjønnhet vil komme til syne, som i så fall i høyden vil være suggestivt for de aktuelle varene. Første avdeling har anført at man på internett finner flere eksempler på bruk av BEAUTY BLOTTERS som et generisk uttrykk. Vi har foretatt et søk på Google på uttrykket beauty blotters, se bilag 3, og som det fremgår av utskriften relaterer samtlige av de 60 første treffene seg direkte til søkers produkt. Også et tilfeldig utvalg av senere treff viser at de aktuelle nettsidene omtaler MARY KAY BEAUTY BLOTTERS, som er søkers varemerke, og at uttrykket ikke brukes generisk. Søket gir for øvrig ikke treff på noen norske websider. Dette viser at det søkte merket ikke er et generisk uttrykk, og heller ikke blir oppfattet i en slik forstand. Det viser dessuten at det neppe er noe stort friholdelsesbehov for dette uttrykket. Vi kan ikke se at andre næringsdrivende har noen beskyttelsesverdig interesse i å kunne bruke dette uttrykket, som er skapt av Mary Kay Inc., i markedsføringen av konkurrerende produkter. Når det gjelder Patentstyrets utgangspunkt at verdensspråkene engelsk, tysk og fransk sidestilles med norsk fordi den norske omsetningskretsen forutsettes å kjenne disse språkene relativt godt, bør det likevel tas hensyn til om omsetningskretsen faktisk kan antas å kjenne til ordets betydning. Vi viser i denne sammenheng til Annen avdelings kjennelse i sak nr. 7299, LE GOUT DE LA NATURE, hvor det uttales følgende: Det manglende særpreg er knyttet til ordets betydning på fransk og forutsetter at gjennomsnittsforbrukeren oppfatter betydningsinnholdet av ordene. Ut fra den norske befolknings kunnskaper om det franske språk er det neppe realistisk å anta at dette vil være tilfellet. Vi har tidligere argumentert med at merket er registrert i USA, UK og EU, som alle er helt/delvis engelsktalende, og at dette er en klar indikasjon på at merket ikke oppfattes beskrivende, men er tilstrekkelig særpreget. Patentstyret viser på sedvanlig vis til Scantruck, Power user og No more tangles-avgjørelsene, og anfører at man ikke kjenner bakgrunnen for disse registreringene, som kan være basert på innarbeidelse. Styret kan derfor ikke legge noen vekt på disse registreringene. Vi viser i denne sammenheng til utskrift fra CTM-ONLINE for EU-registrering nr. 004424446, BEAUTY BLOTTERS, se bilag 4, hvor det klart fremgår at merket ikke er registrert på grunnlag av særpreg tilegnet gjennom bruk ( Acquired distinctiveness: No, understreket på utskriften av undertegnede). Videre viser vi til utskrift av varemerkeregistrering nr. 2391113, BEAUTY BLOTTERS, fra UK Intellectual Property Office, se bilag 5. Søknadsdatoen var 4. mai 2005, merket ble publisert for innsigelser i Trade Marks Journal under to måneder senere, den 1. juli 2005, og merket ble registrert 14. oktober 2005. Det korte tidsrommet utelukker at merket først kan ha blitt nektet,
2. avd. sak nr. 7787 5 for så å bli godkjent etter inngivelse av dokumentasjon på at merket har tilegnet seg særpreg gjennom bruk. Vi ønsker å gjøre Annen avdeling oppmerksom på at BEAUTY BLOTTERS nå også er registrert i Australia, Hong Kong, Mexico, New Zealand, Filippinene, Romania, Sør Korea, Taiwan, Ukraina og Uruguay. Flere av disse landene er engelskspråklige, og i enkelte øvrige land må man legge til grunn at omsetningskretsen har et engelskspråklig ferdighetsnivå på linje med Norge. Det faktum at merket har passert absolutte registreringshindre i en rekke engelskspråklige land, bør gi solid støtte for å anse merket tilstrekkelig særpreget også i Norge, ettersom merket består av engelske ord som ikke kan indikere mer om produktenes art for norske avtakere enn for avtakere med engelsk som morsmål snarere tvert om. På vegne av søker ber vi derfor Annen avdeling omgjøre avgjørelsen fra Første avdeling, og akseptere merket til registrering." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling har kommet til et annet resultat enn 1. avdeling. Etter varemerkelovens 13 første ledd første punktum kan et varemerke bare registreres dersom det er egnet til å skille søkerens varer fra andres. Etter varemerkelovens 13 første ledd annet punktum skal et varemerke nektes registrert hvis det er beskrivende for varer eller tjenester som omfattes av søknaden. Ved tolkningen av varemerkelovens 13 første ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (direktiv 89/104/EØF) ordlyd og formål, og på praksis fra EF-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (forordning 94/40/EF), jf. Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON). Det følger av den tiende betraktning i fortalen til varemerkedirektivet, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EF-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være egnet til å garantere de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at disse, uten fare for sammenblanding, kan skjelne mellom
2. avd. sak nr. 7787 6 varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EF-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon, Sml. 1998 s. I-5507 (premiss 28) og C-299/99 Philips, Sml. 2002 s. I-5475 (premiss 30). Bestemmelsene i varemerkedirektivets art. 3(1)(b) og (c) har som formål å sørge for at det ikke blir registrert varemerker som ikke kan realisere de nevnte formål, og skal dessuten vareta den allmenne interesse i at tegn som er beskrivende, eller som det for øvrig generelt er behov for å bruke i næringsvirksomhet, ikke blir belagt med enerett for en enkelt næringsdrivende (friholdelsesbehovet), jf. EF-domstolens avgjørelse i forente saker C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Sml. 1999 s. I-2779 (premiss 25), forente saker C-53/01 til C-55/01 Linde, Sml. 2003 s. I-3161 (premissene 73 og 75), sak C-191/01 P, DOUBLEMINT, Sml. 2003 s. I-12447 (premiss 31) og Høyesteretts dom i Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON). Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, Sml. 2007 s. I-2883, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide, Sml. 1998 s. I-4657. Første avdeling har i sin avgjørelse lagt til grunn at den leksikalske betydningen av merkeelementet BLOTTERS er trekkpapir eller papir med absorberende (oppsugende) evne, og at en gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket som beskrivende for "ansiktsservietter laget av linpapir" og "papirlommetørkler for personlig pleie". Annen avdeling finner ikke grunnlag for antakelsen om at gjennomsnittsforbrukeren i Norge vil oppfatte merket slik. Den leksikalske betydningen av ordet BLOTTERS må anses som lite kjent og sammenstillingen med ordet BEAUTY gir ikke i seg selv den betydning 1. avdeling har tillagt merket. Det bestrides ikke at uttrykket BLOTTERS kan brukes og har vært brukt som beskrivende for de vareslag merket er søkt for, men 2. avdeling finner ikke grunnlag for å anta at en slik bruk har vært særlig utbredt. I alle tilfelle er det ingen grunn til å tro at gjennomsnittsforbrukeren i Norge vil være kjent med en slik betydning av ordet. Snarere må det antas at merket BEAUTY BLOTTERS her i landet vil vekke assosiasjoner i retning av å avdekke skjønnhet, og med en slik betydning må merket i høyden anses som suggestivt. Etter 2. avdelings oppfatning kan merket ikke anses som beskrivende for de varer merket er søkt registrert for, og det foreligger dermed intet hinder for registrering av merket i Norge.
2. avd. sak nr. 7787 7 Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og merket føres inn i varemerkeregisteret. Ole-A. Rognstad (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ida Andrén (sign.)