, Regjeringsadvolcatc,n 2 b APR2012 GULATING LAGMANNSRETT I Avsagt: Saksnr.: 23.04.2012 i Gulating lagmannsrett, Haugesund 11-023049ASD-GULNAVD2 Dommere: Førstelagmann Lagdommer Tingrettsdommer Bjørn Solbakken Birger A. Stedal Bjørn Enoksen Ristesund Ankende part Ankende part Ankemotpart Biltilsynet A Kalveland Biltilsynet Ltd Samferdselsdepartementet Advokat Håkon Johnsen Skimmeland Advokat Håkon Johnsen Skimmeland Regjeringsadvokaten v/advokat Karl Otto Thorheim Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse
Saken gjelder tvist om rettmessig bruk av varernerke, foretaksnavn og domenenavn. Haugaland tingrett avsa 29.10.2010 dom med slik slutning: I hovedsoksmålet: I. Saken avvises. 2. Staten ved Samferdselsdepartementet tilkjennes sakskostnader med kr. 21.500,- I motsoksmålet: 1. Foretaksnavnet "Biltilsynet A. Kalveland" er ulovlig 2. Domenenavnet www. biltils net.no blir overfort til statenved Samferdselsdepartementet. 3. Partene bærer hver sine sakskostnader. Dommen ble for motsøksmålets del 4.1.2011 anket til Gulating lagmannsrett. Anken gjelder bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen. Anketilsvar er irmgitt. Ankende parter er Biltilsynet Ltd og Biltilsynet A. Kalveland. Dette er personlige foretak som begge innehas av Audun Kalveland. Nedenfor betegnes ankende part som Kalveland. Ankeforhandling ble holdt i Haugesund 29. mars 2012. Ankende part møtte personlig og ga partsforklaring. Dokumentasjonen fremgår av rettsboken. Det var enighet mellom partene om at tingrettens faktiske fremstilling av saken også kan legges til grunn av lagmannsretten. Lagmannsretten viser til tingrettens fremstilling av de faktiske forhold som legges til grunn. For sammenhengens skyld hitsettes følgende fra tingrettens redegjørelse: Audun Kalveland registrerte den 20. desember 2000 enkeltmannsforetaket Biltilsynet A. Kalveland i enhetsregisteret. Den 10. januar 2001 registrerte han domenenavnet "biltilsynet.no". Biltilsynet var tidligere benevnelsen på en del av Statens vegvesens virksomhet og var brukt som betegnelse fra 197 I og frem ti11996. Forut for 1971 var bla betegnelsen Bilsakkyndig brukt på denne virksomheten. Biltilsynets virksomhet ble utavd i fra det som ble kalt Biltilsynsstasjoner. Fra 1996 besluttet Vegdirektoratet å - 2-11-023049A80-GULNAVD2
avvikle bruken av betegnelsen Biltilsynet og i en pressemelding som ble sendt ut den 17. desember 1996 ble der tilkjennegitt: "Trafikkstasjon skal heretter være navnet på den organisatoriske enheten, der bl.a. biltilsynet inngår." Etter 1996 så har således Biltilsynet ikke vært en betegnelse som Statens Vegvesen offisielt har benyttet som betegnelse på noen del av sin virksomhet. Audun Kalveland startet videre opp en teletorgtjeneste under betegnelsen Biltilsynet. Bla. var det på nettsiden til biltilsynet.no en henvisning til et teletorgnummer som publikum kunne ringe til for å få svar på spørsmål i ft. kjøretøy, førerkort m.v. Denne tjenesten var en betalingstjeneste som da kunden ble belastet for over sin telefonregning. Opp gjennom årene har der fremkommet klager til Statens vegvesen, forbrukermyndighetene og andre på Kalvelands virksomhet. Dette har gått på at publikum har følt seg lurt da de har blitt krevd betalihg etter å ha vært i kontakt med ham. Foranledningen til det har vært at de har oppfattet Kalvelands virksomhet under betegnelsen "biltilsyhet " som et offentlig organ. Teletorgtjenesten driver Kalveland gjennom et NUF (Norsk avdeling av utenlandsk foretak), TKRT (Trafikk-Kjøretøy-Registrering-Telefonopplysning). Dette er en norsk filial av det utenlandske foretaket Biltilsynet Ltd som Kalveland og eier. Det foreligger en avtale mellom TKRT og Biltilsynet A. Kalveland om rett for førstnevnte til å bruke betegnelsen biltilsynet i sin teletorgvirksomhet. * * * I 2001 og 2002 forsøkte Audun Kalveland å registrere varemerket "Biltilsynet" hos Patentstyret. Varemerket ble imidlertid nektet registrert og i brev av 26. august 2002 uttalte Patentstyret: Vi bestrider ikkje at Statens Vegvesen ikke lenger bruker BILTILSYNET, men som vi har påpeke og som følgjar av din dokumentasjon, oppfattast framleis BILTILSYNET som eit offentleg organ under Statens Vegvesen. Merket er såleis fremleis innarbeida for Statens Vegvesen, og er egna til å villeia, noko som ogla"em fram av dei telefoner, e-post og brev Dykk mottek." Saken ble så henlagt uten vedtak fra Patentslyret i januar 2003, da Kalveland ikke fulgte saken videre opp. Det er opplyst at Kalveland nå i 2010 på ny har søkt om registrering av varemerket Biltilsynet hos Patentstyret. - 3-11-023049ASD-GULNAVD2
* * I 2009 fremmet Audun Kalveland en klage til Post- og teletilsynet over Opplysningen 1881. Bakgrunnen for klagen var at personer som ringte til opplysningen og spurte etter biltilsynet, fikk opplyst at virksomheten nå hadde skiftet navn til Trafikkstasjoner og så ble henvist dit. Kalveland var av den oppfatning at kundene i disse tilfellene skulle bli henvist til hans teletorgstjeneste. Ut over 2009 var der en del korrespondanse mellom Audun Kalveland, Post- og teletilsynet og Opplysningen 1881 om dette temaet. I noen tidligere uttalelser fra Post- og teletilsynet fremgår det at disse har en oppfatning av at Opplysningen 1881 ikke har opptrådt i samsvar med regelverket (EKOM- loven med forskrifter og tilhørende avtaler) i ft. den måten de møtte forespørsler etter biltilsynet på. Etter at Opplysningen 1881 hadde innhentet en juridisk vurdering av saken fra advokatkontoret DLA-piper, hvor bla. varemerkerettslige sider ble nærmere belyst, så endret imidlertid Post- og teletilsynet oppfatning i saken. I brev av januar 2010 til DLA-Piper konkluderte tilsynet således med følgende: "Post- og teletilsynet legger folgelig til grunn at Opplysningen AS ikke plikter å opplyse om "Biltilsynet A. Kalveland", dersom en sluttbruker kun spør etter Biltilsynet." Denne uttalelsen fra Post- og teletilsynet var foranledning til at TKRT reiste sak for Haugaland tingrett ved stevning datert 19. april 2010, med den pretensjon at dette var et forvaltningsmessig vedtak som de hadde rett til å få prøvd gyldigheten av. Påstand i saken var krav om at "vedtaket" skulle kjennes ugyldig Saken ble reist mot Post- og teletilynet og den opprinnelige stevningen ble krevd rettet av tingretten da rett saksøkt skulle være Samferdselsdepartementet. Det ble og krevd endringer i påstandsutformingen. Ny korrigert stevning ble inngitt 21. mai 2010. Tilsvar fra Samferdselsdepartementet v/regjeringsadvokaten innkom den 5.juli 201a I tilsvaret ble der og reist motsøksmål mot TKRT og Biltilsynet A. Kalveland knyttet til to spørsmål nemlig I) krav om dom på at firmanavnet Biltilsynet A. Kalveland var ulovlig og 2) krav om overtakelse evt. sletting av domenenavnet wwwbiltils net.no Ankende parts påstandsgrunnlag: - 4-11-023049A8D-GULNAVD2
Kalveland har i en årrekke hatt en sterk interesse for spørsmål om trafikk og kjøretøyer. Han forklarer å ha svært god innsikt i gjeldende regelverk, samtidig som han også har omfattende kunnskaper om tekniske forhold. Teletorgtjenesten består i at han mot vederlag gir veiledning og råd om kjøretøytekniske forhold og om forståelsen av regelverket. Varemerket Bilstilsynet falt i det fri da Statens vegvesen besluttet at stedlig virksomhet ikke lenger skulle hete Biltilsynet, men traflkkstasjon. Kalveland benyttet seg av denne muligheten til å kalle sin virksomhet for Biltilsynet. Begrepet Biltilsynet brukes ikke lenger i folkelig omtale av den virksomhet som skjer ved trafikkstasjonene. Statens vegvesen har bevisst ønsket å fase ut begrepet Biltilsynet. Begrepet Biltilsynet ble benyttet av Statens vegvesen i perioden 1977 til 1996 og er således ikke lenger et innarbeidet varemerke. Staten vegvesen ble underrettet av Kalveland om bruken av varemerket, men reagerte ikke. Forst i 2010 krevde man enerett til varemerket, da etter at Kalveland hadde benyttet begrepet Biltilsynet i en årrekke uten innsigelser. Statens vegvesen har således ikke tatt skritt innen rimelig tid for å forhindre Kalvelands bruk av Biltilsynet. Passivitet gir rett til parallellbruk av varemerker. Ankende parts påstand: 1)Biltilsynet A. Kalveland frifinnes. 2)Biltilsynet Ltd frifinnes. 3)Ankemotparten dømmes til å betale sakens omkostninger for tingretten og lagmannsretten. Ankemotpartens påstandsgrunnlag Staten har en beskyttet enerett til varemerket Biltilsynet. Folk flest bruker fortsatt begrepet Biltilsynet om den virksomhet som drives av Statens vegvesen, særlig på trafikkstasjonene. Selv om navnet formelt er skiftet til Statens trafikkstasjoner, lever navnet Biltilsynet videre i folks bevissthet. Biltilsynet er ikke blant folk flest regnet for å være navnet på den virksomheten som drives av Kalveland. Statens varemerke Biltilsynet er vernet mot andres bruk så lenge det er godt kjent. Det er således ulovlig for andre å bruke varemerket. Kalvelands bruk er også villedende og bruken strider også mot alminnelige rettsgrurmsetninger. Rett til bruk på grunn av passivitet krever aktsom god tro. Når staten har rett til varemerket Biltilsynet, kan begrepet ikke brukes av Kalveland i hans foretaksnavn eller domenenavn. Dersom staten ikke skulle ha en beskyttet rett til Biltilsynet, hevdes subsidiært at verken foretaksnavnet eller domenenavnet likevel kan benyttes på grunn av forvekslingsfaren. Ankemotpartens påstand - 5-11-023049AS D-GU LNAVD2
1.Anken forkastes. 2. Subsidiært: Domenenavnet www.biltils net.no blir slettet. 3.Atter subsidiært: Bruken av varemerket Biltilsynet blir kjent ulovlig. 4. Staten v/samferdselsdepartementet tilkjennes sakskostnader. Lagmannsrettens merknader. Lagmannsretten tar først for seg spørsmålet om Statens vegvesen fortsatt har en beskyttet rett til varemerket Biltilsynet. Lagmannsretten legger til grunn partenes enighet om at Biltilsynet er et varemerke som kan oppnå beskyttelse. Man legger også til grunn partenes enighet om at lovvalget mellom Varemerkeloven av 1961 og Varemerkeloven av 2010 ikke har betydning i saken. Etter Varemerkeloven (2010) 3 tredje ledd oppnås varemerkerett uten registrering når merket er innarbeidet Innarbeidingen varer så lenge det i omsetningskretsen er kjent som noens særlige kjennetegn. Lagmannsretten finner det klart at Statens vegvesen innarbeidet Biltilsynet som et varemerke gjennom den publikumsrettede virksomhet som ble drevet ved det som i dag er Statens trafikkstasjoner. Virksomheten omfattet blant annet teknisk kontroll av kjøretøyer og utstedelse av førerkort. Svært mange mennesker kom i kontakt med Biltilsynets virksomhet. Det kan ikke være tvilsomt at begrepet ble innarbeidet. Lagmannsretten er heller ikke i tvil om at i bevisstheten hos folk flest knyttes begrepet Biltilsynet fortsatt til denne statlige virksomhet, selv om den har ratt et nytt navn. Forholdet er etter lagmarmsrettens oppfatning en åpenbar kjensgjerning som ikke trenger ytterligere bevis. Biltilsynet var en kort og fengende betegnelse, langt mer beskrivende enn Statens tralikkstasjon, på en virksomhet som svært mange må forholde seg til. Staten har derfor på grunn av innarbeiding som fortsatt er godt kjent, rett til varemerket Biltilsynet. Ankende part har anført at han har rett til parallell utnyttelse av varemerket Biltilsynet på bakgrunn av den passivitet som er utvist fra statens side når det gjelder å ivareta sin rett. Ankende part har påberopt seg en utvidende fortolkning av varemerkeloven(2010) 8 annet ledd som bestemmer at retten til innarbeidet varemerke skal bestå ved siden av en eldre kjennetegnsrett hvis irtnehaveren av den eldre retten ikke innen rimelig tid har tatt skritt for å hindre bruken av det yngre varemerket. - 6-11-023049AS D-GU LNAVD2
Ankende part hevder ikke at hans yngre varemerke tilfredsstiller kravene til innarbeidelse. Bestemmelsen må derfor gis anvendelse etter en utvidende fortolkning. Ved anvendelse av varemerkeloven(2010) 8 kreves ikke at det yngre kjennetegnet skal være tatt i bruk i god tro. Staten har bestridt at varemerkeloven(2010) 8 kan komme til anvendelse etter en utvidet fortolkning. Det erkj ennes at alminnelige passivitetsvirkninger kan gjøres gjeldende. Da gjelder imidlertid et krav om aktsom god tro. Spørsmålet om det er rettslig adgang til en utvidet fortolkning av 8 som beskrevet, synes lite behandlet i rettspraksis. Det er fra partenes side ikke vist til noen rettsavgjørelser om spørsmålet. Varemerkeloven(2010) 8 er en bestemmelse som regulerer et kollisjonstilfelle mellom et eldre og et yngre varemerke som begge er innarbeidet. Den utvidende fortolkning ville bestå i at man ga samme regel anvendelse også i kollisjon mellom et eldre innarbeidet varemerke og et yngre, ikke innarbeidet varemerke. Det fremstår for lagmannsretten som tvilsomt at spesialregelen kan gis en slik utvidelse, Man åpner i tilfelle for å gi den spesielle passivitetsregelen et langt større virkeområde. Det må derimot være på det rene at alminnelige passivitetsregler kommer til anvendelse. Dette synspunkt synes også å være gjort gjeldende i Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik Kjennetegnsrett 3.utgave 2011 side 437 hvor det heter: "Også for varemerker som er tatt i bruk, men ennå ikke er blitt innarbeidet, kan muligheten for å påberope alminnelige passivitetsgrunner være viktig Er den yngre brukeren i aktsom god tro, og innehaveren av den eldre retten har vist en klanderverdig passivitet, bør det yngre kjennetegn etter omstendighetene kunne få rett til å bestå ved siden av det eldre, selv om fullbyrdet innarbeidelse ennå ikke forelå då innehaveren av den eldre retten grep inn. Og om passiviteten ikke kan sies å være klanderverdig, må det også i disse tilfellene etter omstendighetene kunne bli tale om å foreta en interesseavveining der imidlertid det yngre kjennetegnet gjennomgående må stille relativt svakt, i og med at det ennå ikke var innarbeidet da innehaveren av den eldre retten gikk til aksjon." Etter dette blir spørsmålet for det første om staten kan sies å ha utvist klanderverdig passivitet. Kalveland har forklart at han underrettet Statens vegvesen telefonisk da han hadde tatt i bruk betegnelsen Biltilsynet. Han fikk ingen negativ reaksjon på det. - 7-11-023049ASD-GULNAVD2
Statens prosessfullmektig har selv vært inne på at staten ikke var klar over sine rettigheter når det gjaldt å kunne beholde varemerket selv om virksomheten var gitt et annet navn. Dette må staten selv etter lagmannsrettens syn fullt ut ha risikoen for. Staten hadde alle muligheter for enkelt å kunne bringe rettstilstanden på det rene. I brev av 28.06.07 tilbød staten Kalveland 50 000 kroner for domenenavnet www.biltils net.no. I brevet heter det avslutningsvis etter fremsettelsen av betalingstilbudet: "Dersom De ikke kan akseptere dette, anser vi saken herved som avsluttet fra vår side." Utsagnet er antagelig ment som et varsel om at ytterligere pristilbud ikke kunne påregnes, men det gir også et inntrykk av at staten ikke vil foreta andre ting, altså en form for passivitet eller kanskje også godkjennelse av Kalvelands bruk av Biltilsynet. Rettslige skritt fra statens side mot Kalvelands bruk ble først tatt ved motsøksmål 5. juli 2010. Da hadde man i hvert fall siden man i 2001 fikk muntlig underretning fra Kalveland om at han ville ta i bruk betegnelsen Biltilsynet, kjent til forholdet. Det hadde også vært flere skriftvekslinger i sakens anledning, blant annet den det er referert til ovenfor. Etter varemerkeloven(2010) 8 annet ledd er det slik at man anses å ha handlet innen rimelig tid hvis det er tatt skritt for å hindre bruken innen fem år etter at vedkommende fikk kjennskap til den. I den foreliggende sak har staten brukt betydelig lenger tid, hvilket forsterker inntrykket av utvist passivitet. Etter lagmannsrettens oppfatning må den passivitet som er utvist fra statens side i forhold til å ivareta sin rett til varemerket i forhold til Kalveland kunne sies å være klanderverdig. For det første visste man at Kalveland drev en form for næringsvirksomhet Av hensyn til ham burde det derfor skje en avklaring innen rimelig tid. Det andre forhold er hensynet til publikum, særlig hvis man mente virksomheten var uheldig, fordi den ga grunnlag for mange klager, eller man mente det ble gitt feilaktige eller misvisende opplysninger innen Statens vegvesens fagfelt. Man hadde da all mulig grunn for å gripe inn Selv om statens opptreden i saken må sies å være klanderverdig passivitet, så kan ikke det uten videre føre til at Kalveland gis en parallell rett til varemerket. Det må foretas en totalvurdering hvor man også ser på Kalvelands forhold. Kalvelands bruk av varemerket Biltilsynet representerer etter lagmannsrettens oppfatning en bevisst og tilsiktet utnyttelse av den goodwill som staten hadde opparbeidet gjennom sin bruk av varemerket. Det kan ikke være tvilsomt at Kalveland ved å ta i bruk betegnelsen Biltilsynet ønsket å få nytte av den kvalitet som lå i dette. Hans virksomhet var på mange måter lik informasjonsvirksomheten hos Statens Biltilsyn. Han ga opplysninger om tekniske forhold og om regelverkets innhold. Gjennom forvekslingsmuligheten med myndighetsorganet Statens Biltilsyn kunne kundekretsen bli større og inntjeningen bedre. - 8-11-023049ASD-GULNAVD2
Publikum kunne henvende seg til Kalveland i den tro at det statlige myndighetsorgan man henvendte seg til. Etter lagmannsrettens oppfatning er denne forvekslingsmulighet av vesentlig betydning for å vurdere om man til tross for statens klanderverdige passivitet ikke skal tillate parallellbruk av varemerket. Statens biltilsyn var et organ for myndighetsutøvelse. Publikum henvendte seg dit ved behov for en myndighetsavgjørelse vedrørende kjøretøyer eller trafikk. Det kunne være tilståelse av førerkort, godkjennelse av et kjøretøy eller vegledning om forståelse av lover og forskrifter. Ved henvendelse om lover og forskrifter hadde publikum rett til å forvente korrekte opplysninger som man trygt kunne bygge på. Lagmannsretten ser ikke bort fra at Kalveland har en betydelig innsikt i disse spørsmålene og at de svar han gir stort sett er riktige. Det er imidlertid ikke det avgjørende. Den uenskede forvekslingsmulighet ligger i at publikum kan tro at de får svar fra et myndighetsorgan. Også det forhold at man bevisst velger et varemerke som har vært knyttet til et myndighetsorgan, må tillegges selvstendig betydning. Lagmannsretten legger til grunn at risikoen for forveksling er et vesentlig hensyn både i forhold til varemerker, foretaksnavn og domenenavn. Det vises for eksempel til Foretaksnavneloven 2-6 pkt 4 hvoretter det ikke er tillatt å bruke foretaksnavn som kan forveksles med et varekjennetegn som har vern etter eldre rett. Den ankende part har anført at det kan gis regler om nærmere vilkår for anvendelse og at han derved kan beholde varemerket Biltilsynet. Et lignende synspunkt fremgår av Foretaksnavneloven 3-5 annet ledd hvor det heter at "for å unngå forvekslingsfare i tilfelle som nevnt i første ledd, kan retten bestemme at ett eller begge foretaksnavn i fremtiden bare må brukes på en særlig måte, så som ved tilføyelse av stedsnavn eller med annet klargjørende tillegg." En slik løsning kunne være tenkelig, ikke minst på bakgrunn av at staten, slik lagmannsretten har kommet til, har utvist klanderverdig passivitet, og dertil at Kalveland gjennom år har hatt teletorgtjenesten som næringsvirksomhet og slik har skapt seg en arbeidsplass. Dette også meget mer som staten ikke har noen egen virksomhet under navnet biltilsynet, men for egen del bevisst har valgt dette bort, selv om man fortsatt har rett til varemerket. Lagmannsretten finner likevel ikke grunnlag for å gå inn på dette. Hovedhensynet blir nok en gang forholdet til muligheten for forveksling med en offentlig myndighetsutøvelse. Risikoen for forveksling må gjøres minst mulig. Lagmannsretten er etter dette kommet til at staten fortsatt har en vemet enerett til varemerket Biltilsynet. Følgen av det er at Kalveland ikke kan bruke foretaksnavnet 9-11-023049ASD-GULNAVD2
f3iltilsynet A. Kalveland og domenenavnet www.biltils net.no. Lagmannsretten tiltrer tingrettens nærmere begrunnelse for dette, og viser til denne. Lagmannsretten er kommet til samme resultat som tingretten. Anken blir derfor å forkaste. Det er påstått saksomkostninger. Omkostningene skal fastsettes særskilt for lagmannsrett og tingrett, men det er lagmannsretten oppfatning av saken som skal ligge til grunn for avgjørelsen av omkostningsspørsmålet i begge instanser, se tvisteloven 20-9. Staten har fått medhold i anicesaken og skal ha dekket sine sakskostnader, se tvisteloven 20-2. Spørsmålet er om det foreligger tungtveiende grunner som gjør det rimelig at den ankende part fritas for kostnadsansvaret. Tingretten kom for sitt vedkommende tii at det forelå slike tungtveiende grunner under henvisning tii tvisteloven 20-2 (3)c om velferdsmessig betydning og styrkeforholdet mellom partene. Lagmannsretten kan ikke se at de hensyn tingretten la vekt på gjør seg gjeldende for behandlingen av saken i lagmannsretten. Det foreligger her ikke tungtveiende grunner som gjør et fritak rimelig. Når det gjelder behandlingen for tingretten, er lagmannsretten, om enn også under tvil, kommet til å ville opprettholde tingrettens avgjørelse. Dette særlig fordi lagmannsretten i enda større grad enn tingretten i sin vurdering har lagt vekt på at staten har opptrådt med klanderverdig passivitet som har gitt Kalveland grunnlag for å holde på med en næringsvirksomhet i en rekke år. Tingrettens omkostningsavgjørelse opprettholdes derfor. Regjeringsadvokaten har inngitt omkostningsoppgave som legges til grunn. Dommen er enstemmig. - 10-11-023049ASD-GULNAVD2
DOMSSLUTNING 1. Anken forkastes. 2. Biltilsynet Ltd og Biltilsynet A Kalveland erstatter in solidum staten/samferdselsdepartementet sakens omkostninger for lagmannsretten med kroner 23368, kroner tjuetretusentrehundredesekstiåtte-. Oppfyllelsesfrist er 2 touker fra dommens forkynnelse. Bjørn Solbakken Birger A. Stedal Bjøni Enoksen Ristesund Rettledning om an.keadgangen vedlegges. Rett utskrift: enche Lund - 11-11-023049ASD-GULNAVD2