NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, (advokat Ole Tokvam til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

Transkript

1 NORGES HØYESTERETT Den 15. september 2010 avsa Høyesterett dom i HR A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, Canvas AS (advokat Ole Tokvam til prøve) mot Staten v/nærings- og handelsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Gunnar O. Hæreid) S T E M M E G I V N I N G : (1) Dommer Falkanger: Saken gjelder gyldigheten av Patentstyrets vedtak om å oppheve registreringen av et foretaksnavn. Det sentrale spørsmålet er hva som skal til for at prioriteten for et foretaksnavn skal beholdes der en virksomhet overdras fra et enkeltpersonforetak til et aksjeselskap. (2) Ekteparet Inger og Karl Dyrø startet på slutten av 1980-tallet en agenturvirksomhet innenfor møbler, interiør og byggtekniske produkter. Den 1. oktober 1989 ble enkeltpersonforetaket CANVAS DYRØ registrert med Inger Dyrø som innehaver. Det fulgte av foretaksnavneloven 2-2 den gang som nå at foretaksnavn for enkeltpersonforetak måtte inneholde innehaverens etternavn. (3) Stiftelsen Barnehageforbundet ble etablert i 1991, men endret navn til Stiftelsen KANVAS i Den 14. september 2005 innleverte stiftelsen søknad om å få KANVAS registrert som varemerke. Søknaden ble etterkommet 7. september Registreringen gjaldt blant annet klasse 42, som omfattet arkitekturtjenester herunder interiørarkitektur; interiørkonsulentvirksomhet; industridesign; møbel og interiørdesign.

2 2 (4) Inger Dyrø stiftet 8. januar 2007 aksjeselskapet Canvas AS. Av stiftelsesdokumentet fremgår det at aksjetegning skjer gjennom skattefri omdannelse av enkeltpersonforetaket Canvas Dyrø. I hovedtrekk skulle formålet være det samme som for enkeltpersonforetaket. Foretaksnavneloven 2-2 bestemte den gang som nå at foretaksnavn for aksjeselskap skulle inneholde ordet aksjeselskap eller forkortelsen AS. Navneendringen skjedde her ved at etternavnet DYRØ ble erstattet med AS. CANVAS DYRØ ble altså endret til CANVAS AS. Søknaden om registrering av foretaksnavnet ble innlevert 22. mars 2007, og registrering i Foretaksregisteret skjedde 12. april (5) Den 18. mai 2007 rettet Stiftelsen KANVAS krav til Patentstyret om administrativ overprøving av registreringen av CANVAS AS, jf. foretaksnavneloven 3-6. Patentstyrets Første avdeling fattet 21. desember 2007 vedtak om å oppheve registreringen. Avgjørelsen ble forankret i foretaksnavneloven 2-6 første ledd nr. 4, som bestemmer at et foretaksnavn ikke må være egnet til å forveksles med blant annet andre varekjennetegn. Etter klage fra CANVAS AS stadfestet Patentstyrets Annen avdeling vedtaket 12. september I stadfestingsvedtaket het det: Foranlediget av registreringshaverens anførsler knyttet til enkeltmannsforetaksnavnet CANVAS DYRØ og det sekundære forretningskjennetegnet CANVAS, skal 2. avdeling bemerke at rett til foretaksnavnet CANVAS DYRØ ikke kan gi noen rett til registrering av CANVAS AS. (6) Canvas AS tok ut søksmål mot staten v/nærings- og handelsdepartementet med påstand om at vedtaket fra Patentstyrets Annen avdeling skulle oppheves. (7) Oslo tingrett avsa 7. april 2009 dom med slik domsslutning: 1. Avgjørelse av 12. september 2008 fra Patentstyrets annen avdeling oppheves. 2. Staten tilpliktes innen 2 to uker fra forkynnelsen av denne dom å betale Canvas AS saksomkostninger med kr ,- kronerførtiåttetusenåttehundre00/100, med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer. (8) Tingretten fant under tvil at siden virksomheten ble overført fra enkeltpersonforetaket til aksjeselskapet, hadde foretaksnavnet CANVAS AS prioritet fra den opprinnelige registreringen av CANVAS DYRØ. (9) Staten anket dommen til Borgarting lagmannsrett, som 5. januar 2010 avsa dom med slik domsslutning: 1. Staten v/nærings- og handelsdepartementet frifinnes. 2. I sakskostnader betaler Canvas AS til staten v/nærings- og handelsdepartementet åttitotusensekshundreogtjueseks kroner innen 2 to uker fra forkynnelsen av denne dom. (10) Lagmannsretten fant at foretaksnavnet CANVAS AS bare hadde prioritet fra det ble registrert 12. april (11) Canvas AS har anket lagmannsrettens dom. Anken gjelder lovanvendelsen. Saken står i samme stilling for Høyesterett som for de tidligere rettsinstanser.

3 3 (12) Den ankende part Canvas AS har i hovedtrekk gjort gjeldende: (13) Lagmannsretten har tatt feil når den er kommet til at foretaksnavnet CANVAS AS ikke har vern med eldre rett enn varemerket KANVAS, jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Det følger av foretaksnavneloven 4-1 at et foretaksnavn kan overdras sammen med den virksomhet som foretaket driver eller den vesentligste del av denne. Bestemmelsen forutsetter at erververen beholder prioriteten for foretaksnavnet. Virksomheten til Canvas Dyrø ble overdratt til Canvas AS, og sistnevntes foretaksnavn har derfor den prioritet som ble etablert ved registreringen av CANVAS DYRØ i Det er uten betydning at etternavnet DYRØ ble fjernet ved overdragelsen til aksjeselskapet. Det dreiet seg bare om endring av suffiks i samsvar med den nye ansvarsformen. Endringen står ikke annerledes enn endringer av andre lovpålagte suffikser, for eksempel AS, ASA, KS eller ANS. (14) Dette syn har støtte i lovens forarbeider og reelle hensyn. Det har også støtte i foretaksnavneloven 4-2, som forutsetter at foretaksnavnet til et enkeltpersonforetak beholder prioritet selv om etternavnet tas bort. (15) I denne sammenheng er det uten betydning at Canvas AS ikke har tatt skritt for å få kjent varemerket KANVAS ugyldig. Det er heller ikke grunnlag for å tro at saken hadde stått annerledes om man hadde valgt navnet CANVAS DYRØ AS. (16) Canvas AS har lagt ned slik påstand: 1. Tingrettens dom av 7. april 2009 stadfestes. 2. Staten v/nærings- og handelsdepartementet dømmes til å erstatte alle sakens omkostninger for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett til Canvas AS innen to uker fra dommens forkynnelse. (17) Ankemotparten staten v/nærings- og handelsdepartementet har i hovedtrekk gjort gjeldende: (18) Lagmannsrettens dom er riktig. Det er ingen hjemmel i foretaksnavneloven for å ta med seg prioritet når et foretaksnavn blir endret slik som her. Paragraf 4-1 må forstås slik at prioriteten bare beholdes ved mindre endringer som er nødvendige for å unngå at foretaksnavn blir villedende, for eksempel ved å tilføye eller ta bort suffikser som AS, ANS eller DA i tråd med endret ansvarsform. Prioriteten beholdes derimot ikke dersom man som her sløyfer etternavnet. Slike endringer innebærer at foretaksnavnets særpreg forandres, og de må derfor behandles etter foretaksnavneloven kapittel 2 om nyregistreringer. (19) Den ankende part har ikke noe reelt behov for å bygge på prioriteten til CANVAS DYRØ. Canvas AS kunne ha krevd varemerket KANVAS kjent ugyldig ved administrativ overprøving eller søksmål. Alternativt kunne man ha valgt å registrere navnet CANVAS DYRØ AS. (20) Staten v/nærings- og handelsdepartementet har lagt ned slik påstand: 1. Anken vert forkasta. 2. Staten ved Nærings- og handelsdepartementet vert tilkjent sakskostnader.

4 4 (21) Jeg er kommet til at anken ikke kan føre frem. (22) Jeg bemerker først at Høyesterett kan prøve alle sider av Patentstyrets vedtak, jf. Rt side (23) Spørsmålet i saken er om registreringen av foretaksnavnet CANVAS AS må oppheves fordi det krenker varemerket KANVAS. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 lyder slik: Såfremt det ikke foreligger samtykke fra vedkommende rettighetshaver, må et foretaksnavn ikke: være egnet til å forveksles med et varekjennetegn som etter varemerkeloven har vern med eldre rett, eller med foretaksnavn eller sekundært forretningskjennetegn som har vern etter loven her; (24) Partene er enige om at foretaksnavnet CANVAS AS er egnet til å forveksles med varemerket KANVAS, noe jeg slutter meg til. Problemet er således begrenset til om varemerket KANVAS har vern med eldre rett enn foretaksnavnet CANVAS AS. (25) Jeg bemerker at Canvas AS ikke har anført for Høyesterett at CANVAS var innarbeidet som sekundært forretningskjennetegn før søknad om varemerket KANVAS ble innlevert, jf. foretaksnavneloven 1-1 tredje ledd. Jeg går derfor ikke nærmere inn på de spørsmål en slik anførsel ville ha reist. Det har heller ikke vært reist gyldighetssak mot registreringen av varemerket KANVAS. Registreringen må da i vår sak legges til grunn som gyldig uten overprøving, jf. Rt side 1117 og Rt side (26) Rett til foretaksnavn vinnes fra den dag foretaksnavnet tas i bruk her i riket, eller fra den dag registreringsmelding kommer inn til Foretaksregisteret, jf. foretaksnavneloven 3-1. I vår sak er partenes anførsler knyttet til registreringene, og jeg holder meg derfor til disse. (27) Søknad om registrering av foretaksnavnet CANVAS AS ble inngitt 22. mars 2007, altså etter at KANVAS var registrert. Isolert sett skulle det tyde på at KANVAS hadde eldst rett. Spørsmålet er imidlertid om den ankende part kan gis medhold i at CANVAS AS beholdt den prioritet som CANVAS DYRØ fikk ved registreringen i (28) Den ankende part har vist til foretaksnavneloven 4-1 første ledd, som lyder slik: Et foretaksnavn kan overdras sammen med den virksomhet som foretaket driver eller med den vesentligste del av denne. (29) I stiftelsesdokumentet for CANVAS AS heter det som nevnt at aksjetegning skjer gjennom skattefri omdannelse av enkeltpersonforetaket Canvas Dyrø. Til tross for denne uttrykksmåten er partene enige om at det reelt sett skjedde en overdragelse av virksomheten. Jeg er enig i dette, jf. skatteloven første ledd bokstav a og Firmalovkomitéens innstilling av 1969 side 58, høyre spalte. (30) Det er videre klart at 4-1 første ledd forutsetter at erververe av foretaksnavn beholder den opprinnelige prioriteten. På side 88 i Ot.prp. nr. 50 ( ) Om A) Lov om registrering av foretak B) Lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn C) Lov om prokura, heter det om dette:

5 5 Overdragelse av den private rett til et beskyttet foretaksnavn, må innebære at erververen inntrer i overdragerens rettigheter til navnet og slik at dets beskyttelse er i behold etter overdragelse. (31) Spørsmålet er imidlertid om prioriteten for CANVAS AS var i behold etter at etternavnet DYRØ ble tatt bort. Paragraf 4-1 sier ikke noe direkte om dette, og jeg kan heller ikke se at andre lovbestemmelser løser problemet. (32) Forarbeidene gir imidlertid støtte for at prioriteten ikke var i behold. Dette gjelder både Firmalovkomitéens innstilling fra 1969 og den nevnte Ot.prp. nr. 50 ( ). Før jeg går inn på disse, nevner jeg at Canvas AS har fremholdt at Firmalovkomitéens innstilling ikke kan tillegges den vekt forarbeider vanligvis har, fordi det gikk omtrent 15 år fra innstillingen forelå til proposisjon ble fremmet. For egen del finner jeg det verken nødvendig å gå inn på hvorfor det gikk så langt tid eller hvilken betydning dette skal få for rettskildevekten. Forholdet er nemlig som jeg straks skal redegjøre for at både Firmalovkomitéens innstilling og odelstingsproposisjonen gir støtte for statens syn. Det er da uten betydning hvilken vekt innstillingen isolert skulle ha vært tillagt i saken. (33) Firmalovkomitéen la til grunn at sløyfing av etternavn i et enkeltpersonforetak innebærer at man står overfor et nytt firma, som den gang var betegnelsen på foretaksnavn. På side i innstillingen heter det: Ofte vil firmaet være av blandet karakter, for eksempel Parfymeriet Renée, Sara Syvertsen. Hvis overdrageren heter Sara Syvertsen, gjelder presumpsjonen ikke, og det må avtale til for at mottageren skal ha rett til å bruke firmaet Parfymeriet Renée. Dette er for øvrig et nytt firma i forhold til Parfymeriet Renée, Sara Syvertsen, og det er godt mulig at firmaet Parfymeriet Renée (alene) kolliderer med et tredje uten at firmaet Parfymeriet Renée, Sara Syvertsen gjør det. (34) Jeg viser også til innstillingen side 60, der komitéen har merknader til konkurssituasjonen: Nå inneholder de personlige firmaer ofte både slektsnavn og en realbetegnelse, det er tidligere nevnt eksemplet Parfymeriet Renée, Sara Syvertsen, og utkastet foreslår at i slike tilfelle går realbetegnelsen, Parfymeriet Renée, inn i boet. Som fremholdt under 14 blir den gjenværende del å anse som et nytt firma, og det er godt mulig at denne del av firmaet blir ulovlig fordi den kolliderer med et annet firma med bedre prioritet. (35) Før foretaksnavneloven av 1985 var det ikke adgang til å overdra foretaksnavn, jf. lov om Handelsregistre, Firma og Prokura av 17. mai Bakgrunnen var som det heter i Ot.prp. nr. 50 ( ) på side 88 at navnet måtte være sant for å tjene som opplysningskilde for de som drev kjøpmannshandel. I forbindelse med at man i 4-1 i ny lov åpnet for slike overdragelser, påpekte departementet at sannhetskravet fortsatt skulle ha gjennomslagskraft. På side 99 i proposisjonen heter det: Av sannhetskravet følger at firmaet etter overdragelsen ikke må virke villedende. Om det blir besluttet å drive næringsvirksomhet under en organisasjonsform som ikke kommer til uttrykk i firmaet eller som er i strid med et prefiks eller suffiks som allerede er inntatt i firmaet, må firmaet gis et tillegg eller endres. Om eksempelvis et navn og en virksomhet overdras til en enkeltperson, må eventuelle prefiks/suffiks i firmaet som angir et selskapsforhold fjernes og firmaet gis et tillegg som opplyser om den nåværende innehaver.

6 6 (36) Uttalelsen forutsetter at prioriteten for et foretaksnavn ikke endres dersom det skjer en overdragelse til et enkeltpersonforetak, selv om etternavnet til innehaveren føyes til og andre prefikser eller suffikser tas bort. (37) Den ankende part har anført at det samme må gjelde for den motsatte situasjonen, altså der etternavnet tas bort og andre prefikser eller suffikser legges til slik som i vår sak. Jeg finner det imidlertid vanskelig å trekke dette ut av det siterte. En slik forståelse ville ha betydd en markant utvidelse av vernet for foretaksnavn. Den situasjonen forarbeidene omtaler, vil sjelden medføre at det nye foretaksnavn kommer i konflikt med andre firmanavn eller varemerker. Dersom tilsvarende skal gjelde for den motsatte situasjonen, vil konflikt derimot oftere kunne forekomme. (38) Jeg peker også på at det ved overdragelse til enkeltpersonforetak foreligger en lovpålagt plikt til å ta inn etternavn i foretaksnavnet. Hvis ikke denne plikten overholdes, blir foretaksnavnet villedende og lovstridig. Ved overdragelse fra et enkeltpersonforetak til et aksjeselskap er situasjonen en annen. Det foreligger da bare en plikt til å føye til ordet aksjeselskap eller suffikset AS, ikke til å fjerne etternavnet eller andre deler av foretaksnavnet. Selskapet kunne derfor i vår sak ha tatt navnet CANVAS DYRØ AS, og jeg antar at prioriteten som et utgangspunkt da ville ha vært i behold. (39) Mitt syn underbygges av den umiddelbare fortsettelse av det som tidligere er gjengitt fra proposisjonen. Det heter der: Overtagelse av et firma forutsetter imidlertid at navnet ikke vesentlig endres på andre punkter enn det som her er nevnt. (40) Canvas AS har gjort gjeldende at 4-2 som gjelder konkurs forutsetter at foretaksnavn for enkeltpersonforetak beholder vernet selv om etternavnet tas bort. Jeg er ikke enig i dette. Etter min mening må 4-2 ses som et utslag av det nevnte sannhetsprinsippet. Man kan ikke forstå bestemmelsen slik at konkursboet eller eventuelle overtakere av virksomheten nødvendigvis overtar den prioritet konkursdebitor hadde for det opprinnelige foretaksnavnet, dersom foretaksnavnet endres. (41) Anken har etter dette ikke ført frem. Staten v/nærings- og handelsdepartementet har krevd erstatning for sakskostnader for Høyesterett med til sammen kroner, som alt er salær. Påstanden tas til følge, jf. tvisteloven 20-2 første ledd. (42) Jeg stemmer for denne 1. Anken forkastes. D O M : 2. I sakskostnader for Høyesterett betaler Canvas AS til staten v/nærings- og handelsdepartementet syttisekstusenåttehundre kroner innen 2 to uker fra forkynnelsen av denne dom. (43) Dommer Bårdsen: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.

7 7 (44) Dommar Utgård: Det same. (45) Dommer Stabel: Likeså. (46) Dommer Gjølstad: Likeså. (47) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne D O M : 1. Anken forkastes. 2. I sakskostnader for Høyesterett betaler Canvas AS til staten v/nærings- og handelsdepartementet syttisekstusenåttehundre kroner innen 2 to uker fra forkynnelsen av denne dom. Riktig utskrift bekreftes: