Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks 6150 Etterstad, 0602 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse, hvorved det nedenfor gjengitte kombinerte merket Webs@le! ble nektet registrert. Avgjørelsen ble sendt søkers fullmektig den 15. mai 2009. Varemerkesøknad nr. 200613995 Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Klasse 35: Klasse 38: Kundeinformasjon ved postordresalg og salg via Internet Tilgangstjenester til telekommunikasjonsnettverk, datamaskinbasert sending/overføring av beskjeder og bilder, digitale overføringstjenester via Internet, elektroniske oppslagstavler (telekommunikasjonstjenester), kommunikasjon via portal for å oppnå informasjon. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets første avdeling ble anført at merket Webs@le! mangler varemerkerettslig særpreg, og således er uregistrerbart i medhold av varemerkelovens 13 første ledds første punktum. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets annen avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets første avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren.
Annen avd. sak nr. 7956 2 Med hensyn til søkers anførsler under sakens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Søkers merke består av teksten WEBS@LE! skrevet med doble bokstaver i svart og grått. Spørsmålet er om registrering skal nektes fordi merket er beskrivende og/eller mangler særpreg for de aktuelle tjenestene jf. varemerkeloven 13 første ledd. Spørsmålet er om registrering skal nektes fordi merket beskriver sentrale egenskaper ved de aktuelle varene og tjenestene, og således mangler varemerkerettslig særpreg jf. varemerkeloven 13 første ledd. Det søkte merket må vurderes ut fra hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merket som helhet. Merket må videre vurderes i forhold til de tjenestene som er omfattet av varefortegnelsen. Gjennomsnittsforbrukeren av tjenester som kundeinformasjon ved postordresalg og salg via Internet vil typisk være private sluttbrukere, mens for eksempel tilgangstjenester til telekommunikasjonsnettverk retter seg mot både privatpersoner og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Tegnet @ (krøllalfa) erstatter bokstaven A, slik at merket naturlig vil leses som websale. WEB betyr nett og vil i denne sammenhengen forstås som world wide web eller Internett. Ordelementet SALE betyr salg. Etter Patentstyrets vurdering vil den norske gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatte merket som internettsalg. Merket søkes registrert for blant annet kundeinformasjon ved postordresalg og salg via Internet og digitale overføringstjenester via Internet. Patentstyret har kommet til at merketeksten beskriver tjenestenes art og innhold, jf. varemerkeloven 13 første ledd annet punktum. Fullmektigen synes ikke å bestride at betydningsinnholdet websale er beskrivende. Det hevdes imidlertid at den figurative utformingen av merket tilfører varemerkerettslig særpreg. Fullmektigen har fremhevet at merket inneholder tegnene @ (krøllalfa) og! (utropstegn), i tillegg til at bokstavene er doble med fylt kjerne. En konstatering av at et søkt merke inneholder et eller flere figurelementer medfører ikke at merket uten videre kan registreres; det er figurelementenes påvirkning av helhetsinntrykket som er avgjørende. Det må foretas en konkret vurdering av om den figurative utformingen kan tilføre merket det nødvendige særpreg. Det avgjørende er om merkeelementene hver for seg eller deres gjensidige påvirkning tilfører merket i sin helhet tilstrekkelig distinktivitet, jf. Førsteinstansrettens avgjørelse av Best Buy, T-122/01. Vi viser også EF-domstolens avgjørelse C-37/03, BioID, hvor utforming i svart/hvitt, to ulike fonter og en "R" i sirkel, ikke ble funnet tilstrekkelig til å tilføre merket særpreg. Etter Patentstyrets vurdering kan tegnet @ (krøllalfa) ikke tilføre merket distinktiv evne i dette tilfellet. Tegnet er svært mye brukt som en erstatning for bokstaven A, særlig innen dataverden og i forbindelse med internettjenester. Teorier om tegnets opprinnelse, samt det faktum at det også fungerer som et skilletegn i e-postadresser, kan ikke tillegges avgjøren-
Annen avd. sak nr. 7956 3 de betydning så lenge gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte tegnet @ som bokstaven A. Vi kan heller ikke se at det foreligger noe fantasifullt samspill mellom de enkelte merkeelementene, slik fullmektigen har anført. Merket er søkt uten farger eller figurer, og den beskrivende teksten anses å være det mest dominerende elementet. De doble bokstavene og utropstegnet anses ikke egnet til å feste seg i bevisstheten hos forbrukerne. Merket anses ikke som helhet å ha atskillende evne, jf. varemerkeloven 13 første ledd første punktum. Fullmektigen har vist til tidligere registreringer som hevdes å være analoge med den foreliggende saken. Reg. nr. 743080 SALE og reg. nr. 786726 SALE TODAY ble godtatt på grunn av sine figurative utforminger. Det kombinerte merket SALE inneholder et stort kryss under merketeksten. Patentstyret har de siste årene strammet noe inn på praksis med hensyn til når en figurutforming kan tilføre særpreg. Dette er gjort for å følge opp om den nevnte praksis fra EF-domstolen og Førsteinstansdomstolen. Reg. nr. 225657, ordmerket ONSALE, ble antakelig ansett distinktivt da det normalt er varer som er på salg, og ikke tjenester. Med hensyn til reg. nr. 201334, ordmerket WEBSTORE, vil vi bemerke at registreringen ble foretatt for nærmere ti år siden, og at distinktivitetsvurderigen alltid må foretas ut fra hvordan merket vil oppfattes av dagens forbrukere. Man må videre regne med en viss ustøhet i Patentstyrets praksis. Dersom man legger vekt på tidligere registreringer, uten å ta hensyn til tidligere avslag, vil dette over tid gi et skjevt bilde av registreringspraksis som fører til en uholdbar fastlåsing av skjønnet. Vi viser til avgjørelsene nr. 6690, Voicewriter og nr. 6715, Multi shower, der Patentstyrets 2. avdeling uttaler at det generelt skal utvises forsiktighet med å legge vekt på tidligere registreringer. Fullmektigen har også anført at et identisk merke er registrert som EF-varemerke. En slik registrering kan ha relevans for vår vurdering av det søkte merket. Et annet utfall hos Patentstyret kan imidlertid ikke anses som et uttrykk for manglende europeisk rettsenhet. Det er den generelle distinktivitetsnormen som skal praktiseres i harmoni med europeisk praksis, og det kan ikke uten videre være et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Dette fremgår av flere 2. avdelings avgjørelser, blant annet 6922, No more tangles og nr. 7006, Servernet. Konklusjon: Patentstyret har på denne bakgrunn etter en helhetsvurdering kommet til at merket beskriver de aktuelle tjenestene i klasse 25 og 38 og mangler særpreg, jf. varemerkeloven 13 første ledd. Merket må dermed nektes registrert. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkers begrunnede klage innkom til Patentstyret den 25. juni 2009. Klageavgiften er registrert innbetalt den 28. juli 2009, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig.
Annen avd. sak nr. 7956 4 I klagen utaler søkers fullmektig: "Under henvisning til varemerkeloven 22 og 22a vil vi på søkers vegne påklage Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse i ovennevnte varemerkesøknad. Klagefristens utløp er 15. juli 2009, og klagen er således innlevert innen fristutløp. Merket er nektet registrert under henvisning til varemerkeloven 13 første ledd. På søkers vegne vil vi hevde at det omsøkte varemerket har det nødvendige varemerkerettslige særpreg for å kunne registreres i Norge. Videre vil vi bestride at merket beskriver sentrale egenskaper ved de angitte tjenestene. Vi deler ikke 1. avdelings syn på hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren normalt vil oppfatte merket som helhet. Følgelig vil vi avvise at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte merket som "internettsalg". Utgangspunktet er at merket skal vurderes i sin helhet. Teksten i merket er WEBS@LE!, og ikke noe annet. Hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket og hva de leser ut av det er et høyst teoretisk spørsmål. Det kan tenkes at en alternativ måte å oppfatte merket på er at teksten kan leses som "websale". Imidlertid kan det være like tenkelig at merket oppfattes slik som det som faktisk står der, nemlig WEBS etterfulgt av tegnet @ og deretter LE! Videre har tegnet @ slik det fremstår i merket snarere form som bokstaven O enn en A. De fire siste tegnene i merket vil også kunne oppfattes som -OLE! Selv om tegnet @ teoretisk sett kan ses på som en erstatning for bokstaven A, er søker ikke enig i at "merket naturlig leses som websale", slik saksbehandler hevder. Fullmektigens tidligere argumentasjon i denne sammenheng er ikke ment å forstås som en aksept fra søker på at merkets naturlige betydningsinnhold er "websale og at merket således er beskrivende for de angitte tjenester. Figurelementene i merket vil ha en klar påvirkning på hvordan betrakteren kommer til å oppfatte merket. Vi vil fastholde at det er utvist fantasifullhet med hensyn til måten merkeelementene er kombinert på. En gjensidig påvirkning av merkeelementene tilfører merket tilstrekkelig distinktivitet, uavhengig av hvordan teksten måtte forstås. Søkers merke har en individualiserende og adskillende evne og det fungerer som kommersiell opprinnelsesangivelse for de angitte tjenestene. Følgelig blir varemerkets grunnleggende funksjon ivaretatt. Til slutt vil vi fastholde at søkers tilsvarende EU-registrering i sterk grad er med på å bekrefte våre synspunkter på merkets registrerbarhet. Under henvisning til ovenstående og vår argumentasjon i tidligere besvarelser under søknadsbehandlingen i Patentstyrets 1. avdeling, anmoder vi Patentstyrets 2. avdeling om å oppheve 1. avdelings avgjørelse og sende saken tilbake til 1. avdeling for registrering. Vi ser frem til å motta faktura for klageavgift med det første." Annen avdeling skal uttale:
Annen avd. sak nr. 7956 5 Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan i det vesentlige også slutte seg til avdelingens begrunnelse. Etter varemerkelovens 13 første ledd første punktum kan et varemerke bare registreres dersom det er egnet til å skille søkerens varer fra andres. Etter varemerkelovens 13 første ledd annet punktum skal et varemerke nektes registrert hvis det er beskrivende for varer eller tjenester som omfattes av søknaden. Ved tolkningen av varemerkelovens 13 første ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (direktiv 2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (forordning 2009/207), jf. Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON). Det følger av den tiende betraktning i fortalen til varemerkedirektivet, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være egnet til å garantere de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (opprinnelsesgarantifunksjonen), slik at disse, uten fare for sammenblanding, kan skjelne mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EUdomstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon, Sml. 1998 s. I-5507 (premiss 28) og C-299/99 Philips, Sml. 2002 s. I-5475 (premiss 30). Bestemmelsene i varemerkedirektivets art. 3(1)(b) og (c) har som formål å sørge for at det ikke blir registrert varemerker som ikke kan realisere de nevnte formål, og skal dessuten vareta den allmenne interesse i at tegn som er beskrivende, eller som det for øvrig generelt er behov for å bruke i næringsvirksomhet, ikke blir belagt med enerett for en enkelt næringsdrivende (friholdelsesbehovet), jf. EU-domstolens avgjørelse i forente saker C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Sml. 1999 s. I-2779 (premiss 25), forente saker C-53/01 til C-55/01 Linde, Sml. 2003 s. I-3161 (premissene 73 og 75), sak C-191/01 P, DOUBLEMINT, Sml. 2003 s. I-12447 (premiss 31) og Høyesteretts dom i Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON). Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, Sml. 2007 s. I-2883, og i betraktning av hvorledes gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren
Annen avd. sak nr. 7956 6 anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide, Sml. 1998 s. I-4657. Søkeren har i klagen anført at varemerkets meningsinnhold kan oppfattes på flere måter, og at gjennomsnittsforbrukeren ikke uten videre vil oppfatte det i betydningen «websale». Denne anførelen kan ikke føre frem. Selv om et merke kan oppfattes på flere måter, må det nektes registrert dersom minst én av måtene er egnet som angivelse av varenes eller tjenestenes art eller egenskaper. I det foreliggende tilfelle må det legges til grunn at en ikke ubetydlig del av omsetningskretsen vil oppfatte tegnet @ som bokstaven A, og dermed ordet i merket som «websale». Dette ordet må anses som beskrivende for de tjenester som omfattes av merkets varefortegnelse. Utropstegnet i merket er et vanlig skilletegn, som ikke fratar merket dets beskrivende karakter eller tilfører det særpreg. Heller ikke den grafiske utformingen av merket bidrar til å gjøre det registrerbart. Bokstavene er skrevet med nokså ordinære skrifttyper, som ikke gjør merket som helhet tilstrekkelig distinktivt, jf. PS-2009-7880 (SAFE). Søkeren har også anført at det må legges vekt på at merket er blitt registrert EU. Annen avdeling har tatt dette i betraktning, men har ikke funnet å kunne tillegge det avgjørende vekt. Patentstyret skal ved registrerbarhetsvurderingen utøve et lovbundet skjønn. Det er den generelle distinktivitetsnorm som kan utledes av bl.a. rettspraksis, som må legges til grunn som retningsgivende for avgjørelsen, og ikke det konkrete skjønn som tidligere har vært utøvd i lignende men ikke nødvendigvis like registreringssaker. Dette gjelder også for avgjørelser fattet av utenlandske registreringsmyndigheter. Selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene skulle være i det vesentlige likt det som foreligger her i landet, kan de ikke tillegges avgjørende betydning, jf. EU-domstolens dom i sak C-218/01 Henkel, Sml. 2004 s. I-1725. Ulike resultater i enkeltsaker kan ikke ses som uttrykk for manglende rettsenhet, jf. Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON), hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets 2. avdeling, i sak 6922, NIR 2000 s. 293 (NO MORE TANGLES), om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle forskjellig ut i de forskjellige land».
Annen avd. sak nr. 7956 7 Mot denne bakgrunn må varemerket som helhet anses som beskrivende for de tjenestene som søknaden gjelder, jf. varemerkelovens 13 første ledds annet punktum. Av samme grunn må varemerket anses å savne det for registrering nødvendige særpreg, jf. varemerkelovens 13 første ledds første punktum. Første avdelings avgjørelse blir etter dette å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.)