OSLO TINGRETT L)k)ILI- - co I Avsagt: Saksnr.: 18.3.2015 i Oslo tingrett 14-129620TVI-OTIR/06 Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth Saken gjelder: Overprøving av gyldigheten av Klagenernnda for industrielle rettigheter sin avgjørelse Nordie Outdoor AS Advokat Frode André Moen mot Staten v/klagenemnda for industrielle rettigheter Advokat Adele Matheson Mestad Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse
DOM 1 KORT OM HVA SAKEN GJELDER Saken gjelder spørsmål om ordmerket SVENSKEPILK kan registreres i klasse 28, som er et spørsmål om merket tilfredsstiller kriteriet om særpreg i varemerkeloven (vml.) 14. 2 SAKENS BAKGRUNN Den 24.9.2009 leverte Sølvkroken AS, nå Nordie Outdoor AS (saksøkeren) søknad om registrering av ordmerlcet SVENSKEPILK (i det følgende også omtalt som merke og benevnelse) i klassene 18,25 og 28. Ved Patentstyrets avgjørelse av 4.2.2013 ble merket nektet registrert. Patentstyret tilbød under saksbehandlingen delregistrering for de varer som det ikke ble ansett å foreligge registreringshinder for. Etter Patentstyrets oppfatning mangler merket særpreg for "sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; fiskekroker, fiskeredskaper, kunstig fiskeagn, fiskehåver, fiskeruser, fiskesneller og fiskestenger" i klasse 28. Saksøkeren har påklaget Patentstyrets avgjørelse til Klagenenmda for industrielle rettigheter (KFIR). KFIR har den 10.6.2014 truffet avgjørelse i saken med slik slutning: 1. Patentstyrets avgjørelse oppheves for alle varene i klassene 18 og 25, samt "spill og leketøy" i klasse 28. 2. Saken sendes tilbake til Patentstyret hvor beslutningen om å nekte varemerkesøknad nr. 200903076, SVENSKEPILK, ved kunngjøring og anmerkning i varemerkeregistret oppheves delvis. KFIRs tre medlemmer var enige om at ordmerket SVENSKEPILK kan registreres for varene i klasse 18,25 og for "spill og leketøy" i klasse 28. Når det gjelder de gjenværende fiskerelaterte varene i klasse 28, har Klagenemnda delt seg i et flertall og et mindretall. Flertallet har begrunnet sitt standpunkt slik: 27 Sammenstillingen SVENSKEPILK danner et klart og lett forståelig meningsinnhold. Etter fiertallets oppfatning er det nærliggende å anta at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte sammenstillingen, både direkte og umiddelbart, som to karakteristikker ved flskeredskapene, nemlig at de har en eller annen forbindelse til Sverige, samt at det er en type fiskeredskap, nemlig pilk. I tillegg er flertallet av den oppfatning at opplistingen av uttrykket SVENSKEPILK i blant annet Store norske leksikon og flere ordbøker viser at merket også er en angivelse av en type fiskeredskap. 28 Flertallet er derfor ikke enig med klager i at merket ikke er beskrivende, og merket er derfor uregistrerbart i henhold til varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a. 29 For de aktuelle fiskeredskapene vil varemerket, på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille klagerens varer fra andres, jf. varemerkeloven 14 første ledd. - 2-14-129620TVI-OTI R/06
30 Flertallet er kommet til at merket ikke har tilstrekkelige iboende særpreg. Spørsmålet blir derved om merket gjennom bruk har ervervet tilstrekkelig særpreg slik at det kan registreres på bakgrunn av varemerkeloven 14 tredje ledd annet punktum. Det er klager som må dokumentere at gjennomsnittsforbrukeren på søknadstidspunktet og avgjørelsestidspunktet oppfatter SVENSKEPILK som et varemerke, og ikke som en angivelse av en type pilk. 31 Flertallet bestrider ikke at klager, eller Sølvkroken AS, har solgt pilker under navnet i flere år, dette fremkommer av de innsendte produktkatalogene. Flertallet vil imidlertid presisere at for at en næringsdrivende skal få eneretten til en beskrivende sammenstilling gjennom bruk, er det viktig at det blir dokumentert at den norske omsetningskretsen oppfatter at det foreligger en kommersiell opprinnelse når vedkommende er i befatning med produkter som omtales som SVENSKEP1LK. 32 Flertallet finner at den fremlagte dokumentasjonen ikke i tilstrekkelig grad sannsynliggjør at den norske gjennomsnittsforbrukeren av fiskeutstyr, selv om denne er avgrenset og kan forutsettes å ha en høy grad av oppmerksomhet, vil utlede en bestemt kommersiell opprinnelse av betegnelsen SVENSKEPILK. 33 Flertallet er enig med Patentstyret i at omtale i ulike blogger og artikler viser at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen, oppfatter SVENSKEPILK som en type fiskeredskap. Flertallet presiserer, og praksis viser, at det ikke nødvendigvis er slik at omtale i bøker, aviser, magasiner og blogger korrekt angir eventuelle varemerker i sin tekst. Da merket kun består av en angivelse av egenskaper ved produktene, er det ikke unaturlig at gjennomsnittsforbrukeren også vil oppfatte merket på denne måten. 34 Mot denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at Patentstyrets avgjørelse som nekter vern for varene «sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; fiskekroker, fiskeredskaper, kunstig fiskeagn, fiskehåver, fiskeruser, fiskesneller og fiskestenger» i klasse 28 blir stadfestet. For de øvrige varer i klasse 28, samt alle varene i klassene 18 og 25 må Patentstyrets avgjørelse oppheves, og merket registreres. Ved stevning av 11.8.2014 har saksøkeren reist sak for Oslo tingrett og lagt ned påstand om at ICFIRs avgjørelse oppheves når det gjelder den del av vedtaket som nekter registrering. Staten v/kfir har ved tilsvar av 18.9.2014 tatt til motmæle og påstått seg frifunnet. Flovedforhandling ble holdt 5.3.2015. I den forbindelse vises til rettsboken. 3 SAKSØKERENS PÅSTANDSGRUNNLAG OG PÅSTAND Saksøkeren har i det vesentlige gjort gjeldende: Betegnelsen SVENSKEPILK oppfyller vilkårene for registrering etter vml. 14 for de relevante varer i klasse 28. Patentstyrets avgjørelse må således oppheves og merket registreres. Merket har iboende særpreg, uavhengig av bruk i markedet. Under enhver omstendighet har merket slitt seg til særpreg. Mht. iboende særpreg slutter saksøkeren seg til mindretallet i KFIR som bl.a. uttaler: 20 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesitildc forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil - 3-14-129620TVI-OTIR/06
oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenesten, jf. for eksempel T- 19/04 PAPERLAB, premiss 25. 21 Førstvoterende er av den oppfatning at sammenstillingen av ordene SVENSKE og PILK i utgangspunktet vil være egnet til å oppfattes som et varemerke av gjennomsnittsforbrukeren. Merket SVENSKEPILK har evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet og er av en slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen. 22 Det er ingen tvil om at elementet PILK er en angivelse av en type fiskeredskap og således i seg selv er uten varemerkerettslig særpreg for fiskeredskaper og varer som står i naturlig forbindelse med slikt utstyr. Pilk er et fiskeredskap som vanligvis består av en eller flere fiskekroker som er innstøpt i et metallstykke. Merkets første element, SVENSKE, er et substantiv og angir at en person eller et produkt er fra Sverige. I ordsammenstillingen, SVENSKEP1LK, for de aktuelle varer, anser imidlertid førstvoterende det som lite sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte at ordet direkte og utvetydig angir to karakteristikker ved flskeredskapene, nemlig at pilken kommer fra Sverige eller at det er en pilk etter svenske tradisjoner. Eksempler fra rettspraksis og registreringspraksis viser at kravet til særpreg ikke er strengt. Uansett ligger benevnelsen SVENSKEPILK ikke langt under "særpregsterskelen", noe som nmebærer at kravene til omfang og dokumentasjon for bruk som understøtter "tilslitt" særpreg, ikke kan settes særlig høyt. De bevis som er ført tilsier at SVENSKEPILK gjennom årenes løp overstiger minimumsterskelen for særpreg med solid margin. Uttrykket ble lansert under 2. verdenskrig av Helge Lanes som solgte pilken frem til 1978 da Lanes overdro sin virksomhet, henmder varemerket SVENSKEPILK til Sølvkroken. Betegnelsen blir av omsetningskretsen som hovedsakelig er sportsfiskere og fiskeinteresserte assosiert med Sølvkroken AS. Betegnelsen blir og har kun blitt brukt om saksøkerens pilker, som produserer mellom 60 000 og 70 000 slike pilker hvert år. Friholdelsesbehov taler ikke for å nekte registrering. Sverige har ingen fisketradisjoner som tilsier det. Garantifunksjonen taler mot at merket nektes registrert. Dersom andre får rett til å benytte betegnelsen, vil det resultere i at pilkter med dårligere kvalitet vil bli solgt som SVENSKEPILK. Saksøkeren har lagt ned slik påstand: 1 Klagenemnda for industrielle rettigheter sin avgjørelse av 10.6.2014 i sak VM 13/109 oppheves når det gjelder den del av vedtaket som nekter registrering av varemerkesøknad nr. 200903076 SVENSKEPILK. 2 Staten ved Klagenernnda for industrielle rettigheter dømmes til å erstatte Nordic Outdoor AS' sakskostnader. 14-129620TVI-OTIR/06
- 4 SAKSØKTES PÅSTANDSGRUNNLAG OG PÅSTAND Saksøkte har i det vesentlige gjort gjeldende: Vilkårene for registrering etter vml. 14 første eller annet ledd, er ikke oppfylt for de relevante varer i klasse 28. ICFIRs avgjørelse bygger på riktig rettsanvendelse og staten må frifinnes. SVENSKEPILK er en sammenstilling av to beskrivende karakteristikker ved et fiskeredskap. Det angir en eller annen forbindelse til Sverige og at det er en type fiskeredskap, nemlig en pilk. Betegnelsen ligger ikke tilstrekkelig langt fra det beskrivende inntrykk som er fremkalt ved ordkombinasjonen og mangler derfor særpreg. Ordbøker og leksikon viser at SVENSKEPILK er en angivelse av en generisk type fiskeredskap. Det er ikke sannsynliggjort at gjennomsnittforbrukeren oppfatter SVENSKEPILK som et særlig kjennetegn for et varemerke. SVENSKEPILK har ikke "tilslitt" særpreg. Det skal mye til for at et deskriptivt merke kan bli tilstrekkelig innarbeidet til å kunne registreres. Det er bare bruk frem til søknadstidspunktet som er relevant. Det er ikke bruken, men virkningen av bruken som er relevant. Hvorvidt et merke har slitt seg til et særpreg, må basers på en samlet vurdering, basert på momenter som fremgår av norsk rettspraksis og praksis fra EU-domstolen. Bruken av betegnelsen i interne kataloger viser ikke at SVENSKEPILK oppfattes som et varemerke. Angivelse av betegnelsen skjer både med stor og liten forbokstav. Det er ikke fremlagt noen dokumentasjon om: geografisk dekning langvarig varemerkebruk beløpsmessig størrelse på markedsføring relevant omsetningskrets som identifiserer SVENSKEPILK som et varemerke uttalelser fra handelskamre, industri og andre handelsorganisasjoner Saksøkte har lagt ned slik påstand: 1 Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes. 2 Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter tilkjennes sakskostnader. - 5-14-129620TVI-OTIR/06
5 RETTENS BEMERKNINGER 5.1 Innledning Saken reiser spørsmål om ordmerket SVENSKEPILK oppfyller vilkårene i vml. 14 første og annet ledd bokstav a), jf. tredje ledd, som lyder slik: Et varemerke som skal registreres må bestå av et tegn som kan beskyttes etter 2 og som kan gjengis grafisk. Det må ha særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gj elder. Et varemerke kan ikke registreres hvis det utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg, består av tegn eller angivelser som: a) angir varens eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi eller geografiske opprinnelse, tiden for fremstillingen av varen eller prestasjonen av tjenesten, eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten.. Vilkårene i første og annet ledd må være oppfylt både på søknadsdagen og registreringsdagen. Ved vurderingen etter første ledd annet punktum og annet ledd skal det tas hensyn til alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen, og særlig til virkninger av bruk av varemerket før dette tidspunktet. De spørsmålene partene er uenige om, kan uttrykkes slik: 1) Mangler benevnelsen SVENSKEPILK distinktivitet? Dette er dels et spørsmål om merket har særpreg som kjermetegn for de varer som omfattes av KFIRs avgjørelse om å nekte registrering. Kravet om at merket må være særpreget følger av vml. 14 første ledd annet punktum. Dernest er dette et spørsmål om merket bare med uvesentlige endringer angir en vares egenskap. At et slikt merke ikke kan registreres følger av vml. 14 annet ledd bokstav a). Kravet uttrykkes ofte slik at merket ikke kan være beskrivende. 2) Har benevnelsen SVENSKEPILK "slitt seg til" særpreg? Det følger av vml. 14 tredje ledd annet punktum at det ved vurderingen av spørsmålene under punkt 1) skal tas hensyn til virkninger av bruk. Dersom benevnelsen fyller begge krav under punkt 1), er det ikke nødvendig å vurdere om vilkåret under punkt 2) er oppfylt. Hvorvidt merket har "tilslitt" særpreg er det således bare nødvendig å vurdere dersom merket mangler distinktivitet. De aktuelle problemstillingene er et rettsanvendelsesspørsmål som retten kan prøve fullt ut. Det foreligger ikke samme grunn for domstolene til å vise tilbakeholdenhet ved prøvingen, slik som ved avgjørelse av patentsaker, jf. Rt.1995 side 1908 og Rt. 2002 side 391. Bestemmelser og avgjørelse fra EU har i tillegg til tradisjonelle norske rettskilder stor betydning ved avgjørelsen av varemerkespørsmål. Dette for det første fordi varemerkeloven er detaljert tilpasset EUs varemerkedirektiv (rådsdirektiv 89/104/EF av 21.12.1988, som nå er avløst av direktiv 2008/95/EF). For det andre fordi dette direktivet er vedlegg XVII nr. 4 til EØS-avtalen, noe som iht. EØS-avtalens artikkel 6, jf. artikkel 2-6 - 14-129620TVI-OTIR/06
a, innebærer at direlctivet skal tolkes i samsvar med EU-domstolens avgjørelser truffet før 2.5.1992. Bestemmelsene i artildcel 6, jf. artikkel 2 a gjelder iht. E0S-loven 1 som norsk lov. Yngre avgjørelser fra EU-domstolen, dvs, de som er truffet etter 2.5.1992, er ikke fonnelt bindende for Norge, men skal tillegges stor vekt, jf. Rt. 2002 side 391. 5.2 Ad. s ørsmål 1. Man ler benevnelsen SVENSKEPILK distinktivitet? 5.2.1 To krav som i adskillig utstrekning overlapper hverandre Kravet til distinktivitet er som nevnt dels et spørsmål om merket er særpreget og dels om merket er beskrivende. Om disse to kravene sies i Rt. 2005 side 1601, avsnitt (42): Første og annet punktum er - selv om de i atskillig utstrekning overlapper hverandre - forstått som to selvstendige vilkår for registrering, jf. NOU 2001:8 side 75-76. Etter forste punktum må varemerket ha særpreg. For at et tegn skal ha særpreg i varemerkelovens forstand, må det "ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen", jf. Lassen og Stenvik side 43. Etter annet punktum - som er den aktuelle bestemmelsen i vår sak - kan det som ofte omtales som rent beskrivendevaremerker, ikke registreres. Bestemmelsen i annet punktum er særlig begrunnet i det såkalte friholdelsesbehovet, som innebærer at betegnelser som er rent beskrivende for varene eller egenskaper ved dem, ikke bør monopoliseres for en enkelt næringsdrivende. Sitatet fra dommen gjelder 13 første og annet punktum i varemerkeloven fra 1961. Slik retten forstår det, innebærer de endrede formuleringer i vml. 14 første ledd annet punktum og annet ledd ingen reelle endringer. 5.2.2 Noe generelt om kravet til scerpreg Retten anser det hensiktsmessig først å si noe generelt om hva som ligger i kravet til særpreg. For at et merke skal ha særpreg, må det ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, jf. bl.a. Rt. 2005 side 1601 avsnitt (42), med sikte på å markere varenes kommersielle opprinnelse, jf. bl.a. Rt. 2002 side 391 (på side 397). Retten oppfatter det slik at kravet til særpreg etter praksis settes temmelig lavt, men slik at praksis kan variere fra merke til merke. Det vises i den forbindelse til Rt. 2002 side 391, hvor det foretas en gjennomgang av EU-rettslig materiale. Som konklusjon på denne fremholdes på side 401: En konklusjon på denne gjennomgåelsen blir etter min mening at det som kan utledes av det EF-rettslige materialet, indikerer at kravet til særpreg settes temmelig lavt. - 7-14-129620TVI-OTIR/06
Videre vises til Lassen og Stenvik: Kjennetegnsrett, 3. utgave (Lassen og Stenvik) side 70 hvor det fremholdes: "Siden midten av 1990-tallet har praksis vært preget av en målsetting om tilpasning til den generelle distinktivitetsnormen som er trukket opp gjennom EU-domstolens praksis. I GOD MORGON-saken (Rt. 2002s. 391, NIR 20025. 313) konlduderte førstvoterende, etter å ha gått gjennom praksis fra EU-domstolen og Retten, med at "at det som kan utledes av det EF-rettslige materialet, indikerer at kravet til særpreg settes temmelig lavt" (s. 401, s. 322). Senere har man imidlertid fått et par avgjørelser fra EU-domstolen, som kanskje kan oppfattes som uttrykk for en justering i retning av en noe mer restriktiv norm, jfr. avgjørelsene i forente saker C- 53/01 til C-55101 Linde, Sml. 2003 s. I-3161, og sak C-104101 Libertel, Sml. 2003 s. 1-3822. Ettersom rettstilstanden er i bevegelse, kan man ikke alltid gå ut fra at tidligere praksis selv ikke nokså unge avgjørelser gir et riktig bilde av den rådende rettstilstand. I nyere tid synes imidlertid distinktivitetskravet å ha ligge noenlunde stabilt, selv om det finnes eksempler på enkeltstående avgjørelser som det ikke er så lett å forstå at er basert på den samme normen. For visse typer varemerker har det nok også funnet sted en mer generell utvikling, og da i liberal retning. Man finner fleks. avgjørelser som godtar slagord og bokstav- og tallkombinasjoner som neppe ville passert tidligere (se nedenfor under VIII og X). Som nevnt ovenfor under pkt. 5.1. kan et beskrivende merke ikke registreres, jf. vml. 14 annet ledd bokstav a). Et beskrivende merke anses heller ikke å ha særpreg, mens et merke kan mangle særpreg uten å være beskrivende. Det vises til Lassen og Stenvik hvor det på side 74 fremholdes: Som nevnt ovenfor under 2, I, 1 vil beskrivende varemerker nødvendigvis mangle særpreg, og derved være uregistrerbare allerede etter bestemmelsen i vml. 14 første ledds annet punktum. Men et varemerke som ikke er beskrivende behøver nødvendigvis ikke å ha særpreg. Som det bl.a. fremgår av sitatet fra Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) side 49, gjengitt ovenfor, må vurderingen av om et merke er egnet til å skille de aktuelle varene fra andre næringsdrivendes varer, vurderes ut fra hvordan den relevante omsetningskretsen her i riket ville oppfatte merket. Retten oppfatter det slik at partene er enige om hva som skal anses som den relevante omsetningskretsen. Det vil, som uttrykt av mindretallet i ICFIR i avsnitt 19 (og som flertallet ikke reserverte seg mot) være både private sluttforbrukere, og da særlig de fiskeinteresserte, samt næringsdrivende innenfor fiske- og sportsfiskebransjen. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. feks. Rt. 2002 side 391 (på side 397). - 8-14-129620TVI-OTIR/06
5.2.3 Noe generelt om at merket ikke kan være beskrivende Retten anser det hensiktsmessig forst å si noe generelt om vilkåret som fremgår av vml. 14 annet ledd bokstav a). I Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) side 50 sies: Annet ledd bokstav a bestemmer at et varemerke ikke kan registreres hvis det utelukkende, eller med bare uvesentlige endringer eller tillegg, består av tegn eller angivelser som er beskrivende for egenskaper ved de varer eller tjenester det gjelder. Når det gjelder grensedragningen mellom særpregede og beskrivende varemerker, er det ikke tilstrekkelig til å nekte registrering at merkets enkelte bestanddeler er beskrivende for egenskaper ved varen eller tjenesten. Hvis imidlertid et merke består av en kombinasjon av ordelementer som i seg selv er beskrivende for egenskaper ved varen eller tjenesten, må også kombinasjonen som utgangspunkt anses beskrivende. Etter EF-domstolens praksis gjelder imidlertid ikke dette hvis kombinasjonen skaper et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra det inntrykk som skapes bare ved å sammenstille betydningene av dens bestanddeler, jf. sakene C 265/00 Biomild og C 363/99 Postkantoor, begge 12. februar 2004. Som sitatet viser skal ord sammensatt av beskrivende ordelementer som utgangspunkt anses som beskrivende for egenskaper ved varen eller tjenesten. Dette gjelder likevel ikke dersom kombinasjonen skaper et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra det inntrykk som skapes bare ved å sammenstille betydningene av dens bestanddeler. 5.2.4 Konkret vurdering av om SVENSKEPILK oppftller kravet til distinktivitet? SVENSKEPILK består av to ord. Det siste; pilk er et substantiv som angir en type fiskeredskap, dvs. en artsangivelse som omfattes av vml. 14 annet ledd bokstav a). Ordet "pilk" har derfor heller ikke særpreg etter vml. 14 forste ledd annet punktum. Ordet "svenske" kan være et substantiv. Det beskriver da en person fra Sverige. Ordet kan også være et adjektiv og beskriver da en tilknytning mellom Sverige og et substantiv i flertall (f.eks. flere svenske pilker) eller et substantiv i bestemt form (f.eks. den/de svenske pilken/e). Benevnelsen SVENSKEPILK adskiller seg fra de sammenhenger ordet "svenske" vanligvis benyttes i. Det er åpenbart ikke snakk om en person og korrekt brukt som adjektiv skulle det enten het svenske pilker eller den/de svenske pilken/e. På samme måte som ordet "pilk", vil ordet "svenske" vil ikke i seg selv kunne registreres. Merket SVENSKEPILK består således av en kombinasjon av ordelementer som i seg selv er beskrivende. Utgangspunktet er da at også kombinasjonen må anses beskrivende, jf. ovenfor under pkt. 5.2.2. Det fremgår der under henvisning til Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) side 50 at dette likevel ikke gjelder hvis kombinasjonen skaper et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra det inntrykk som skapes bare ved å sammenstille betydningene av dens bestanddeler. - 9-14-129620TVI-OTI R/06
Selv om benevnelsen SVENSKEPILK er sammensatt til et ord som "svenske" vanligvis ikke benyttes i, danner det slik retten ser det et klart og lett forståelig meningsinnhold. Det er nærliggende å anta at gjennomsnittsforbrukeren som angitt ovenfor under pkt. 5.2.1 vil oppfatte sammenstillingen, både direkte og umiddelbart, som en type fiskeredskap med en eller annen forbindelse til Sverige, mest sannsynlig at den har sin geografiske opprinnelse der. Verken sammenstillingen eller den uvanlige bruken av ordet "svenske", gjør det sannsynlig at benevnelsen blir oppfattet av glennomsnittsforbrukeren på noen annen måte. Det er grunn til å anta at bare et mindretall av omsetningskretsen kjenner til den historiske bakgrunnen for benevnelsen. Retten har på ovennevnte bakgrunn kommet til at SVENSKEPILK ikke tilfredsstiller kravet i vml. 14 annet ledd bokstav a) og derfor heller ikke kravet i vml. 14 første ledd annet punktum. Hvorvidt merket kan anses særpreget etter en isolert vurdering iht. vml. 14 første ledd annet punktum dvs, uten å ta hensyn til dets beskrivende karakter, er det ikke nzdvendig å gå inn på. 5.3 Ad. s ørsmål 2. Har benevnelsen SVENSKEPILK "slitt se til" sæ re? 5.3.1 Noe om vml. 14 tredje ledd annet punktum Retten anser det hensiktsmessig først å si noe generelt om vilkåret som fremgår av vml. 14 tredje ledd annet punktum. I Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) sidene 50 og 51 sies: Bestemmelsen klargjør at et varemerke kan utvikle det nødvendige særpreg gjennom bruk, selv om det opprinnelig ikke har noen iboende distinktiv evne. Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen, som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, jf. EF-domstolens dom i de forente sakene C 108/97 og C 109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999. Det følger av bestemmelsen at det bare er virkninger av bruk frem til søknadstidspunktet som er kvalifiserende. Som det fremgår av sitatet fra proposisjonen er det virkningen av bruken som er relevant, og det skal skje en samlet vurdering av om vilkåret er oppfylt. Nærmere om den vurdering som skal foretas, vises til Rt. 2001 side 1601 avsnitt (48) og (57) hvor det sies: Det skal altså meget til for at et deskriptivt merke kan bli tilstrekkelig innarbeidet som varemerke til å kunne registreres. Dette skyldes at spørsmålet her ikke bare er om varemerket er kjent eller ikke, men også om det har oppnådd slik distinktivitet at det kan være særmerke for noens varer eller tjenester. Men innarbeidelse kan bli resultatet dersom markedsføringen av merket har vært så intens at det dermed har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse. Hvis en slik situasjon inntrer, vil friholdelsesbehovet ikke være til hinder for registrering. Dette fremgår blant annet av EF-domstolens dom i sak i C-108/109/97 (C- 108/97) CHIEMSEE premiss 44 og 47. - 10-14-129620TVI-OTIR/06
Når det så er spørsmål om GULE SIDER oppfylte kravene til distinktivitet på søknadstidspunktet, finner jeg det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i EF-domstolens bemerkninger i sak C-1081109197 (C-108197) CHIEMSEE. Domstolen uttaler i prerniss 49 at det ved avgjørelsen av om et varemerke har fått tilstrekkelig særpreg ved bruk, skal foretas en samlet vurdering av ulike elementer som kan godtgjøre at merket er blitt brukt til å identifisere at den aktuelle varen har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, og derfor er egnet til å atskille denne varen fra andre virksomheters varer. I premiss 51 nevnes en rekke momenter som det er relevant å ta i betraktning ved vurderingen av særpreget: Varemerkets markedsandel, intensiteten, den geografiske utstrekningen og varigheten av bruken, størrelsen av de investeringer som har vært foretatt for å fremme varemerket, andelen av den relevante omsetningskrets som identifiserer at produktet har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, samt erklæringer fra industri- og handelskammer eller andre faglige sammenslutninger. Av Lassen og Stenvik side 67 fremgår at for merker som til tross for sitt cleskriptive innhold er noe mer distinktive, kan kortere og mindre intensiv bruk få avgjørende betydning. Basert på dette legges til grunn at det skal mye til for at et beskrivende merke kan bli tilstrekkelig innarbeidet, dog med unntak for merker som er noe mer distinktive. Bruken av merket må ha vært så intens at det dermed har fått betydning som kjennetegn, i den aktuelle omsetningskretsen, for at varen har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet. Det skal foretas en samlet vurdering og forholdt av betydning ved denne er: Markedsandel, intensitet, den geografiske utstrekningen og varigheten av bruken, størrelsen av de investeringer som har vært foretatt for å fremme varemerket, andelen av den relevante omsetningskrets som identifiserer at produktet har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, samt erklæringer fra industri- og handelskammer eller andre faglige sammenslutninger. Søkeren må godtgjøre at kravet er oppfylt. 5.3.2 Konkret vurdering av om SVENSKEPILK har "slitt seg til" særpreg? Retten anser som nevnt betegnelsen som beskrivende. Slik retten ser det skal mye til før bruken kan resultere at merket kan kreves registrert. Markedsføring av pilken har i det vesentlige skjedd gjennom produktkataloger for Sølvkroken fra 1978. I disse katalogene knyttes sammenheng mellom pilken og Sølvkroken. Fra tiden før 1978 foreligger enkelte eksempler som viser tilknytning mellom pilken og Lanes. Dokumentasjon foruten produktkataloger som i noen utstrekning viser en knytning mellom pilken og en bestemt næringsdrivende, er ikke fremlagt. Benevnelsen har vært benyttet over lang tid. Den ble introdusert under 2. verdenskrig og har jevnlig vært benyttet etter dette. Når pilken har vært omtalt har det noen ganger skjedd med stor forbokstav, andre ganger med liten. - 11-14-129620TVI-OTIR/06
Basert på det som er opplyst, legges til grunn at saksøkeren har omsatt 60 000 70 000 enheter årlig av den aktuelle pilken. Hvilken markedsandel dette utgjør er ikke godtgjort. Det er ikke godtgjort hvillce investeringer som er foretatt for å fremme betegnelsen som varemerke. Retten oppfatter det slik, basert på forklaringen til administrerende direktør Mellum, at markedsføring først og fremst har skjedd for å fremme merket Sølvkroken. Det er ikke fremlagt markedsundersøkelser som viser andelen av den relevante omsetningskretsen som identifiserer hvor pilken har sin opprinnelse. Salcsøkeren har riktignok ført vitner som knyttet pilken til Sølvkroken. Det kan imidlertid ikke av disse vitneforklaringene trekkes den slutning at den relevante omsetningskretsen gjør det samme. Noen erklæringer fra industri- og handelskamrner eller andre faglige sammenslutninger, foreligger ikke. Saksøkeren har anført at friholdelsesbehov ikke taler mot registrering idet det ikke er noen tradisjon for bruk av pilk i Sverige. Til dette bemerkes at spørsmålet om det eksisterer et friholdelsesbehov er et relevant moment ved tolkningen og anvendelsen av vml. 14 første ledd annet punktum og annet ledd, jf. bl.a. Lassen og Stenvik sidene 57-58. Hvorvidt det foreligger et friholdelsesbehov eller ikke er imidlertid ikke tilstrelckelig belyst, og det fremstår uansett slik at dette uansett ikke kan tillegges avgjørende betydning i denne saken. Saksøkeren har også anført at nektelse av registrering vil medføre en svekkelse av merkets garantifunksjon. Det er vist til at andre har solgt like pilker, riktignok ikke under betegnelsen SVENSKEPILIK. Det er hevdet at disse pilkene har en dårligere kvalitet. For retten er det vanskelig å se at en merkeregistrering vil få betydning for omsetning av andre like eller lignede pilker, solgt under en annen betegnelse. Basert på en samlet vurdering er det rettens oppfatning at saksøkeren ikke har godtgjort at bruken av betegnelsen SVENSKEPILK har vært av en slik karakter at den dermed har fått betydning som kjennetegn i den aktuelle omsetningskretsen for at varen har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet. Det riktignok slik at benevnelsen har vært brukt over lang tid, men det er lite ved denne brulcen som indikerer at bruken har skjedd som noe annet enn for å beskrive en type fiskeredskap. Det at det er knyttet en forbindelse mellom pilken og Lanes/Sølvkroken gjennom produktkataloger anses ikke tilstrekkelig. 5.4 Oposummering Retten er av den oppfatning at benevnelsen SVENSKEPILK omfattes av vml. 4 annet ledd bokstav a), og utgangspunktet er da at merket ikke kan registreres. Da saksøkeren ikke har godtgjort at merket har "slitt seg til særpreg", jf. vml. 4 tredje ledd annet punktum, skal KFIRs avgjørelse opprettholdes. Staten ved KFIR blir således å frifinne. - 12-14-129620TVI-OTIR/06
5.5 Sakskostnader Saksøkte har vunnet saken og skal etter hovedregelen ha dekket sine sakskostnader, jf. tvl. 20-2 første og annet ledd. Det er slik retten ser det ikke tilstrekkelig grunnlag til å gjøre unntak fra dette. Statens prosessfullmektig har fremlagt omkostningsoppgave, hvoretter det er krevet kr 45 850. Kravet gjelder salær til prosessfullmektigen. Saksøkeren har ikke protestert på kravets størrelse og det anes å kunne kreves iht. tvl. 20-5 første ledd. Det gis dom for kravet. - 13-14-129620TVI-OTIR/06
DOMSSLUTNING 1 Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes. 2 Nordic Outdoor AS dømmes til innen 2 to uker regnet fra dommens forkynnelse å betale sakskostnader til Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter med 45 850 førtifemtusenåttehundreogfemti kroner. Retten hevet 3 Abelseth Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges. - 14-14-129620TVI-OTIR/06