AVGJØRELSE 27. august 2013 Sak VM 13/019 Klager: DesignTorget AB Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Toril Melander Stene og Margrethe Lunde har kommet frem til følgende 1
Avgjørelse 1 Kort fremstilling av saken: 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 21. juni 2011. 3 Merket DesignTorget, IR nr. 9204251, ble søkt videreført i Norge den 17. mai 2007 og omfattet varer i klasse 14, 16, 28 og tjenester i klasse 35. 4 Det ble anført fra Patentstyrets side at merket manglet varemerkerettslig særpreg for printed matter i klasse 16 og for alle tjenestene i klasse 35 som merket var søkt beskyttet for etter vml 14, 1. ledd. 5 Patentstyret vurderte klagen og fant det ikke klart at den ville føre frem. Den ble dermed oversendt daværende Annen avdeling for videre behandling, jf. vml 51, 2. ledd, den 20. oktober 2011. 6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: - Ordet «design» brukes også på norsk og vil forstås som «formgivning» i tilknytning til de aktuelle varene og tjenestene. Andre betydninger av ordet er ikke relevante. - Ordet angir at det ved produksjon av varen er tatt spesielt hensyn til produktets utseende, og at det dreier seg om mer eksklusive og forseggjorte produktet. - «Torg» er synonym for «marked» og «plass», og er et vanlig ord for et virtuelt salgssted på Internett. - Sammenstillingen er en angivelse av en salgskanal for designervarer. - For «printed matter» i klasse 16 angir merket at det er snakk om en publikasjon med innhold relatert til kjøp og salg av designprodukter. - For klasse 35 angir merket at det er snakk om annonsering og salg av designprodukter. - Derfor angir merket en bestemt og viktig egenskap for varene og tjenestene og anses beskrivende for formålet og kvaliteten til varene og tjenestene. - Derfor vil heller ikke gjennomsnittsforbrukeren oppfatte merket som et særskilt kjennetegn det er ikke egnet til å skille søkerens varer fra andres og er ikke en garantist for den kommersielle opprinnelsen. - Patentstyret har ikke lagt vekt på at merket ikke er et eksisterende ord ettersom sammenstillingen har et meningsinnhold som uten videre kan beskrive varene. - Patentstyret legger ikke vekt på at merket er registrert i Finland og Sverige
den generelle distinktivitetsnormen skal praktiseres i harmoni med europeisk praksis; det er ikke et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. - Bruken som vist til er ikke tilstrekkelig for å finne at merket har vunnet særpreg gjennom bruk. Bruksdokumentasjonen er hovedsakelig fra Sverige og dokumenterer ikke at den norske gjennomsnittsforbrukeren har vært eksponert for bruken. - Som følge av at merket beskriver sentrale egenskaper ved de angjeldende varene og tjenestene og mangler det nødvendige særpreg, ble merket nektet vern for «printed matter» i klasse 16 og for alle tjenestene i klasse 35. 7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: - Ikke noe land, bortsett fra Norge, har anført manglende distinktivitet. - Distinktivitetsvurderingen er ikke mindre streng i Sverige og Finland enn den norske. - Norge er bundet av varemerkedirektivet i praktiseringen av distinktivitet, hvilket forutsetter at praksis samsvarer med EUs praktisering av distinktivitetsnormen. - Vi har vanskelig for å forstå hvorledes DesignTorget kan beskrive noe som helst. Sammensetningen beskriver hverken innhold, kvalitet eller formål for «angjeldende varer» i klasse 16 og 35. - Det kreves intellektuell kapasitet for å ilegge ordet en beskrivende betydning, hvilket gjør at man beveger seg over i suggestive varemerker. - Merket har fungert som varemerke i flere år. - Det er vedlagt kopi av annonser fra 9/5/2007, 29/10/2007, 29/8/2007, mai 2008, 4/11/2007. - Omsetning på 3,3 millioner i 2007. 9,8 millioner i 2008. Dette tilsier at merkebruken har et betydelig volum. - Klager har ikke hatt til hensikt å dokumentere at merket er innarbeidet; bare at merket har vært i bruk i lang tid og i Sverige siden 1993. - Det finnes ikke noe friholdelsesbehov ettersom klager har oppnådd enerett i et betydelig geografisk område. Bevis for dette foreligger ved at DesignTorget faktisk har fungert som varemerke og er opprinnelsesangivende for klagers varer og tjenester. - Merket er distinktivt og registrerbart, og ikke egnet til å beskrive angjeldende varer i klasse 16 og tjenester i klasse 35.
8 Klagenemnda skal uttale: 9 Klagenemnda har kommet frem til at klagen ikke tas til følge og merket tillates ikke registrert for de angjeldende varer og tjenester i henholdsvis klasse 16 og 35. 10 Spørsmålet blir for Klagenemnda om merket kan registreres, eller om merket er beskrivende for varer og tjenester i klase 16 og 35, og dermed mangler særpreg etter vml 14, 2. ledd, bokstav a og vml 14, 1. ledd, 2. pkt. 11 Et merke er distinktivt dersom det muliggjør identifikasjon av varenes opprinnelse, se avgjørelse av 29. april 2004, C-456/01 P og C-457/01 P, «Tabs», punkt 34 og 8. april 2003, C-53/01. C54/01 og C-55/01, Linde, punkt 40. 12 Distinktiviteten skal vurderes først ut fra varene og tjenestene og deretter i forhold til hvordan det vil oppfattes av forbrukerne av tilsvarende varer og tjenester se avgjørelse T-207/06 Europig [2007] ECR II-1961, premiss 30 og T625/11 ecodoor, (punkt 18). Likevel er det ikke slik at man krever spesifikk informasjon i forhold til identiteten til opprinnelsen (se avgjørelse av 29. september 1998, C-39/97 Canon, premiss 28. 13 Et varemerkes funksjon er å garantere identiteten til produktets opphav overfor forbruker eller sluttbruker, og på dette vis skille produktet fra andre produkter som har et annet opphav, samt å fungere som en garanti for at alle varer eller tjenester som er påført merket er produsert under eierens kontroll som også er ansvarlig for kvaliteten. Dette er den eneste måten forbrukeren som kjøper varen med det aktuelle varemerket kan bli overbevist i vurderingen av ytterligere kjøp var den første opplevelsen god eller dårlig. Se avgjørelse av 23. september 2004, C107/03 P, «Soap II», avsnitt 38 og 20. november 2007, T-458/05 Tek, avsnitt 78. Et minimum av distinktivitet skal være tilstrekkelig, se avgjørelse av 10. oktober 2007, T-460/05 Loudspeaker, premiss 45 og 27. februar 2002, T-128/02 Eurocool, premiss 39. Et kjennetegns distinktivitet er ikke avhengig av et spesifikt nivå hva gjelder lingvistisk eller artistisk kreativitet eller oppfinnsomhet. 14 Den avgjørende faktoren for å avgjøre om et kjennetegn er distinktivt i forhold til vml 14, er ikke om merket er en figur, tredimensjonalt eller noe annet, men om kjennetegnet gjør det mulig for forbrukerne og skille varene og tjenestene fra én næringsdrivende til en annen. 15 Dermed må merket som helhet vurderes, se avgjørelse av 25. oktober 2007, C- 238/06 P, Tabs, avsnitt 16. 16 Et ordmerke må nektes dersom én av merkets betydninger beskriver karaktertrekk ved varene eller tjenestene som omfattes, se T-544/11 Steam Glide, premiss 24. Dersom et varemerke, som her, består av to elementer, må summen av disse utgjøre et ord som er tilstrekkelig langt fra de to bestanddelene alene og den betydningen de gir, se premiss 23. 17 Merket som søkes registrert, er et ordmerke i standard font, men med stor
forbokstav (D) og midtbokstav (T) som markerer de to ordene merket består av. 18 Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av merket som vil være avgjørende hvordan denne vil oppfatte merket som en helhet, uten detaljanalyse av merket. 19 Gjennomsnittforbrukeren når det gjelder varer i kl. 16 og tjenester i klasse 35 er både profesjonell, som salgsledd av disse varene, samt den uprofesjonelle sluttforbruker. Merket antas særlig å skulle rette seg mot sluttbruker ettersom det er navnet på et utsalgssted/en butikk, jf. klasse 35. Denne forbrukeren er alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, se avgjørelse av 22. juni 1999, C-342/97 Lloyd Schuhfabrik, punkt 26, som gjentar normen som ble lagt i C-210/96 Gut Springenheide. 20 Merket består som kjent av de to substantivene «design» og «torget» og bringer raskt tankene over på et torg eller et utsalgssted med designvarer. 21 Sett i relasjon til varene «printed matter» i kl. 16 vil det kunne forstås som en katalog hvor designvarer utbys eksempelvis for salg. I klasse 35 vil det nettopp kunne forstås som et utsalgssted for designvarer. Det synes ikke som om det kreves avgjørende tankevirksomhet for å ilegge ordet nettopp denne betydningen i forhold til «printed matter» i klasse 16 eller tjenestene i klasse 35. 22 Klagenemnda noterer at klager mener at den bruken som har vært gjort godtgjør at merket fungerer som et varemerke for disse varene og tjenestene, og at det ikke er ment som innarbeidelsesdokumentasjon. 23 Vi ser ikke at den dokumentasjonen som er vist til dokumenterer at merket oppfattes som et varemerke eller oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse kun at det benyttes som et kjennetegn. 24 Poenget er her at man forstår direkte hva som er ment med kjennetegnet, nemlig at designvarer utbys for salg. Ordene «design» og «torget» i kombinasjon, tilfører ikke merket noe utover en rent beskrivende betydning som vil kunne oppfattes umiddelbart av omsetningskretsen. 25 Klagers påstand om at ettersom man «har oppnådd enerett i et betydelig geografisk område» så foreligger ikke et friholdelsesbehov bærer galt av sted. Dette blir en vurdering gjort i etterkant og ikke utgangspunktet for hvorvidt et merke er beskrivende og innehar særpreg. 26 Klagenemnda vurderer det slik at DesignTorget er beskrivende og ikke er egnet til å skille innehaverens varer eller tjenester fra andre næringsdrivendes varer eller tjenester. 27 Når det gjelder henvisningene til registreringene i resten av verden, sier disse bare noe om resultatet, og gir ikke uttrykk for en eventuell tvil om registrerbarhet. Vi kan ikke legge til grunn at denne enkeltsaken er representativ for distinktivitetsnormen i europeisk praksis, og må derfor foreta
en uavhengig vurdering. Merket må etter norske forhold anses som beskrivende og uten særpreg. Det skal i denne sammenheng nevnes at DesignTorget ikke vil ha samme beskrivende betydning i resten av EU (foruten Sverige og Danmark) som i Norge. Kjennetegnet vil for de fleste i resten av Europa som en helhet fremstå som et ord uten kjent betydning. 28 Klagenemnda skal som nevnt foreta en uavhengig vurdering av merkets registrerbarhet. Hadde man her vært i tvil om merket var tilstrekkelig særpreget, ville de utenlandske registreringene kunne ha medført at Klagenemnda hadde falt ned på en annen konklusjon. Ettersom Klagenemnda ikke har vært i tvil hva gjelder særpregsvurderingen, kan vi ikke se bort fra dette og kun legge vekt på at merket er registrert i EU, Sverige og Finland. 29 Klagen tas dermed ikke til følge og merket nektes registrert etter vml 14, 2. ledd, bokstav a og vml 14, 1. ledd, 2. pkt, for printed matter i klasse 16 og for alle tjenestene i klasse 35. Patentstyrets avgjørelse blir dermed å stadfeste. På dette grunnlag stemmer vi for følgende
Slutning Patentstyrets avgjørelse stadfestes. Elisabeth Ohm Toril Melander Stene Margrethe Lunde (sign.) (sign.) (sign.)