AVGJØRELSE 17. juli 2013 Sak VM 13/004 Klager: Krefting & Co Representert ved: Tandbergs patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Thomas Strand-Utne har kommet frem til følgende
Avgjørelse Kort fremstilling av saken: 1 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 1. mars 2011. Følgende kombinerte merke under søknadsnummer 200807078 ble nektet vern i Norge: 2 Merket ble søkt registrert for følgende varer: Klasse 5: Klasse 6: Preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; mus- og rottegift; insektspray; lokkeboks for maur. Bokser. 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet virkning i Norge som følge av manglende særpreg etter vml 14, 1. og 2. ledd, unntatt hva gjelder klasse 6. 4 Patentstyret vurderte klagen og fant det ikke klart at den ville føre frem. Den ble dermed oversendt (da) Annen avdeling for videre behandling, jf. vml 51, 2. ledd, den 13. juli 2011. 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: - Når ordet KILLER brukes for varer i kl. 5 i følge søknad, vil ordet bli oppfattet som «noe dødelig» eller «drepende stoff». Dermed er ordet beskrivende og formålsangivende. Gjennomsnittsforbrukeren vil også oppfatte dette betydningsinnholdet. Patentstyret har vist til søk på Internett/Google til støtte for dette. - Patentstyret legger ikke avgjørende vekt på at KILLER brukes alene. Sett i sammenheng med varene ordet skal brukes for, vil det «umiddelbart blir oppfattet som beskrivende». Omsetningskretsen vil ikke oppfatte merket som «morder/drapsmann». - Når det gjelder den figurative utformingen, tilfører ikke denne merket som helhet tilstrekkelig distinktivitet. Den anses å være «tilbaketrukket og for lite iøynefallende i forhold til merketekstens beskrivende karakter». Utformingen av merket, sjablongmalte bokstaver i okerfarge, er for beskjeden i det helhetsinntrykket som merket skaper og gir ikke en effekt som gjør at forbrukeren vil oppfatte det som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
Avgjørelsen fra EU-domstolen av 13. januar 2011, C-92/10 P, BESTBUY, har gjort at praksis har blitt innstrammet når det gjelder merker som består av beskrivende tekst og figurative elementer. - Merket vil bli oppfattet som ordet «killer», og omsetningskretsen vil oppfatte merket som en angivelse av varenes egenskaper altså beskrivende. - Det forhold at merket er beskrivende, gjør også at merket ikke er tilstrekkelig særpreget etter vml 14, 1. ledd, 2. pkt. Merket vil derfor ikke ivareta garantifunksjonen. - Patentstyret konkluderer etter dette med at det kombinerte merket KILLER vil bli oppfattet som beskrivende for egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 5. Figurutformingen tilfører ikke særpreg til merket som en helhet. Dermed vil merket heller ikke være egnet til å skille én produsents varer fra en annen produsents varer. Merket må derfor nektes registrert, jf. vml 14, 1. ledd, 2. pkt og 2. ledd bokstav a for klasse 5, men aksepteres for klasse 6. 6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: - Det søkte merket er varemerkerettslig særpreget også for produktene i klasse 5. Det har adskillende evne semantisk og figurmessig. Ordet KILLER i utformet i den aktuelle logoen oppfattes som et varemerke, og ikke utelukkende som en produktbeskrivelse, når det er påført produktene. - Ordet KILLER i seg selv har utelukkende suggestiv karakter. Det er ikke alminnelig brukt eller språklig korrekt å benytte i forbindelse med utryddelse av skadedyr og ugress. - Samme vurdering må ha blitt lagt til grunn ved registrering av ordmerkene AGE KILLER, IR nr. 1010108 og ALCOHOL KILLER, IR nr. 882405. - Under enhver omstendighet gjør den figurmessige utformingen merket særpreget som en helhet. - Merket er figurmessig utformet i okerfarget militærsjablong. Bokstavtypen skal indikere fare, farlig avfall, o.l. Skriften gjør merket til et blikkfang og har kjennetegnssærpreg. - Merket er distinktivt og registrerbart uhindret av vml 14 og Patentstyrets avgjørelse må oppheves. 7 Klagenemnda skal uttale: 8 Klagenemnda har kommet frem til samme resultat som Patentstyret. Krav til særpreg, vml 14: 9 Etter varemerkelovens 14 første ledd første punktum kan et varemerke bare registreres dersom det har «særpreg som kjennetegn for slike varer eller
tjenester som det gjelder». Etter varemerkelovens 14 annet ledd bokstav a skal et varemerke nektes registrert hvis det er beskrivende for varer eller tjenester som omfattes av søknaden. 10 Ved tolkningen av varemerkelovens 14 første ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (direktiv 89/104/EØF) ordlyd og formål, og på praksis fra EF-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (forordning 94/40/EF), jf. Rt-2002-391) (GOD MORGON). 11 Det følger av den tiende betraktning i fortalen til varemerkedirektivet, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EF-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være en garantist for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at disse, uten fare for forveksling, kan se forskjell mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EF-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon, Sml. 1998 s. I-5507 (premiss 28) og C- 299/99 Philips, Sml. 2002 s. I-5475 (premiss 30). 12 Bestemmelsene i varemerkedirektivets art. 3(1)(b) og (c) har til hensikt å sørge for at det ikke blir registrert varemerker som ikke kan realisere de nevnte formål, og skal dessuten ivareta friholdelsesbehovet - den allmenne interesse i at tegn som er beskrivende, eller som det for øvrig generelt er behov for å bruke i næringsvirksomhet, ikke blir belagt med enerett for en enkelt næringsdrivende, jf. EF-domstolens avgjørelse i forente saker C-108/97 og C- 109/97 Windsurfing Chiemsee, Sml. 1999 s. I-2779 (premiss 25), forente saker C-53/01 til C-55/01 Linde, Sml. 2003 s. I-3161 (premissene 73 og 75), sak C- 191/01 P, DOUBLEMINT, Sml. 2003 s. I-12447 (premiss 31) og Høyesteretts dom som tidligere vist til i Rt-2002-391 (GOD MORGON). 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, Sml. 2007 s. I-2883, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide, Sml. 1998 s. I-4657. 14 Merket i den foreliggende sak består av ordet KILLER, skrevet med nokså ordinære skrifttyper i svak oker. 15 Klagenemnda anser det ikke tvilsomt at ordet i seg selv er beskrivende for egenskaper ved varene som omfattes av søknaden, og at ordet mangler varemerkerettslig særpreg. Fullmektigen har vist til at det ikke er korrekt språklig å benytte dette ordet i relasjon til utryddelse av skadedyr og ugress. Klagenemnda mener på sin side at det er helt vanlig å bruke eksempelvis ordet
«ugressdreper» på disse produktene. Søker man opp ordet «killer» i hhv. Dictionary.com eller Cambridge Dictionaries Online får man opp forklaringen «a person or thing that kills» eller something that destroys something». 16 Ordet vil dermed bli forstått umiddelbart av gjennomsnittsforbrukeren. Referansen til merkene AGE KILLER, IR nr. 882405 og ALCOHOL KILLER, IR nr. 1010108, stiller ikke saken i et annet lys fordi disse merkene i relasjon til de varene de er registrert for, henholdsvis kl. 3 og 32, får en helt annen betydning. På engelsk er det svært vanlig å bruke ordet «killer» etter det problemet man vil bli kvitt, eksempelvis «rat killer», «vermin killer», etc. Når man snakker om «killer» for varer i kl. 3 og 32 blir dette i overført betydning og ikke i direkte betydning som i foreliggende sak. 17 Spørsmålet blir dermed om den grafiske utformingen av ordet tilfører merket som helhet slik distinktivitet som etter varemerkelovens 14 kreves for registrering. Hvis skrifttypene er så særpreget at de gjør varemerket distinktivt som en helhet, kan merket registreres. 18 I varemerkerettslig praksis har det vært lagt til grunn at selv en nokså ordinær skrift, kan være tilstrekkelig til at et ellers beskrivende merke godtas til registrering. I Mogens Koktvedgaard og Knud Wallberg, Varemærkeret, 3. utg. ved Knud Wallberg, København 2004 s. 145-146 heter det om slike merker: «Mangler mærket særpræg, kan det ikke registreres. Selv forholdsvis enkle figurlige udformninger af ikke særprægede bestanddele, forlener dog mærket med det til registrering fornødne særpræg.... Det er derimod ikke tilstrækkeligt, at et ord er skrevet med en «forstørret» udgave af de gængse skrifttyper, eller at ordets stavelser indledes med majuskler,.. Er bogstaverne farvelagte, vil mærket kun have særpræg, hvis det er tale om en useædvanlig farve eller farvekombination.» 19 Det ovenfor nevnte skiller seg ikke hva gjelder norsk rettstilstand. 20 I den foreliggende sak er ordet KILLER skrevet med nokså ordinære skrifttyper. Klager har vist til at det er snakk om bokstaver i sjablongmilitærstil i oker. Etter Klagenemndas oppfatning er dette ikke noe gjennomsnittforbrukeren vil legge merke til. Fargen er ikke iøynefallende eller usedvanlig, jf. sitat over; den er svak. Sjablongpreget i militærstil er så å si umerkbart. Disse elementene er derfor ikke egnet til å tilføre merket som helhet varemerkerettslig særpreg, også sett på bakgrunn av den rent deskriptive betydning av ordet i merket. 21 Mot denne bakgrunn kan merket ikke anses å oppfylle særpregskravet etter varemerkelovens 14 første ledd for varer i klasse 5. Merket må dessuten anses som beskrivende, jf. 14 annet ledd bokstav a, for varer i klasse 5. 22 Etter dette blir Patentstyrets avgjørelse å stadfeste.
På dette grunnlag stemmer vi for følgende
Slutning Patentstyrets avgjørelse stadfestes. Elisabeth Ohm Amund Grimstad Thomas Strand-Utne (sign.) (sign.) (sign.)