AVGJØRELSE 10. september 2013 Sak VM 13/044 Klager: Saltkråkan AB Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tore Lunde og Amund Grimstad har kommet frem til følgende 1
Avgjørelse Kort fremstilling av saken: 1 Saken gjelder klage på Patentstyrets avgjørelse av 29. september 2011. 2 Ordmerket PIPPI LANGSTRØMPE, søknadsnummer 200814974, ble søkt registrert for følgende varer og tjenester: Kl. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter kartlegging og landmåling; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogram (nedlastbar software); dataspill (program); CD-plater (audio-video); CD-plater (rorn); digitalt lagrede bilder; plater for lydinnspilling; bøker lagret på kassetter; bøker lagret på disketter; lydbøker. Kl. 16: Aviser; tidsskrifter; bøker; postkort; bokmerker; album; almanakker; esker og bokser av papp eller papir; skrivemapper (papirvarer); etuier med skriveredskap; bordservietter av papir; fargeskrin (skolemateriell); griffeltavler; underlag av papir; omslagspapir; papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer (skrive- og kontormateriell); klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (Ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Kl. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. Kl. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Kl. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av konkurranser (utdannelse og opplæring); fotografering; oversettelsestjenester. 3 Patentstyret fant at merket var beskrivende og manglet særpreg etter vml 14, 1. ledd for følgende varer og tjenester: Kl. 9: magnetiske databærere, grammofonplater; dataprogram (nedlastbar software); dataspill (program); CD-plater (audio-video); CD-plater (rom); digitalt lagrede bilder; plater for lydinnspilling; bøker lagret på kassetter; bøker lagret på disketter; lydbøker. Kl. 16: Tidsskrifter; bøker; album; papir, og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker. Kl. 28: Spill og leketøy. Kl. 41: Underholdningsvirksomhet. 4 Søker godtok ikke den begrensete varefortegnelsen og merket ble derfor nektet i sin helhet hvoretter avgjørelsen ble klaget inn den 28. november 2011.
5 Patentstyret vurderte klagen og fant det ikke klart at den ville føre frem. Den ble dermed oversendt daværende Annen avdeling for videre behandling, jf. vml 51, 2. ledd, den 16. juli 2012. 6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: - Utgangspunktet for alle merker som ønskes registrert som et varemerke er at de blir underlagt lik og enhetlig behandling. - Lovbestemmelsene om registreringshindre gjelder alle typer tegn, også merker som inneholder noe som er egnet til å oppfattes som den særpregede tittelen på et beskyttet åndsverk eller litterære karakter. - Det må foretas en konkret vurdering av særpreget til slike merker på samme måte som andre merker, i henhold til vml 14. - Patentstyret er ikke uenig i at varemerkeloven ikke inneholder regler som forbyr registrering av navn på litterære karakterer som varemerker, men mener at uttalelser om dette i forarbeidene og Lassen/Stenvik refererer seg til vml. 16 bokstav d om relative registreringshindre og som kan avhjelpes med samtykke. - Patentstyret er ikke enig i at man med dette innfører et forbud mot å registrere litterære karakterer eller åndsverk som varemerker. Det må foretas en vurdering av særpreget til det søkte merket hvor det avgjørende vil være om merket er beskrivende eller ikke har særpreg som kjennetegn for slike varer og tjenester som det gjelder, jf. vml 14, 2. ledd bokstav a og 1. ledd, 2. pkt. - Patentstyret har vist til Annen avdeling sin avgjørelse i sak 7274 Hercules som de mener er veiledende for praksis, herunder at «tittel/navn på åndsverk og folkeeventyr, samt navn på kjente personer/rollefigurer i åndsverk vil kunne være beskrivende og mangle særpreg som kjennetegn». - Praksis i Patentstyret er at det alltid skal foretas en konkret vurdering av det søkte merket sett hen til de varer og tjenester det ønskes registrert for. Merket som består av godt kjente titler eller navn på godt kjente litterære figurer vil kunne oppfattes beskrivende for kulturrelaterte varer og tjenester, uavhengig av om den opphavsrettslige vernetiden er i behold. - Det foreligger også et sterkt friholdelsesbehov, jf. Hercules-avgjørelsen. - Merker som består av mindre kjente titler og navn på litterære figurer vil kunne oppfattes som varemerker. - Vml 14 hviler på andre hensyn enn hensynet til opphavsmannens rettigheter. Det er garantifunksjonen og friholdelsesbehovet som står sentralt og ikke opphavsmannens mulighet til å utnytte sitt verk kommersielt. - Når det gjelder særpregsvurderingen etter vml 14 blir spørsmålet om merket PIPPI LANGSTRØMPE skal nektes fordi det beskriver sentrale egenskaper ved varene og tjenestene, og fordi det ikke er egnet til å skille søkerens varer fra andres. - Patentstyret finner det klart og legger til grunn at PIPPI LANGSTRØMPE er en svært godt kjent litterær figur i omsetningskretsen. Det legges også til grunn at omsetningskretsen er kjent med at dette er navnet på en av Astrid Lindgrens bøker, og at flere av hennes bøker inneholder «Pippi Langstrømpe» i tittelen.
- Når PIPPI LANGSTRØMPE brukes på de aktuelle varene og tjenestene, vil merkets meningsinnhold oppfattes umiddelbart av omsetningskretsen som en angivelse av egenskaper ved varene og tjenestene, i form av at disse varene og tjenestene handler om eller er knyttet til Pippi Langstrømpe. Det anses dermed som beskrivende etter vml 14, 2. ledd bokstav a. - Patentstyret finner videre at det foreligger et sterkt friholdelsesbehov for merket som det vil være uheldig å belegge med enerett. Også her vises til sak nr. 7274 Hercules. - Patentstyret har også funnet at merket ikke har adskillende evne for klasse 9, 16, 28 og 41. Merkets beskrivende meningsinnhold er så nært knyttet til varene og tjenestene at merket ikke har evne til å sette gjennomsnittsforbrukeren i stand til å skille innehavers varer og tjenester fra varer og tjenester med en annen kommersiell opprinnelse. - Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte PIPPI LANGSTRØMPE som hovedpersonen i Astrid Lindgrens bøker, som tittelen på den første boken om denne litterære figuren og vil derfor oppfattes som en generisk betegnelse. - PIPPI LANGSTRØMPE vil ikke ha en gjenkjennelseseffekt, og vil heller ikke kunne fungere som en opprinnelsesgaranti. - Patentstyret er enig i at noen av de eksemplene på registrerte varemerker som er vist til er sammenlignbare, men andre ikke. - Patentstyret legger ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i øvrige land hvor det er søkt beskyttet. - Merket er dermed funnet å være uregistrerbart etter vml 14, 2. ledd bokstav a og 1. ledd, 2. pkt. 7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: - Klager vil på det sterkeste imøtegå Patentstyrets avgjørelse. - Styret sier i realiteten at godt kjente merker ikke kan registreres dersom merket også er en godt kjent litterær figur. Dette strider mot all teori og praksis innenfor varemerkeretten ettersom det vanligvis er slik at jo mer kjent og innarbeidet et varemerke er, desto sterkere er merket beskyttet. - Styret mener at PIPPI LANGSTRØMPE brukt på for eksempel bøker eller filmer vil bli ansett som beskrivende for innholdet. - Det vesentlige er at PIPPI LANGSTRØMPE hverken kan sies å beskrive de omsøkte varer og tjenesters art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi eller geografiske opprinnelse, tiden for fremstillingen av varen eller prestasjonen av tjenesten, eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten etter vml 14, 2. ledd, litra a. - PIPPI LANGSTRØMPE er ikke en generell vare eller tjeneste, et adjektiv, en størrelse, en mengde, en geografisk opprinnelse eller andre generelle angivelser som dekkes av denne bestemmelsen. PIPPI LANGSTRØMPE er et navn som Astrid Lindgren fant på for sin helt bestemte og unike litterære karakter. Merket og dets betydning faller følgelig utenfor ordlyden. - Hensynet bak bestemmelsen er å ivareta garantifunksjonen og friholdelsesbehovet for beskrivende betegnelser. Disse hensynene slår
ikke inn i foreliggende sak. - Styret legger selv til grunn at PIPPI LANGSTRØMPE vil bli oppfattet som Astrid Lindgrens litterære figur av omsetningskretsen. Dermed er garantifunksjonen oppfylt. Å i forlengelsen av dette å hevde at at det ikke vil fungere som en opprinnelsesgaranti, er dermed en selvmotsigelse. - Det foreligger heller ikke noe friholdelsesbehov for merket. PIPPI LANGSTRØMPE er ingen generisk betegnelse, men et fantasiord/-navn skapt av Astrid Lindgren. Verket er også vernet som åndsverk hvilket i seg selv medfører at ingen andre næringsdrivende kan tilby noen av de omsøkte varene eller tjenestene inneholdende historier om Pippi Langstrømpe. - Styret hevder at det foreligger et sterkt friholdelsesbehov for merket for de søkte varene og tjenestene. Dette er ikke begrunnet nærmere enn at det følger av en helhetsvurdering. - Andre aktører vil uansett være rettslig forhindret fra å benytte angivelsen som følge av åndsverkloven. - Selv etter at Lindgrens rettigheter faller i det fri i år 2073 vil andre aktører vanskelig ha et sterkt og beskyttelsesverdig behov for å benytte seg av navn på Lindgrens litterære figur i sin næringsvirksomhet. - Når det gjelder henvisningen til vml 14, 1. ledd, 2. pkt. om at merket mangler adskillende evne skal det bemerkes at hensynet bak denne bestemmelsen er å hindre registrering av merker det ikke er mulig å knytte til én kommersiell opprinnelse. Merket PIPPI LANGSTRØMPE vil bli oppfattet som hovedpersonen i Lindgrens bøker og dermed er garantifunksjonen oppfylt. - Vi kan ikke se hvordan merket kan være en generisk betegnelse. - Registreringshindringene som Styret legger til grunn kan ikke omfatte merket PIPPI LANGSTRØMPE, hverken i henhold til bestemmelsens ordlyd eller hensynene bak. - Avgjørelsen HERCULES, Annen avdeling nr. 7274 har ikke overføringsverdi til foreliggende sak. Det primære i denne avgjørelsen var at HERCULES var en mytologisk figur ulikt Pippi Langstrømpe. Dermed vil PIPPI LANGSTRØMPE fungere som en opprinnelsesgaranti i motsetning til HERCULES. - Styret legger dermed en for vid tolkning til grunn når det gjelder denne avgjørelsen. - Vi viser også til en rekke sammenlignbare registreringer i tillegg til at PIPPI LANGSTRØMPE er registrert i lokale varianter i en lang rekke land uten å ha støtt på registreringsproblemer. - En bred, ensartet internasjonal praksis taler derfor for at merket også må tillates registrert i Norge. - Videre vises til at Patentstyret har registrert EMIL FRA LØNNEBERGET etter at avtalen som viste at rettighetene til merket var overdratt til Saltkråkan AB var lagt frem. - PIPPI LANGSTRØMPE har også blitt akseptert i form av to kombinerte merker under IR nr. 673608 og 673854. Friholdelsesbehovet kan ikke vurderes annerledes i foreliggende sak. - På denne bakgrunn må Patentstyrets avgjørelse bli å oppheve. 8 Klagenemnda skal uttale:
9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret og er uenig i Patentstyrets rettsanvendelse. 10 Krav til særpreg, vml 14, 1. ledd, 2. pkt. og 2. ledd bokstav a: 11 Etter varemerkelovens 14 første ledd første punktum kan et varemerke bare registreres dersom det har «særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gjelder». Etter varemerkelovens 14 annet ledd bokstav a skal et varemerke nektes registrert hvis det er beskrivende for varer eller tjenester som omfattes av søknaden. 12 Ved tolkningen av varemerkelovens 14 første ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (direktiv 89/104/EØF) ordlyd og formål, og på praksis fra EF-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (forordning 94/40/EF), jf. Rt- 2002-391) (GOD MORGON). 13 Det følger av den tiende betraktning i fortalen til varemerkedirektivet, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være en garantist for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at disse, uten fare for forveksling, kan se forskjell mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon, Sml. 1998 s. I-5507 (premiss 28) og C-299/99 Philips, Sml. 2002 s. I-5475 (premiss 30). 14 Bestemmelsene i varemerkedirektivets art. 3(1)(b) og (c) har til hensikt å sørge for at det ikke blir registrert varemerker som ikke kan realisere de nevnte formål, og skal dessuten ivareta friholdelsesbehovet - den allmenne interesse i at tegn som er beskrivende, eller som det for øvrig generelt er behov for å bruke i næringsvirksomhet, ikke blir belagt med enerett for en enkelt næringsdrivende, jf. EF-domstolens avgjørelse i forente saker C- 108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Sml. 1999 s. I-2779 (premiss 25), forente saker C-53/01 til C-55/01 Linde, Sml. 2003 s. I-3161 (premissene 73 og 75), sak C-191/01 P, DOUBLEMINT, Sml. 2003 s. I- 12447 (premiss 31) og Høyesteretts dom som tidligere vist til i Rt-2002-391 (GOD MORGON). 15 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, Sml. 2007 s. I- 2883, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. 16 I foreliggende sak representerer gjennomsnittsforbrukeren både den ordinære sluttbruker eksempelvis av leker og bøker, og det profesjonelle innkjøpsledd. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst,
rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide, Sml. 1998 s. I-4657. 17 Merket i den foreliggende sak består av ordet PIPPI LANGSTRØMPE, i ordinære skrifttyper. PIPPI LANGSTRØMPE er en velkjent litterær figur. 18 Patentstyret har som følge av dette konkludert med at merket er beskrivende; omsetningskretsen vil oppfatte meningsinnholdet umiddelbart «som angivelse av egenskaper ved varene og tjenestene». 19 Klagenemnda finner merket særpreget og ikke beskrivende. I tillegg finner Klagenemnda det utvilsomt, som Patentstyret også har slått fast, at den litterære figuren er velkjent i omsetningskretsen. 20 Klagenemnda ser det ikke slik at det forhold at PIPPI LANGSTRØMPE er en godt kjent litterær figur, skulle gjøre varemerket PIPPI LANGSTRØMPE beskrivende. 21 PIPPI LANGSTRØMPE er en oppfunnet litterær skikkelse av en bestemt opprinnelse fra Astrid Lindgrens forfatterskap. Merket er ikke i seg selv egnet til å beskrive de varene og tjenestene det er søkt registrert for. Det forhold at kjennetegnet senere har blitt så kjent at man nå forstår hva eller hvem som vil være «innholdet», eller mer presist hovedpersonen, i de varene og tjenestene som tilbys under kjennetegnet PIPPI LANGSTRØMPE kan ikke endre på dette. Patentstyret synes på et vis å argumentere for en degenerasjon i den måten man har argumentert på, men uten å si at merket er degenerert. Dette er i hvert fall den eneste måten Klagenemnda kan se at en så vidtgående kjennskap til PIPPI LANGSTRØMPE, som omsetningskretsen utvilsomt må sies å ha, skulle kunne tale negativt i forhold til kjennetegnets egnethet som varemerke. Klagenemnda mener på ingen måte at merket er degenerert og har ingen dokumentasjon som skulle tilsi dette. 22 Klagenemnda finner derfor at merket ikke er beskrivende etter vml 14, 2. ledd lit. a. 23 Spørsmålet er så om PIPPI LANGSTRØMPE i seg selv er tilstrekkelig særpreget, herunder om det kan fungere som en opprinnelsesgaranti. 24 Klagenemnda ser ikke at PIPPI LANGSTRØMPE skulle komme i en annen stilling enn andre fantasifigurer i den litterære verden, jf. eksempelvis HARRY POTTER, reg.nr. 206922, 209008, 209835, WILLY WONKA reg.nr. 226887, EMIL FRA LØNNEBERGET reg.nr. 252389 og mange flere. Tvert i mot vil den gjenkjennelseseffekten som PIPPI LANGSTRØMPE utvilsomt bringer med seg, gjøre at man oppfatter både at merket er egnet til å angi en kommersiell opprinnelse, men i dette tilfelle også spesifikt hvem den kommersielle opprinnelsen er selv om sistnevnte ikke er et krav. Garantifunksjonen er derfor oppfylt. 25 Patentstyret har vist til en avgjørelse fra Annen avdeling, nr. 7274 Hercules.
26 Klagenemnda kan ikke se forholdet i foreliggende sak er sammenlignbart med Hercules-avgjørelsen. 27 Det dreide seg i sak 7274 om en mytologisk person, i historisk sagnlitteratur. For slike mytologiske og/eller historiske personer kan det ikke på samme måte som litterære figurer som PIPPI LANGSTRØMPE oppfattes å være en kommersiell opprinnelse bak. Det er usikkert hvordan mytologiske personer oppstår, hvem som skaper dem, etc. De er i mye større grad i allemannseie. I slike tilfeller vil friholdelsesbehovet og særpreget måtte vurderes fra sak til sak og avgjøre om man ender opp med en «først i tid best i rett»-betraktning. Når det er sagt, er det også tydelig at mytologiske personer har blitt tillatt registrert som varemerke av Patentstyret, jf. eksempelvis reg.nr. 263014 THOR som omfatter klasse 9, 16, 24, 25, 28, 30, 32 og 41. Samme innehaver innehar også eksempelvis reg.nr. 182768 SPIDER-MAN. 28 Vi kan på dette grunnlag ikke se at det skulle forholde seg annerledes med PIPPI LANGSTRØMPE. 29 Patentstyret har vektlagt én avgjørelse som etter Klagenemndas oppfatning ikke i noen grad taler for det resultatet som Patentstyret har kommet til som følge av forskjellen i kjennetegnenes opprinnelse. I tillegg taler senere registreringer, gjort av Patentstyret, for at det ikke er noen ensartet praksis - heller ikke for mytologiske personer, eller for litterære skikkelser. Man kan derfor ikke la denne enkeltavgjørelsen, som ikke er fulgt opp av senere praksis i Patentstyret, få avgjørende betydning. 30 Klagenemnda deler klagers oppfatning om at friholdelsesbehovet ikke er til stede. Det er ingen andre næringsdrivende, for uten forvalteren av Astrid Lindgrens rettigheter, som kan sies å ha et rettmessig behov for å benytte PIPPI LANGSTRØMPE for disse varene og tjenestene. I den grad man skulle ønske å skrive eksempelvis en avhandling om Pippi Langstrømpe vil dette ikke anses å representere varemerkebruk. 31 Patentstyrets argumentasjon hva gjelder PIPPI LANGSTRØMPE som en «generisk betegnelse» kan ikke tiltres ettersom det uttales på side 5 at omsetningskretsen oppfatter det som «en svært godt kjent litterær figur». 32 Klagenemnda legger også vekt på at merket er registrert i svært mange land internasjonalt og da i nasjonale merkevarianter. Det synes dermed klart at det er bred enighet globalt om at kjennetegnet er egnet til å oppfattes som et varemerke og ikke er beskrivende. Det forhold at kjennetegnet muligens i enda større grad i Norge er innarbeidet og godt kjent, kan ikke tale negativt hva gjelder særpreg og distinktivitet. 33 Klagenemnda finner derfor at merket er særpreget etter vml 14, 1. ledd, 2. pkt. 34 Patentstyrets avgjørelse blir dermed å oppheve.
På dette grunnlag stemmer vi for følgende
Slutning Patentstyrets avgjørelse oppheves, og saken sendes tilbake til Patentstyret for innføring av merket i varemerkeregisteret og kunngjøring. Elisabeth Ohm Tore Lunde Amund Grimstad (sign.) (sign.) (sign.)