Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 23. november 2010, hvorved innkommet søknad om å få registrert ordmerket "SEATTLE'S BEST COFFEE" som varemerke ble avslått. Gjenpart av Første avdelings avgjørelsesprotokoll ble oversendt søkers norske fullmektig samme dag. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 3. september 2007, med følgende kombinerte vare- og tjenestefortegnelse: Klasse 30: Klasse 35: Klasse 43: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets Første avdeling ble anført at merketeksten "SEATTLE'S BEST COFFEE" både er uregistrerbart i medhold av bestemmelsen i varemerkeloven 14 første ledd annet punktum, da teksten er beskrivende og mangler varemerkerettslig særpreg, og i medhold av bestemmelsen varemerkeloven 15 første ledd bokstav b, da teksten anses egnet til å villede publikum med hensyn til noen av varene det søkes registrert som kjennetegn for. En avgjørelse fra Patentstyrets Annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd.
Annen avd. sak nr. 8126 2 Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 23. november 2010 hitsettes: "Under behandlingen av søknaden er det anført at det søkte merket må nektes registrert, da merket er beskrivende for noen av varene og tjenestene, og at merket mangler detnødvendige særpreg for disse varene og tjenestene ved at det ikke er egnet til å skille en produsents varer og tjenester fra en annens, jf. varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a og første ledd annet punktum. Merket er videre nektet registrert i henhold til varemerkeloven 15 første ledd bokstav b, da det er egnet til å villede for noen av varene det er søkt registrert for. Patentstyret har under saksbehandlingen tilbudt en registrering for følgende varer og tjenester: Klasse 30: Klasse 35: Klasse 43: Sukker, ris, tapioka, sago; mel og næringsmidler av korn, brød og bakverk; honning; gjær, bakepulver; salt sennep; eddik, sauser, krydderier. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Midlertidig innlosjering. Forslaget til registrering for en begrenset varefortegnelse er ikke akseptert av søkeren. Med hensyn til fullmektigens anførsler vises det til sakens dokumenter. Patentstyrets vurderinger: Særpregsvurderingen, jf. varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a og første ledd annet punktum. Det søkte merket består av de tre engelske ordene SEATTLE'S, BEST og COFFEE. SEATTLE er en by i USA. SEATTLE sammen med skrifttegnet apostrof og bokstaven S, betyr Seattle sin. Merkedelen BEST betyr best og COFFEE kaffe. Vi viser til oppslag på www.snl.no og www.ordnett.no. Sammenstillingen SEATTLE'S BEST COFFEE vil bli oppfattet som den beste kaffen i Seattle. Sakens problemstilling er om det søkte merket SEATTLE'S BEST COFFEE skal nektes fordi det beskriver sentrale egenskaper ved de aktuelle varene, og at det ikke er egnet til å skille søkerens varer fra andres og dermed mangler varemerkerettslig særpreg for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a og første ledd annet punktum. Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til de aktuelle varer og tjenester merket ønskes registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene og tjenestene vil oppfatte merket. Merket må vurderes med tanke på hvordan gjennomsnittsforbrukeren normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for kaffe, kaffeerstatning, konditorvarer, konfektyrer, spiseis og is i klasse 30 og beverting og tilbringing av mat og drikke i klasse 43, kan både være næringsdrivende og private forbrukere, og anses derfor ikke som en særlig spesialisert gruppe. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Fullmektigen hevder at merket er særpreget, da det ikke er beskrivende for de varer og tjenester det er søkt registrert for. Det anføres at merket bare kan beskrive egenskaper ved kaffe hvis kaffen faktisk stammer fra Seattle.
Annen avd. sak nr. 8126 3 Etter Patentstyrets syn er det søkte merket en ordinær sammenstilling av tre vanlige engelske ord, hvis betydning må anses å være alminnelig kjent av den norske gjennomsnittsforbrukeren. Når SEATTLE'S BEST COFFEE brukes på varene kaffe, kaffeerstatning, konditorvarer, konfektyrer, spiseis og is i klasse 30, vil merkets meningsinnhold bli oppfattet umiddelbart av omsetningskretsen som en angivelse av egenskapen ved de aktuelle varene. For kaffe og kaffeerstatning angir merket at kaffen er foredlet/brent i Seattle, og for konditorvarer, konfektyrer, spiseis, sirup, is, angir merket at varene smaker eller inneholder kaffe med tilknytning til Seattle. For tjenestene bevertning og tilbringing av mat og drikke i klasse 43, angir merket at det serveres kaffe, at serveringsstedet er grunnlagt i Seattle, eller at kaffen som serveres er foredlet/brent i Seattle. SEATTLE'S BEST COFFEE vil både for de aktuelle varene og tjenestene oppfattes som en kvalitetsangivelse, da Seattle er kjent for kaffe. Seattle betegnes ofte som kaffehovedstaden i USA. Som eksempler på at denne angivelsen brukes om byen, legger vi ved fire eksempler fra forskjellige nettsider. Alle disse omtaler Seattle som kaffehovedstaden i USA. Selv om kaffen ikke produseres i Seattle, som påpekt av fullmektigen, kan den foredles/brennes, kvalitetstestes og tilberedes her. Det er således ikke avgjørende at kaffen som råvare stammer fra Seattle for at merket oppfattes som en kvalitetsangivelse. Det søkte merket vil i sin helhet bli oppfattet som den beste kaffen i Seattle, og vil derfor være direkte beskrivende for disse varene og tjenestene. Se varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a. Vi kan ikke se at de tre merkeelementene har en gjensidig påvirkning som vurdert i sin helhet fratar merket dets beskrivende karakter. Sammensetningen av ordene SEATTLE'S, BEST og COFFEE fremstår ikke som uvanlig, og summen av sammenstillingen skaper ikke et merkbart avvik fra summen av bestanddelene som det er satt sammen av. EU-domstolen har i flere saker angitt hvordan sammensetninger av beskrivende ord og utrykk skal vurderes, jf. blant annet C- 265/00, Biomild og C-363/99, Postkantoor. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det foreligger et friholdelsesbehov for SEATTLE'S BEST COFFEE. Det ville være uheldig å belegge denne beskrivende ordsammenstillingen med enerett. Andre næringsdrivende kan ha behov for å bruke betegnelsen i sin markedsføring eller på annen måte, uten at dette skal være å anse som et varemerkeinngrep. Patentstyret har også kommet til at det søkte merket ikke har adskillende evne for varene kaffe, kaffeerstatning, konditorvarer, konfektyrer, spiseis og is i klasse 30 og tjenestene bevertning og tilbringing av mat og drikke i klasse 43, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Vi er ikke enig med fullmektigen i at meningsinnholdet den beste kaffen i Seattle, ikke fremstår som en generell rosende og salgsfremmende ytring. Merkets beskrivende meningsinnhold er nettopp så nært knyttet til de nevnte varer og tjenester, at merket ikke har evne til å sette gjennomsnittsforbrukeren i stand til å skille innehavers varer fra varer med en annen kommersiell opprinnelse. Uttrykket er således ikke egnet til å utpeke en særskilt kommersiell opprinnelse, men vil oppfattes som en generisk betegnelse. Uttrykket vil ikke ha en gjenkjennelseseffekt, og vil heller ikke kunne fungere som en opprinnelsesgaranti, som er et av hovedformålene med et varemerke, jf. EU-domstolens avgjørelser C-64/02, Das prinzip der bequemlichkeit, premiss 42, C-37/03, BioID, premiss 27, og EU-rettens avgjørelse T-130/01, Real people, real solutions, premiss 18. Fullmektigen viser til at merket er registrert i 30 land, herunder i EU, USA, Storbritannia, Canada og New Zealand. Vi kan ikke legge avgjørende vekt på at merket er registrert i EU. Det at Patentstyret i denne enkeltsaken er kommet til et annet resultat enn OHIM, kan ikke tolkes som et uttrykk for manglende rettsenhet. Enkeltstående avgjørelser fra utenlandske registreringsmyndigheter kan ikke tillegges avgjørende vekt. Dette fremgår av flere avgjørelser fra Patentstyrets annen avdeling, blant annet nr. 6841
Annen avd. sak nr. 8126 4 Scantruck, nr. 6906 Power user og nr. 6922 No more tangles. Patentstyret må foreta en konkret, skjønnsmessig vurdering av merket i forhold til den norske gjennomsnittsforbrukeren. Dette innebærer at enkeltsaker som gjelder identiske merker kan falle forskjellig ut innenfor de ulike jurisdiksjoner. Dette er blant annet fordi gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket og graden av innarbeidelse vil variere fra land til land. Konklusjon: På denne bakgrunn anses SEATTLE'S BEST COFFEE å være beskrivende for kaffe, kaffeerstatning, konditorvarer, konfektyrer, spiseis og is i klasse 30 og tjenestene bevertning og tilbringing av mat og drikke i klasse 43, og det anses å foreligge et friholdelsesbehov. SEATTLE'S BEST COFFEE er heller ikke egnet til å skille søkerens varer og tjenester fra andres, og mangler dermed varemerkerettslig særpreg for de samme varene og tjenestene. Se varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a og første ledd annet punktum. Villedelse, jf. varemerkeloven 15 første ledd bokstav b Fullmektigen hevder at merket ikke er villedende for te og kakao. Angivelsen te og kakao anses å være varer av samme kategori som kaffe, blant annet fordi de alle er, eller kan brukes til å lage, varme drikker, og er alternative drikker for hverandre. Det søkte merket skal vurderes i relasjon til de aktuelle varer, og Patentstyret legger derfor til grunn at innholdet i posen/boksen/innpakningen ikke er synlig for gjennomsnittsforbrukeren i omsetningssituasjonen. Samtlige av disse varene er også plassert på samme sted i eksempelvis dagligvarebutikkene, endog ofte i samme hyller. På dette grunnlag antar vi at gjennomsnittsforbrukeren feilaktig vil kunne tro at innholdet er av samme art som det merket angir, og legge vekt på dette ved valg av produkt. Det søkte merket SEATTLE'S BEST COFFEE er derfor villedende for te og kakao i klasse 30. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at ordmerket SEATTLE'S BEST COFFEE er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg for kaffe, kaffeerstatning, konditorvarer, konfektyrer, spiseis og is i klasse 30 og tjenestene bevertning og tilbringing av mat og drikke i klasse 43. Merket anses således uregistrerbart etter varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a og første ledd annet punktum. Merket er videre villedende for te og kakao i klasse 30, og må nektes registrert, jf. varemerkeloven 15 første ledd bokstav b. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom rettidig til Patentstyret den 24. januar 2011. I klagen uttaler søkers fullmektig: "Det ble den 3. september 2007 på vegne av Seattle's Best Coffee LLC, Seattle, Washington, USA, innlevert søknad om registrering av ordmerket SEATTLE'S BEST COFFEE for følgende varer og tjenester: Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 43: Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering.
Annen avd. sak nr. 8126 5 Patentstyrets første avdeling anførte under søknadens behandling at varemerket SEATTLE'S BEST COFFEE var beskrivende for noen av varene og tjenestene, nemlig for kaffe, kaffeerstatning, konditorvarer, konfektyrer, spiseis og is i klasse 30 samt for beverting og tilbringing av mat og drikke i klasse 43, og dermed manglet nødvendig særpreg for registrering som varemerke i forhold til disse varer og tjenester. Det anmeldte merket ble videre funnet å være villedende i forhold varene te og kakao i klasse 30, og dermed uregistrerbart også for disse varene. Patentstyrets første avdeling fant derfor i sin avgjørelse av 23. november 2010 under henvisning til varemerkeloven 14 andre ledd bokstav a og første ledd andre punktum samt 15 første ledd bokstav b ledd nr. 2 å nekte det anmeldte merket registrert. Vi skal herved på vegne av søker klage Patentstyrets første avdelings avgjørelse i saken inn for Patentstyrets 2. avdeling. Patentstyrets første avdelings avgjørelse er datert 23. november 2010, og nærværende klage er således fremsatt i rett tid, jf. varemerkeloven 50 første ledd, jf. avgiftsforskriften 7 første ledd fjerde setning. Vi skal i det følgende ikke repetere de anførsler og påstander som fra søkers side allerede er fremsatt under saksbehandlingen ved første avdeling, men henviser til det som er fremsatt ved våre brev av 15. desember 2008 og 19. juni 2009. Vi fastholder på dette grunnlag vår påstand om at det anmeldte merke innehar tilstrekkelig særpreg for registrering som varemerke i henhold til varemerkeloven 14, også hva gjelder varer og tjenester som kaffe, kaffeerstatning, konditorvarer, konfektyrer, spiseis og is i klasse 30 samt for beverting og tilbringing av mat og drikke i klasse 43, og videre at det anmeldte merket ikke er egnet til å villede gjennomsnittforbrukeren i forhold til varene te og kakao. Søker vil be om at Patentstyrets 2. avdeling ved sin overprøving av saken legger spesiell vekt på byen Seattle ikke er kjent for produksjon eller bearbeiding av kaffe, og at det anmeldte merket omfattende de tre ord SEATTLE'S BEST COFFEE - til tross for at "best" og "coffee" hver for seg vel er å betrakte som beskrivende - sett / sin helhet er egnet til å oppfattes som én aktørs særmerke og varekjennetegn blant andre i samme marked. Søker ønsker også at 2. avdeling tar til etterretning at SEATTLE'S BEST COFFEE er godtatt til registrering i store deler av verden, også i land det er naturlig for Norge å sammenligne sin praksis med. Til illustrasjon av dette vedlegges som bilag 1 en oppdatert utskrift over søkers portefølje av registreringer for ordmerket SEATTLE'S BEST COFFEE verden over, og som bilag 2 vedlegges utskrifter av tre EU-registreringer samt to britiske, to amerikanske og to canadiske registreringer for ordmerket for SEATTLE'S BEST COFFEE. Søker er naturlig nok temmelig overrasket over at varemerkemyndighetene i så å si hele resten av verden, inkludert de største engelsktalende land, har funnet å kunne godta SEATTLE'S BEST COFFEE til registrering på absolutt grunnlag, mens altså Norges varemerkemyndighet konkluderer annerledes. Patentstyrets 2. avdeling bes under henvisning til dette og til det som tidligere er anført foreta en overprøving av første avdelings vurdering av registrerbarheten av SEATTLE'S BEST COFFEE for det amerikanske selskap ved samme navn, og deretter frafalle henvisningen til varemerkeloven 14 og 15 og beslutte det anmeldte merket registrert for samtlige av de designerte varer og tjenester."
Annen avd. sak nr. 8126 6 Klagegebyret (klageavgiften) er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 21. februar 2011, innen fakturafristens utløp. Etter å ha konstatert at alle vilkårene for å behandle klagen var oppfylt, jf. varemerkelovens 50 og 51 annet ledd, tok Patentstyrets Første avdeling saken opp til ny vurdering i lys av den innkomne klagen av 24. januar 2011. Den 14. juni 2011 konkluderte Første avdeling med at klagen ikke klart kunne føre frem, og fant derfor hverken å kunne oppheve eller endre sin tidligere beslutning av 23. november 2010. I sitt notat til Patentstyrets Annen avdeling uttaler Første avdeling følgende: "Notat vedrørende klage til Annen avdeling. Vi viser til klage til Annen avdeling i ovennevnte varemerkesak. Første avdeling har vurdert klagen og finner det ikke klart at den vil føre frem etter varemerkeloven 51 annet ledd første punktum. Klagen oversendes derfor Annen avdeling, jf. varemerkeloven 51 annet ledd andre punktum." Sakens dokumenter ble deretter oversendt Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling med samme begrunnelse. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Jørgen Smith (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Are Stenvik (sign.)