Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7764 Søknad nr. 2004 13351 Søker: KK Sony Computer Entertainment, Tokyo, Japan Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 30. mars 2007, hvorved det nedenfor gjengitte figurmerket et noe stilisert utsnitt av en filmstripe ble nektet registrert som varemerke. Avgjørelsen ble sendt søkerens norske fullmektig samme dag. Søknad nr. 200413351 Merket er søkt registrert for følgende varer: Klasse 9: Lydmottakere og videomottakere; elektriske ledninger; kassettspillere; CD spillere; koaksialkabler, kompaktdiskspillere, kompaktdisker (audio-video); kompaktdisker (skrivebeskyttet lager); kompaktdiskopptakere; computerspillprogammer; videospillmaskiner for forbrukermarkedet bare beregnet for bruk sammen med fjernsynsmottakere; kontrollere, styrepinner, minnekort, volumkontrollenheter og mus for videospillmaskiner for forbrukermarkedet bare beregnet for bruk med fjernsynsapparater; DVD-ROM spillere; DVD opptakere; DVD videoopptakere; DVD spillere; nedlastbare bilde- og tegndata for tidsskrifter, bøker, aviser, kart, bilder og tegninger; nedlastbar musikk; nedlastbare videobilder; elektroniske kretser, CD ROM og andre minnemedia innregistrerte programmer for håndholdte spill med flytende krystalldisplayer; elektroniske publikasjoner; hodetelefoner; optiske datamedia; optiske disker; optiske disker I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren.
2. avd. sak nr. 7764 2 (audio-video); personlige stereoanlegg; bærbare videospill med fjernsyn med krystalldisplay; programmer for videospillmaskiner; programmer for videospill for forbrukermarkedet; innspilte DVD ROM, innspilte videodisker og -bånd; magnetiske kort med lydopptak; ark og bånd; optiske disker med lydopptak; optiske disker for lydopptak; lydgjengivelsesapparater; båndopptakere; videokassetter; videospillkassetter; videoopptaker; videotape; optiske disker med videoopptak. Klasse 28: Automatiske og myntopererte underholdningsmaskiner; apparater for elektroniske spill andre enn slike bare beregnet for fjernsynsmottakere; automatiske spill andre enn slike bare beregnet for fjernsynsmottakere; dukker; golfballer; golfhansker; håndholdte spill med flytende krystalldisplayer; elektroniske spill i lommestørrelse. Under søknadsbehandlingen i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at merket mangler det nødvendige varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkelovens 13 første ledd. Avdelingen har også anført at det foreligger et friholdelsesbehov for det aktuelle merkes utforming. Under behandlingen i Patentstyrets 1. avdeling ble det gitt uttrykk for at varemerket kunne godtas til registrering om varefortegnelsen ble begrenset til "dukker; golfballer; golfhansker" i klasse 28. Dette ble ikke akseptert av søker. Senere under behandlingen tilbød søker å tilføye følgende avsluttende setning i vareklasse 9: "Registreringen omfatter ikke eksponert film og dermed likeartede varer." Nevnte begrensningen ble av 1. avdeling ikke ansett som tilstrekkelig for å komme klar av det anførte registreringshinderet, og søknaden ble deretter avslått. Første avdelings avslag var begrunnet som følger: "Det søkte merket er en stilisert utforming av en del av en ueksponert film. Spørsmålet er om det søkte merket er egnet til å skille søkerens varer fra andres, og dermed har varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkeloven 13 første ledd første punktum. Det søkte merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Distinktivitetsvurderingen må foretas i forhold til de varene merket søkes registrert for. Gjennomsnittsforbrukeren av varer som for eksempel "CD spillere", "computerspill-progammer" og "automatiske og myntopererte underholdningsmaskiner" kan både være private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Fullmektigen hevder at merket ikke viser en del av en filmrull, men kun noe som kan minne om det. Det hevdes at en filmrull med et slikt utseende ikke ville fungere i praksis. Avbildningen vil etter Patentstyrets syn bli oppfattet som del av en ueksponert film, slik at det vil være bilder i de tomme, firkantede åpningene når filmen er eksponert. Hullene på sidene er ment for taggene på tannhjulet som driver filmen frem. Det spiller etter vårt syn ingen rolle om den avbildede filmen ikke ville fungere i praksis; det avgjørende er hvilket helhetsinntrykk en
2. avd. sak nr. 7764 3 gjennomsnittsforbruker vil få av merket. Det kan ikke forventes at gjennomsnittsforbrukeren reflekterer over hvorvidt akkurat denne utformingen av en film ville kunne fungere. Det er sannsynlig at avbildningen har en symboleffekt langt utover å forestille en bit av en filmrull. Det antas at en gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket som et symbol for levende bilder og diverse typer opptakere og lagringsmedia. Merket anses således å mangle særpreg for alle varer som har tilknytning til film, musikk og foto. Varefortegnelsen inneholder for eksempel "videotape", "DVD spillere", "CD ROM", "videokassetter" og "båndopptakere". Selv om det ikke inngår noen tape eller bånd i en DVD-spiller eller CD ROM, vil varemerket mangle særpreg for slike varer på grunn av at merkets rolle som et filmsymbol. Det søkte figurmerket anses ikke egnet til å skille én næringsdrivendes varer fra en annens, slik det kreves etter varemerkeloven 13 første ledd første punktum. Det søkte merket fremstår som et symbol for film, og ikke en utpekning av varenes kommersielle opprinnelse. Merket vil således ikke kunne fungere som en opprinnelsesgaranti, som er et av hovedformålene med et varemerke, jf. EF domstolens avgjørelse C-49/02 Heidelberger Bauchemie, premiss 38. Patentstyret har videre kommet til at det foreligger et friholdelsesbehov for det søkte merket. Merket vil oppfattes som et symbol for flere underholdningsformer, og det ville være uheldig å belegge et slikt symbol med enerett. Det må tas hensyn til at det er begrensede variasjonsmuligheter med hensyn til hvordan symbolet kan utformes. Å gi én næringsdrivende en enerett kan dermed innebære en utilbørlig begrensning av konkurrentenes valgmuligheter. Andre næringsdrivende må kunne bruke denne og liknende figurer fritt i markedsføringen av sine varer og tjenester uten at dette skal anses som et varemerkeinngrep. Fullmektigen anfører at merket er godkjent i flere andre land. Det vises blant annet til at et identisk merke er registrert som EF-varemerke. Til dette vil vi bemerke at enkeltstående avgjørelser fra utenlandske registreringsmyndigheter kan ikke tillegges avgjørende vekt. Dette fremgår av flere avgjørelser fra Patentstyrets 2. avdeling, blant annet nr. 6841 Scantruck og nr. 6906 Power user. Selv om en registrering i EU kan ha relevans for vår vurdering, har vi ikke funnet det riktig å tillegge registreringen avgjørende betydning i den foreliggende sak. Et annet utfall hos Patentstyret kan ikke anses som et uttrykk for manglende europeisk rettsenhet. Det er den generelle distinktivitetsnormen som skal praktiseres i harmoni med europeisk praksis, og det kan ikke uten videre være et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Dette fremgår av flere 2. avdelings avgjørelser, blant annet 6922 (No more tangles) og nr. 7006 (Servernet). Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene. Merket må dermed nektes registrert, jf varemerkeloven 13 første ledd. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkerens klage over 1. avdelings avgjørelse, innkom den 8. mai 2007. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 19. juni 2007, innen fakturafristens utløp. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig.
2. avd. sak nr. 7764 4 I klagebegrunnelsen anfører søkerens fullmektig: "Klagen er basert på det syn at Patentstyret har utøvet feil skjønn i dette tilfellet. Etter søkerens oppfatning er det søkte merket distinktivt idet det ikke er tale om en del av filmrull, men bare noe som minne om det i og med at det partiet av en filmrull der filmen vises er en åpen firkant, jfr. gjerne vår besvarelse av 20. mars 2006. Som der nevnt vil en filmrull med det utseende det søkte merket viser ikke kunne fungere etter sin hensikt, merket er derfor i høyden suggestivt for et enkelt bilde i en filmrull og som sådant prinsipielt registrerbart for varer i klasse 9 og 28. Overfor Patentstyret har søkeren begrenset varefortegnelsen ved å unnta eksponert film og dermed likeartede varer. Som en subsidiær løsning er søkeren villig til å stryke alle vareslag som relaterer seg til film, musikk og bilder. Vi vedlegger således en ytterligere begrenset varefortegnelse der vi mener å ha strøket alle slike vareslag i klasse 9. I klasse 28 er det gjort en begrensning i samsvar med Patentstyrets eget forslag, dvs. til dukker; golfballer; golfhansker. Med den ovennevnte begrensede varefortegnelsen burde det ikke lenger være noe vareslag for hvilket det søkte merket vil kunne hevdes å mangle særpreg. Når det for øvrig gjelder Patentstyrets anførsel om at merket ikke er egnet til å skille en næringsdrivendes varer fra en annens, minner vi om at dette ikke er noe selvstendig nektelsesgrunnlag. På den bakgrunn tillater vi oss på vegne av søkeren å anmode om opphevelse av Patentstyrets avgjørelse og kjennelse for utlegning av det søkte merket prinsipalt for den for Patentstyret foreliggende varefortegnelse og subsidiært for den vedlagte ytterligere begrensede varefortegnelse." Den vedlagte nye varefortegnelsen av 8. mai 2007 lyder som følger: Klasse 9: Klasse 28: Elektriske ledninger; koaksialkabler, computerspillprogrammer; kontrollere, styrepinner, minnekort, volumkontrollenheter og mus for videospillmaskiner for forbrukermarkedet bare beregnet for bruk med fjernsynsapparater; nedlastbare bilde- og tegndata for tidsskrifter, bøker, aviser, kart, bilder og tegninger; nedlastbar musikk; nedlastbare videobilder; elektroniske kretser, minnemedia andre enn DC ROM med innregistrerte programmer for håndholdte spill med flytende krystalldisplayer; elektroniske publikasjoner; hodetelefoner; optiske datamedia; personlige stereoanlegg; bærbare videospill med fjernsyn med krystalldisplay; programmer for videospillmaskiner; programmer for videospill for forbrukermarkedet. Registreringen omfatter ikke eksponert film og dermed likeartede varer. Dukker; golfballer; golfhansker.
2. avd. sak nr. 7764 5 Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er, på samme måte som 1. avdeling, kommet til at merket må nektes registrert med den prinsipale varefortegnelsen, og kan i alt vesentlig slutte seg til 1. avdelings begrunnelse. For 2. avdeling har søkeren anført at merket er distinktivt, «idet det ikke er tale om en del av filmrull, men bare noe som [kan] minne om det i og med at det partiet av en filmrull der filmen vises er en åpen firkant». Annen avdeling kan ikke slutte seg til dette synspunktet. Selv om feltet i midten av figuren er åpent, har figuren som helhet umiskjennelige preg av en bit av en filmrull, og det anses ikke tvilsomt at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte det slik, når han møter merket på filmprodukter. For slike varer kan merket ikke påregnes å bli oppfattet som kjennetegn, og det mangler derfor slikt særpreg som etter varemerkelovens 13 første ledd første punktum kreves for registrering. Søkeren har videre anført at «Patentstyrets anførsel om at merket ikke er egnet til å skille en næringsdrivendes varer fra en annens, ikke er noe selvstendig nektelsesgrunnlag». Dette er ikke riktig. Det følger av ordlyden i varemerkelovens 13 første ledd første punktum at et varemerke «må være egnet til å skille søkerens varer fra andres». Når dette ikke er tilfellet, skal merket nektes registrert. I den subsidiære varefortegnelsen har søkeren fjernet de varer som 1. avdeling anså merket for å mangle særpreg for. Annen avdeling er kommet til at merket kan registreres med den begrensede varefortegnelsen. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og saken sendes tilbake til 1. avdeling for registrering på grunnlag av varefortegnelsen inngitt 8. mai 2007. Are Stenvik (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.) Ida Andrén (sign.)