AVGJØRELSE 31. oktober 2016 Sak 16/00140 Klager: DKH Retail Limited Representert ved: Pretor Advokat AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Anne Cathrine Haug-Hustad og Kari Anne Lang-Ree har kommet frem til følgende
Avgjørelse 1 Kort fremstilling av saken: 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 29. april 2016 for det kombinerte merket SUPERDRY, søknad nummer 201208973A: Merket ble nektet registrert for følgende varer: Klasse 3: Midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; godlukter, kroppssprayer, bodylotions, såper for boblebad, dusjgeleer, lipglosser, leppebalsam og leppepomader, eteriske oljer; kosmetikk, hårprodukter så som hårkremer, hårstyling produkter, sjampo og balsamer; deodoranter for personlig bruk; antiperspirantiske deodoranter; aftershaves. 3 Varemerket ble nektet som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven 14 andre ledd bokstav a, samt at det ble funnet å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven 14 første ledd. 4 Klage innkom 24. juni 2016. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 1. august 2016, jf. varemerkeloven 51 annet ledd. 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: Det søkte merket består av teksten SUPERDRY som er engelsk og naturlig kan deles inn i elementene SUPER og DRY. SUPER betyr det samme på norsk. Plassert foran et adjektiv vil ordet ha en forsterkende effekt i betydningen «kjempe-» eller «veldig». DRY betyr «tørr». Sammenstillingen er egnet til å oppfattes som «supertørr» eller «kjempetørr». SUPERDRY er skrevet i fet, svart løkkeskrift. Den nedovergående linjen i den siste bokstaven Y fortsetter bakover og danner en lett buet linje under hele tekstelementet. Merkets figurative utforming har et litt gammeldags, retroaktig uttrykk. Når SUPERDRY brukes for varer som «midler til rengjøring; såper; eteriske oljer; kosmetikk; hårvann; bodylotions; dusjgeleer; lipglosser; sjampo og balsamer; antiperspirantiske deodoranter; aftershaves» i klasse 3, vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten som en angivelse av bruksområde, egenskaper eller formål ved varene. Merketeksten vil for eksempel angi bruksområdet for hudprodukter som er beregnet for svært tørr hud. Teksten vil angi art og egenskaper ved eksempelvis tørrsjampo, et rengjøringsmiddel eller en såpe som er ment for tørrvask. For en deodorant, en aftershave eller en eterisk olje vil det være en ønsket egenskap at 2
produktet tørker fort, slik at ikke klærne får merker eller blir fuktige, eller at merket angir den egenskapen at deodoranten holder deg supertørr gjennom dagen - den hindrer svette. Sammenstillingen SUPERDRY er grammatikalsk korrekt og betydningsinnholdet vil forstås umiddelbart av den norske omsetningskretsen. Tekstsammenstillingen er således beskrivende. Merket har heller ikke gjenkjennelseseffekt som en angivelse av kommersiell opprinnelse og mangler således særpreg. Varefortegnelsen inneholder mange dagligvarer, der gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå er relativt lavt. Merkets figurative utforming tilfører ikke merket særpreg. Det er ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte fonten og understrekningen som en identifikasjon av kommersielt opphav. Fonten vil oppfattes som et dekorativt designelement, og ikke som varens kjennetegn. Helhetsinntrykket av merket vil være beskrivende og uten distinktiv evne. 6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: Det bestrides at merket er beskrivende og uten særpreg for varer i klasse 3. Merket må i høyden anses som suggestivt for visse egenskaper ved varene. Til tross for betydningen av ordene SUPER og DRY hver for seg, er logoen SUPERDRY tilstrekkelig særpreget etter en helhetsvurdering. Klager er innehaver av en rekke registreringer inneholdende ordet SUPERDRY som må ha betydning for vurderingen av nærværende sak. Det foreligger ikke noe friholdelsesbehov for kombinasjonen SUPER og DRY. Søknaden bes fremmet til registrering. 7 Klagenemnda skal uttale: 8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret. 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av sammenstillingen av de engelske ordene SUPER og DRY skrevet i en svart løkkefont som gjengitt i avsnitt 2. 10 I vurderingen av om det kombinerte merket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven 14 første ledd. 3
11 Høyesterett har uttalt i Rt-2002-391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkelovens 14 første og annet ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EUdomstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington. 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer i klasse 3 vil være både næringsdrivende, som for eksempel salgsledd, og alminnelige sluttbrukere som kjøper produktene i butikk. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 PAPERLAB avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 BIOMILD avsnitt 37, og EUrettens avgjørelse T-486/08 SUPERSKIN avsnitt 25 og 26. 16 Tekstelementene SUPER og DRY betyr henholdsvis «super» og «tørr». Begge ordene er alminnelige engelske ord som følger normal grammatikalsk oppbygging. Klagenemnda ser det slik at den gjennomsnittlige forbruker direkte og umiddelbart vil oppfatte betydningen av ordene hver for seg og at sammensetningen vil forstås som «supertørr» eller «kjempetørr». 17 Etter varemerkedirektivet skal et merke nektes registrert dersom det kan angi egenskaper ved de aktuelle varene, jf. artikkel 3. 1 bokstav C. Videre viser EUpraksis at det er tilstrekkelig at varemerket er egnet til å angi egenskaper ved varen eller dennes art, jf. for eksempel C-191/01 P Doublemint avsnitt 32. 18 Klagenemnda finner at merket SUPERDRY vil kunne oppfattes av gjennomsnittsforbrukeren som å beskrive at de kosmetikk-, hud-, kropps- og hårprodukter merket er søkt registrert for i klasse 3, er egnet for eller skal motvirke tørr hud, tørr hodebunn eller tørt hår, eventuelt at produktene tørker raskt. Når det gjelder midlene til rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping, er Klagenemnda 4
av den formening at merket også vil kunne beskrive egenskaper og formålet ved disse, nemlig at det er snakk om produkter som tørker raskt eller produkter til for eksempel tørrvask. 19 Klagenemnda er uenig med klager i at merket SUPERDRY kun er suggestivt for varene i klasse 3. Det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom teksten i det kombinerte merket SUPERDRY og varene i nærværende sak. Det er ikke nødvendig for gjennomsnittsforbrukeren å gå gjennom en nærmere analyse av merketeksten for direkte og umiddelbart å oppfatte betydningen. Ordsammenstillingen er heller ikke uvanlig eller overraskende og består ikke av mer enn summen av de ulike beskrivende ord som merket er satt sammen av. 20 Spørsmålet er således om fonten, den grafiske utformingen av tekstelementet, tilfører merket tilstrekkelig særpreg, og om helheten er registrerbar, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03 BIOID, avsnitt 29 og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14 EXTRA, avsnitt 15-20. 21 For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EUrettens avgjørelse i sak T-559/10 NATURAL BEAUTY, avsnitt 25. Klagenemnda anser ikke tekstens grafiske utforming som tilstrekkelig særpreget til å overskygge tekstens beskrivende meningsinnhold. Etter en helhetsvurdering er Klagenemnda av den oppfatning at merket som helhet er beskrivende og må nektes registrert etter varemerkeloven 14 andre ledd. 22 For de aktuelle varene vil SUPERDRY på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres da det mangler varemerkerettslig særpreg. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra det kombinerte merket og SUPERDRY vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Varemerket må derfor også nektes registrert etter varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. 23 Klager har vist til diverse tidligere varemerkeregistreringer i Norge for SUPERDRY og argumentert for at dette tilsier at også merket i nærværende sak er registrerbart. Merkene klager viser til er enten registrert for andre varer, eller inneholder andre tegn og grafiske elementer enn merket i nærværende sak. Sakene er således ikke parallelle. Under enhver omstendighet er det den generelle distinktivitetsnorm som kan utledes av blant annet rettspraksis, som må legges til grunn som retningsgivende for vurderingen, og ikke det konkrete skjønn som har vært utøvd i tidligere, men ikke nødvendigvis like saker. 24 Merket SUPERDRY må derfor nektes registrert, jf. varemerkeloven 14 første og andre ledd. Det avsies slik 5
Slutning 1. Klagen forkastes. 2. Varemerkesøknad nr. 201208973A, det kombinerte merket SUPERDRY, nektes registrert. Elisabeth Ohm Anne Cathrine Haug- Kari Anne Lang-Ree Hustad (sign) (sign) (sign) 6