AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/00035 Klager: Taxisentralen i Bergen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Ulla Wennermark har kommet frem til følgende
Avgjørelse 1 Kort fremstilling av saken: 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 4. februar 2016, hvor det kombinerte merket 07000 BERGEN TAXI, søknad nummer 201111387: ble nektet registrert for følgende varer og tjenester: Klasse 12: Kjøretøyer, herunder biler i bruk i drosjenæringen. Klasse 39: Transportvirksomhet, herunder drosjetjenester. 3 Varemerket ble nektet av Patentstyret som følge av at merket ble ansett beskrivende, jf. varemerkeloven 14 andre ledd bokstav a og at merket ble funnet å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven 14 første ledd. 4 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 15. april 2016. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 27. april 2016, jf. varemerkeloven 51 annet ledd. 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: Merket er et kombinert merke med teksten 07000 BERGEN TAXI. De figurative elementene består av et skråstilt rødt rektangel som er plassert inntil tallene 07000. Tallene er utformet i fet font, mens ordene BERGEN TAXI er plassert under tallene i smalere font. Gjennomsnittsforbrukeren for varer i klasse 12 og tjenester i klasse 39 kan være både profesjonelle næringsdrivende og private sluttbrukere. Teksten i det søkte merket vil direkte og umiddelbart oppfattes beskrivende for de aktuelle varer og tjenester. Tallet 07000 vil oppfattes som et telefonnummer når det brukes for de aktuelle varer og tjenester, fordi det innenfor taxinæringen er vanlig å bruke telefonnummer med fem sifre. Ordet TAXI angir type transporttjeneste og BERGEN er stedsangivende. Den figurative utformingen tilfører ikke merket tilstrekkelig særpreg. Tekstens font er vanlig og plasseringen er ordinær. Det røde skråstilte rektangelet er en enkel geometrisk figur som i helhetsinntrykket er lite iøynefallende. Det er teksten som er det dominerende og mest fremtredende elementet i merket. Figurutformingen er lite fremtredende når merket sees som en helhet og bidrar derfor ikke til at merket oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse. 2
Merkeelementene vil hverken hver for seg eller ved gjensidig påvirkning tilføre merket i sin helhet tilstrekkelig distinktivitet. Merket mangler gjenkjennelseseffekt som varemerke og vil derfor ikke kunne fungere som angivelse av kommersiell opprinnelse. Det foreligger ikke et friholdelsesbehov. Varemerkeloven 5 er ikke relevant for vurderingen av særpreg etter varemerkeloven 14. Tidligere registreringer av varemerket 1881 er ikke sammenlignbare med nærværende sak. Det kombinerte merket 07000 BERGEN TAXI beskriver de aktuelle varer og tjenester og er ikke egnet til å skille søkerens varer og tjenester fra andres. Merket må derfor nektes registrert. 6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: Omsetningskretsen for de varer og tjenester som tilbys er i hovedsak vanlige sluttbrukere. Klager kan ikke se hvordan det at tallene 07000 vil oppfattes som et telefonnummer skal være til hinder for registrering. Tallkombinasjonen vil ikke oppfattes som beskrivende for varene og tjenestene som merket er søkt registrert for. Tallkombinasjonen må derimot anses for å være et sterkt merkeelement, ettersom det ikke sier noe som helst om de søkte varene og tjenestene. Det er ikke et selvstendig hinder for å nekte registrering at det søkte merket inkluderer en stedsangivelse jf. LB-2014-201317 ROUTE 66. Klager er ikke uenig i at tekstelementet TAXI angir type transportmiddel, men det er ikke tilstrekkelig at elementene hver for seg er beskrivende for at merket skal kunne nektes registrert. Sammenstillingen gir ikke en direkte og umiddelbar beskrivelse av de aktuelle varer og tjenester. Merkets helhetsinntrykk vil åpenbart feste seg i gjennomsnittsforbrukerens erindring, og det levner liten tvil om at omsetningskretsen vil oppfatte merket som noens spesielle kjennetegn. Merket, vurdert i sin helhet, innehar mer enn kun et minimum av særpreg, og er egnet til å skille en virksomhets varer og tjenester fra andres. Merket har tilstrekkelig særpreg til at det kan registreres. Det bes om at Patentstyrets avgjørelse settes til side, og at det søkte merket fremmes til registrering. 3
7 Klagenemnda skal uttale: 8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret. 9 Merket som skal vurderes er et kombinert merke der teksten i merket består av tallene 07000 skrevet i fet font med teksten BERGEN TAXI skrevet under i mindre bokstaver og uten fet font. På venstre side av tallene «lener» det seg et rødt skråstilt rektangel. Merket er gjengitt over i avsnitt 2. 10 I vurderingen av om det kombinerte merket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven 14 første ledd. 11 Høyesterett har uttalt i Rt-2002-391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkelovens 14 første og annet ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington. 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EUdomstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer i klasse 12 og tjenester i klasse 39 vil være både næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere som for eksempel benytter seg av transporttjenesten. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene, jf. for eksempel T-19/04 PAPERLAB avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 BIOMILD avsnitt 37, og EUrettens avgjørelse T-486/08 SUPERSKIN avsnitt 25 og 26. 4
16 Spørsmålet i nærværende sak blir om gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for de aktuelle varer og tjenester. 17 Klagenemnda finner at det er tallkombinasjonen 07000 som er merkets mest iøynefallende element, og vurderingen tar utgangspunkt i dette merkeelementet. 18 Det fremgår av praksis fra EU-domstolen at merker som i hovedsak består av tall, ikke kan nektes utelukkende på denne bakgrunn, jf. C-51/10, TECHNOPOL, avsnitt 31. 19 Merket er søkt registrert for varer i klasse 12 og tjenester i klasse 39. For varer i klasse 12 er det forholdsvis vanlig å benytte tallkombinasjoner, enten i relasjon til motorkraft, bilmodeller e.l. Klagenemnda finner imidlertid ingen forbindelse mellom varene i klasse 12 og tallet 07000, og følgelig anses ikke tallkombinasjonen egenskapsangivende. Heller ikke for de aktuelle tjenester i klasse 39 finner Klagenemnda en direkte og spesifikk forbindelse mellom tjenestene og tallkombinasjonen 07000. Det kan imidlertid være nærliggende å anta at tallet 07000 i forhold til tjenestene vil kunne oppfattes som et telefonnummer av gjennomsnittsforbrukeren, ettersom det er vanlig at taxiselskaper bruker femsifrede nummer, slik for eksempel Bærum Taxi bruker 06710, Taxi2 bruker 02202 og Oslo Taxi bruker 02323. Etter Klagenemndas syn kan ikke et merke nektes registrert på grunn av at det kan oppfattes som et telefonnummer. Selv om et telefonnummer angir hvordan man kommer i kontakt med varemerkeinnehaver, er det ikke beskrivende for transportvirksomhet som sådan. Dette er i motsetning til ovennevnte sak fra EU-domstolen, TECHNOPOL, hvor tallet 1000 ble ansett som beskrivende og uregistrerbart fordi det beskrev mengdeinnholdet for de varer det var søkt registrert for. Egenskapsangivelser for transportvirksomhet vil eksempelvis kunne være angivelser som beskriver at de er hurtige, sikre, komfortable mm. Et telefonnummer vil etter Klagenemndas oppfatning ikke anses som egenskapsangivende i relasjon til transportvirksomhet i klasse 39 og merket vil derfor ikke direkte og umiddelbart anses beskrivende. 20 Merkets tekstelementer, BERGEN og TAXI anses beskrivende da de kun vil oppfattes som en stedsangivelse for hvor varene og tjenestene befinner seg/ytes og at det er snakk om taxitjenester eller taxikjøretøy, med andre ord transportvirksomhet. 21 Når det gjelder figurelementet består dette av et rødt skråstilt rektangel. Figurens form og farge er ordinær og enkel, og oppfyller etter Klagenemndas syn ikke kravet til særpreg. 22 Etter en helhetlig vurdering er Klagenemnda kommet til at merket ikke umiddelbart og direkte vil oppfattes som beskrivende for de aktuelle varer og tjenester merket er søkt registrert for, jf. varemerkeloven 14 andre ledd bokstav a. 23 Klagenemnda er videre av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren vi kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, og merket vil oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Det legges særlig vekt på at tallkombinasjonen er lett å huske og således er egnet til å feste seg i bevisstheten til gjennomsnittsforbrukeren. 5
24 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at Patentstyrets avgjørelse må oppheves og at varemerkesøknad nr. 201111387 må godtas til registrering. Det avsies slik 6
Slutning 1. Klagen tas til følge. 2. Varemerkesøknad nr. 201111387 godtas til registrering. Lill Anita Grimstad Amund Grimstad Ulla Wennermark (sign) (sign) (sign) 7