AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075 Klager: Stiftelsen Oslo Hospital Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne og Tore Lunde Utreder: Morten Westlie har kommet frem til følgende
Avgjørelse 1 Kort fremstilling av saken 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 3. juli 2014, hvor ordmerket OSLO HOSPITAL, søknad nummer 201110382, ble nektet vern for følgende tjenester: Klasse 36: Klasse 42: Klasse 44: Forretninger med fast eiendom; bestyrelse og utleie av fast eiendom. Vitenskapelig forskning for medisinske formål. Sykehus; legebehandling; hvilehjem; sanatorium; sykepleiertjenester. 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet registrert som følge av manglende særpreg etter varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a og som følge av at merket er beskrivende etter 14 første ledd annet punktum. 4 Klagen innkom 3. september 2014 og Patentstyret har den 7. oktober 2014 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven 51 annet ledd. 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: - Merket beskriver de aktuelle tjenestene i klasse 36, 42 og 44 eller sentrale egenskaper ved dem. - Omsetningskretsen består av både profesjonelle aktører og private sluttbrukere. Omsetningskretsen omfatter de relevante befolkningsgrupper over hele landet. - Oppmerksomhetsnivået for samtlige av de aktuelle tjenestene varierer i forhold til om aktøren er profesjonelt involvert eller om det dreier seg om en privat sluttbruker. - Gjennomsnittsforbrukeren for «vitenskapelig forskning for medisinsk formål» i klasse 42 må anses å være spesialisert med et høyt oppmerksomhetsnivå. For tjenestene i klasse 36 og 44 anses gjennomsnittsforbrukeren å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. - Merket angir utelukkende tjenestenes geografiske opprinnelse og art. - Andre næringsdrivende må fritt kunne bruke OSLO HOSPITAL i markedsføringen av sine varer og tjenester. - Merket vil kun oppfattes som informasjon om tjenestenes art og geografiske opprinnelse. Det søkte merket mangler gjenkjennelseseffekt 2
som en angivelse av kommersiell opprinnelse, og oppfyller således ikke garantifunksjonen. - Det er ikke sannsynliggjort at merket er innarbeidet. 6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: - Oslo Hospital er Norges eldste helseinstitusjon, og har båret det samme navn i hvert fall siden 1538, dvs. en sammenhengende bruk i mer enn 400 år. - Innarbeidelsen av navnet strekker seg over mer enn 470 år. Det må derfor være klart at navnet/varemerket OSLO HOSPITAL for lengst har etablert et vern som kjennetegn. - Klager og hans forgjengere har vært alene om å bruke dette kjennetegnet i det som snart nærmer seg 500 år. - Ved en så langvarig sammenhengende kjennetegnsbruk kan det etter klagerens oppfatning ikke være tvil om at kjennetegnet er innarbeidet. - De søkte tjenestene retter seg mot en klart definert omsetningskrets. - Det må legges vekt på at det finnes et meget begrenset antall sykehus i Norge, og når virksomheten siden 1736 har vært et psykiatrisk sykehus med tilsvarende omsetningskrets, må det kunne sies at navnet er blitt etablert som et kjennetegn. - Institusjonens navn har vært generelt kjent blant befolkningen både i Oslo og i andre deler av landet. - Det vises til tidligere registreringer som anses å være sammenlignbare, spesielt trekkes registreringen av ordmerket «AKER UNIVERSITETSSYKEHUS» frem. - Det foreligger ikke et friholdelsesbehov. - Merket er uansett ikke beskrivende for de søkte tjenestene i klasse 36. - Varemerket har vært i bruk i slik utstrekning at merket er innarbeidet som varemerke innen den relevante omsetningskretsen. Merket har vunnet tilstrekkelig distinktivitet gjennom bruk fra 1538. 7 Klagenemnda skal uttale: 8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret. 9 Det aktuelle varemerket er ordmerket OSLO HOSPITAL. 10 I vurderingen av om sammenstillingen skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven 14 foreligge. I henhold til varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a, kan 3
et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende, eller med uvesentlige endringer eller tillegg, består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg til vilkåret i varemerkeloven 14 første ledd må merket oppfylle kravet til særpreg. 11 Høyesterett har uttalt i Rt-2002-391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven 14 første og annet ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EUorganene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 10, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington. 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene vil være både profesjonelle aktører i helseindustrien og vanlige sluttbrukere som f.eks. pasienter. Gjennomsnittsforbrukeren vil således anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 PAPERLAB premiss 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EUdomstolens uttalelse i C-265/00 BIOMILD premiss 27, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 SUPERSKIN premiss 25 og 26. 16 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at merket umiddelbart vil oppfattes som beskrivende for alle tjenester som er relatert til sykehusdrift, dette gjelder tjenester i klassene 42 og 44. Det synes ut fra klagers argumentasjon heller ikke bestridt at merket må anses som beskrivende for alle de søkte tjenestene bortsett fra «forretninger med fast eiendom; bestyrelse og utleie av fast eiendom» i klasse 36. 17 Klagenemnda er av den oppfatning at merket heller ikke for disse 4
tjenestene er egnet til å angi kommersiell opprinnelse, da merket OSLO HOSPITAL kun vil oppfattes som at eiendommene som det skal handles med eller leies ut, er til sykehusformål. 18 Klagenemnda har etter dette kommet til at sammenstillingen av ordene OSLO og HOSPITAL er beskrivende, og at det sammensatte ordmerket OSLO HOSPITAL ikke oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a. 19 Klager har anført at merket er innarbeidet, jf. varemerkeloven 3 tredje ledd, og at merket skal vurderes på bakgrunn av den dokumenterte bruken av varemerket for de aktuelle varene forut for søknadstidspunktet 26. september 2011, jf. varemerkeloven 14 tredje ledd. 20 Dersom et rent beskrivende merke skal anses innarbeidet, medfører det at det må stilles strenge krav til dokumentasjon for påstanden. Høyesterett uttaler i Rt-2005-1601 GULE SIDER: Det skal altså meget til for at et deskriptivt merke kan bli tilstrekkelig innarbeidet som varemerke til å kunne registreres. Dette skyldes at spørsmålet her ikke bare er om varemerket er kjent eller ikke, men også om det har oppnådd slik distinktivitet at det kan være særmerke for noens varer eller tjenester. Men innarbeidelse kan bli resultatet dersom markedsføringen av merket har vært så intens at det dermed har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse. 21 Det er fremlagt dokumentasjon som viser at Oslo Hospital er Norges eldste helseinstitusjon, og har båret samme navn i hvert fall siden 1538. Det vises til en sammenhengende bruk av kjennetegnet gjennom nærmere 500 år. 22 Klagenemnda er av den oppfatning at langvarig bruk kan være en faktor i vurderingen av om et merke er innarbeidet. Det faktum at en institusjon har en lang historie, kan allikevel ikke umiddelbart lede til den slutningen at merket vil oppfattes som noens særlige kjennetegn. 23 Klagenemnda kan ikke ut fra den fremlagte dokumentasjonen finne holdepunkter for at institusjonens navn har vært generelt kjent blant befolkningen både i Oslo og andre deler av landet. Dette fremstår som en udokumentert påstand. 24 Klager viser videre til at sporvognsholdeplassen «Oslo Hospital» ble etablert allerede i 1878 «og er oppkalt etter institusjonen». Dette medfører antakelig at navnet er kjent for mange Oslo-boere, men tilfredsstiller ikke kravet i varemerkeloven 3 tredje ledd om å være kjent av en betydelig del av den relevante omsetningskretsen i den geografiske utstrekningen som kreves for å innarbeide et beskrivende kjennetegn. 25 Klager trekker spesielt frem registrering nr. 229097 AKER UNIVERSITETSSYKEHUS som analog til foreliggende sak. Klagenemnda uttalte i sakene VM 14/036 AKER EIENDOM, VM 14/037 AKER DRIFT og VM 14/038 AKER EIENDOMSDRIFT at «Aker semantisk kan oppfattes som en noe upresis stedsangivelse, både i historisk og nåværende 5
perspektiv», og anser således at Aker har et svakt særpreg. Klagenemnda har gjort den samme vurderingen som Patentstyret når det gjelder tekstelementet «Aker» alene, og anser derfor ikke sakene å være direkte sammenlignbare. 26 For de aktuelle tjenestene vil varemerket OSLO HOSPITAL på grunn av meningsinnholdet heller ikke være egnet til å skille klagers tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke kunne oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. 27 På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til samme resultat som Patentstyret, slik at søknad 201110832, ordmerket OSLO HOSPITAL, nektes registrert i henhold til varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a og 14 første ledd. På dette grunnlag stemmer vi for følgende 6
Slutning 1. Klagen forkastes. 2. Varemerkesøknad nummer 201110832, ordmerket OSLO HOSPITAL, nektes registrert. Lill Anita Grimstad Thomas Strand-Utne Tore Lunde (sign.) (sign.) (sign.) 7