AVGJØRELSE 22. juni 2015 Sak VM 15/076 Klager: Safway Services LLC Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Tove Aas Helge Utreder: Morten Westlie har kommet frem til følgende
Avgjørelse 1 Kort fremstilling av saken 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 12. juni 2014, hvor ordmerket QUIKDECK, internasjonal registrering 1104986, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester: Klasse 6: Klasse 37: Klasse 42: Suspended access system for making supports in the nature of ramps and platforms and consisting primarily of structural support devices, namely, steel girders, supports, beams, joists, connecting and support nodes, pins, deck supports, beam clamps, chains, decking, guardrails and toe boards, and parts thereof, for personnel access, event, construction, refurbishing, maintenance and repair purposes. Rental, assembly, erection and dismantling services for suspended access system and structural support devices. Engineering services, namely, engineering of suspended access devices and systems. 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at merket ble ansett å være beskrivende etter 14 annet ledd bokstav a, samt manglende særpreg etter varemerkeloven 14 første ledd annet punktum, jf. 70 tredje ledd. 4 Klage innkom 11. august 2014. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 17. september 2014, jf. varemerkeloven 51 annet ledd. 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: - Merket beskriver egenskaper ved de aktuelle varene og tjenestene i klasse 6, 37 og 42 og mangler i tillegg det nødvendige særpreg for disse varene og tjenestene - Den internasjonale registreringen består av ordmerket QUIKDECK i standard font. Det er naturlig å dele opp ordmerket QUIKDECK i de to ordelementene QUIK og DECK. Ordet QUIK vil oppfattes som en uvesentlig omskrivning av det engelske ordet QUICK, som blant annet betyr kvikk, rask eller hurtig på norsk. Elementet QUIK mangler kun bokstaven C for å være korrekt stavet som QUICK. Bokstaven er den nest siste bokstaven i ordet, og unnlatelsen av denne forsvinner til dels i den visuelle oppfatningen av ordet som helhet. Videre vil QUIK og QUICK uttales helt identisk. - Ordet DECK er et engelsk ord som benyttes som angivelse av ulike former for bæreflater. Ordet kan ha betydningen skipsdekk, men har også mer generelle 2
betydninger i form av «etasje» eller «plan». Innen bygg og anlegg kan ordet ha betydningen «dekke» eller «gulv». - Når sammenstillingen QUIKDECK blir brukt for slike varer i klasse 6, vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte merket som beskrivende for varenes art og egenskaper, nemlig at det er tale om en plattform eller en type bæreplan som er rask i bruk eller som kan monteres hurtig. - Det er ingenting ved varefortegnelsen som tilsier at varene ikke kan ha egenskaper i form av å være raske i bruk eller i montering. - Tjenestene i klasse 37 og 42 gjelder leie, montering, demontering, oppføring og konstruksjon av slike innretninger og systemer som er omfattet av klasse 6. Disse tjenestene er så nært knyttet til varene at når QUIKDECK brukes for disse, vil gjennomsnittforbrukeren oppfatte merket som en beskrivende angivelse av hvilke produkter tjenestene retter seg mot eller tjenestenes formål, nemlig utleie, oppføring eller konstruksjon av plattformer som er raske i bruk eller montering. - Merket er, på grunn av sitt rent beskrivende betydningsinnhold, heller ikke egnet til å skille innehaverens varer og tjenester fra andres. Merket vil kun bli oppfattet som informasjon om egenskaper ved varene og tjenestene, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. - Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i EU og i flere andre land. 6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: - Vilkårene for å nekte merket registrert under henvisning til 14 er ikke til stede. Det søkte merket må anses å inneha tilstrekkelig særpreg og er således registrerbart. - I den grad det søkte merket indikerer egenskaper ved de søkte varer og tjenester, er dette for vagt og uklart til å tildele merket noen beskrivende karakter. Det anføres at den språklige betydningen av QUIKDECK står i et avledet forhold til de aktuelle varene. - Merket består ikke av en sammenstilling av ordene «quick» og «deck». Merket består av ett enkelt ord på 8 bokstaver; QUIKDECK. Selv om man skulle dele ordet opp i to bestanddeler og hevde at ordet deck har en betydning som er relevant i sammenhengen, så kan det likevel ikke hevdes at ordet quik betyr noe som helst. Det må legges til grunn at merket QUIKDECK, selv om man altså skulle dele det opp, inneholder et særpreget element som ikke på noen måte beskriver varene og tjenestene. Patentstyret har foretatt en feillesning av merket for deretter å slå fast at omsetningskretsen sannsynligvis vil foreta den samme feillesningen. Patentstyret kan ikke sette likhetstegn mellom quik og quick. - Ordet quik er ment som et fantasiord. Systemene som de angjeldende varene 3
og tjenestene retter seg mot, er ikke på noen måte raske å montere. - Sammenstillingen QUIKDECK vil som helhet anses nyskapt og ikke som en alminnelig brukt betegnelse i relasjon til de angjeldende varer og tjenester - Det faktum at ordelementet deck i klagers varemerke kan ha en betydning som kan brukes på en beskrivende måte for varer knyttet til temaet for søkers varer, medfører ikke at merket som helhet kan anses beskrivende, så lenge merket som helhet ikke er egnet for normal, beskrivende bruk for søkers varer. Merket må kun anses å være suggestivt. - QUIKDECK vil i høyden kunne oppfattes som en hentydning, men sammenstillingen som helhet er nyskapt og ikke en alminnelig brukt betegnelse i relasjon til de angjeldende varer. I lys av dette må QUIKDECK i beste fall legges til grunn som en suggestiv hentydning og ikke som en rent deskriptiv angivelse av egenskaper ved varene. - Det vises til tidligere registreringer fra Patentstyret, QUIKKSOLVE, QUIK DRIVE, QUIK-USE, IQ-DECK, UNI-DECK og DECKSHIELD som anses å være parallelle med foreliggende sak. Klager anfører at QUIKDECK ikke er mindre distinktivt og mer beskrivende enn nevnte merker. - QUIKDECK er funnet registrerbart i en lang rekke land. Merket har blitt akseptert til registrering i land hvor omsetningskretsen har engelsk som morsmål. Dette indikerer at QUIKDECK under normale omstendigheter ikke vil assosieres med de aktuelle varer og tjenester. 7 Klagenemnda skal uttale: 8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret. 9 I vurderingen av om ordmerket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven 14 foreligge. I henhold til varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg etter varemerkeloven 14 første ledd. 10 Høyesterett har uttalt i Rt-2002-391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven 14 første og annet ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). 11 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 10, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EUdomstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington. 4
12 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. 13 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer vil være profesjonelle aktører innen byggebransjen. Gjennomsnittsforbrukeren vil videre anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. 14 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene for at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel EU-rettens avgjørelse i T-19/04 PAPERLAB premiss 25. 15 Det aktuelle merket som skal vurderes er ordmerket QUIKDECK. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at merket mest sannsynlig vil oppfattes som en sammenstilling av de to ordene QUIK og DECK. Selv om ordet QUIK ikke kan gjenfinnes i en ordbok, vil det umiddelbart oppfattes som en uvesentlig omskriving av det engelske ordet «quick» som betyr «rask» eller «hurtig». Feilskrift er generelt ikke tilstrekkelig til å tilføre et merke særpreg dersom innholdet umiddelbart vil oppfattes som beskrivende. Utelatelsen av bokstaven «c» endrer ikke merket fonetisk og har derfor ingen innvirkning på hvilke assosiasjoner det gir gjennomsnittsforbrukeren, jf. EU-rettens sak T-640/11 RELY-ABLE. Feilskriften gjør heller ikke at merkeelementet kun vil oppfattes som et fantasiord. 16 Når det gjelder merkeelementet DECK, vil ordet kunne forstås i en rekke betydninger, alt etter hvilken sammenheng det blir brukt i. Klagenemnda utelukker ikke at det for de omsøkte varene vil oppfattes som «etasje, «dekke» eller «gulv» slik Patentstyret har anført. Sammenstillingen kan dermed oversettes direkte til «hurtig plattform/dekke». 17 Klagenemnda anser likevel at det etter en helhetlig vurdering av merket, ikke foreligger en åpenbar og umiddelbar forbindelse mellom merket QUIKDECK og de omsøkte varene og tjenestene. Klagenemnda finner det heller ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbukeren umiddelbart vil gjøre denne koblingen mellom merket og varene og tjenestene. Det krever et tankesprang og en fortolkning av merketeksten for å komme til de betydningene Patentstyret har lagt til grunn for sin nektelse. 18 Klagenemnda finner derfor at merket må anses svakt suggestivt, og deler dermed ikke Patentstyrets oppfatning om at merket QUIKDECK vil fremstå som direkte beskrivende for de søkte varer og tjenester, jf. varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a. 19 Klagenemda finner heller ikke grunnlag for å nekte merket registrert under henvisning til varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Merket anses å være egnet til å identifisere produktene og tjenestenes kommersielle opprinnelse og å ha et minimum av nødvendig særpreg, jf. varemerkeloven 14. 5
20 På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at Patentstyrets avgjørelse må oppheves, slik at internasjonal registrering nr. 1104986, QUIKDECK gis virkning i Norge. På dette grunnlag stemmer vi for følgende 6
Slutning 1. Klagen tas til følge. 2. Internasjonal registrering nr. 1104986 gis virkning i Norge. Elisabeth Ohm Amund Grimstad Tove Aas Helge (sign.) (sign.) (sign.) 7