AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083 Klager: Nordic Naturals Inc Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Kari Anne Lang Ree og Thomas Hagen har kommet frem til følgende
Avgjørelse 1 Kort fremstilling av saken: 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 22. oktober 2012 hvor ordmerket NORDIC NATURALS, IR nr. 0991386, ble nektet vern i Norge. 3 Merket ble søkt registrert for følgende varefortegnelse: Klasse 5: Dietary and nutritional supplements adapted for medical purposes. 4 Varemerket ble av Patentstyret nektet virkning i Norge under henvisning til varemerkeloven 14 andre ledd bokstav a og første ledd annet punktum jf. 70 første ledd. 5 Klage innkom 21. desember 2012 og Patentstyret har den 12. april 2013 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den ville føre frem. Klagen ble deretter oversendt Annen avdeling for videre behandling, jf. varemerkeloven 51 annet ledd. I henhold til overgangsregler til lov 22. juni 2012 nr 58 om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar nr. 5 overtar Klagenemnda alle saker fra Patentstyrets annen avdeling fra 1. april 2013. 6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: - Merket er et ordmerke som består de to engelske ordene NORDIC og NATURALS. Direkte oversatt vil den norske gjennomsnittsforbrukeren forstå ordmerket som nordiske naturalier. - Merket vil for varene i klasse 5 forstås i betydningen at kostholds- og ernæringsstoffene består av naturlige ingredienser fra nordlige strøk. - Det er ikke uvanlig at kostholds- og ernæringsmidler består av naturlige ingredienser. Merket vil som helhet være egenskapsangivende for de varer merket søkes besluttet gjeldende for og vil dermed ikke blir oppfattet som en angivelse av kommersiell opprinnelse. - Merket er heller ikke egnet til å skille innehaverens varer fra andres, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. - NORDIC NATURALS er beskrivende for de omsøkte varer, jf. varemerkeloven annet ledd bokstav a. - Det foreligger ikke tilstrekkelig dokumentasjon på at det søkte merket har oppnådd særpreg gjennom bruk. - Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i andre land. - Patentstyret finner relevans i at OHIM har akseptert merket uten krav om fremleggelse av bruks- eller innarbeidelsesdokumentasjon, men anser ikke at et annet utfall hos Patentstyret gir uttrykk for manglende europeisk rettsenhet. 2
- Etter en helhetsvurdering anses merket å være beskrivende for de aktuelle varer i klasse 5, jf. varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a, og nektes dermed virkning i Norge. 7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: - Patentstyrets avgjørelse må oppheves og det søkte merket fremmes for registrering. - Merket oppfyller registrerbarhetsvilkårene, da det har adskillende evne for de aktuelle varene og forbrukeren vil oppfatte det som et kjennetegn som angir kommersiell opprinnelse. - Patentstyret har feilaktig lagt til grunn at NORDIC NATURALS er syntaktisk korrekt. Merket er syntaktisk ukorrekt da ordrekkefølgen ikke følger de ordinære grammatikalske reglene for det engelske språk. - Merket er suggestivt og dermed registrerbart, da det kun henspiller på varens egenskaper. Forbrukerne vil oppfatte kjennetegnet som at produktene har noe med naturen i nordiske strøk. Til støtte for dette vises det til Annen avdelings avgjørelse i FIRELOCK (8013). - Det vises til at merket er blitt registrert i andre land, herunder USA og EU. Norske forbrukere vil ikke i språk eller handlemønster skille seg vesentlig fra de fleste EU-land eller USA når de går til anskaffelse av dietetiske stoffer. Disse registreringer må derfor tillegges vekt. 8 Klagenemnda skal uttale: 9 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret, men avgjør klagesaken etter varemerkeloven 14 første ledd. 10 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av sammenstillingen av de engelske ordene NORDIC og NATURALS. 11 I vurderingen av om sammenstillingen skal kunne registreres som et varemerke må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven 14 være oppfylt. Etter varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller med uvesentlige endringer/tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. varemerkeloven 14 første ledd. 12 Høyesterett har uttalt i Rt-2002-391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkelovens 14 første og annet ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EUorganene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). 3
13 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 10, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være en garantist for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EUdomstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington. 14 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. 15 Gjennomsnittforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 5 vil hovedsakelig være private forbrukere, og anses ikke å være spesialisert, men alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. 16 I henhold til rettspraksis må det være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene for at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel EU-rettens avgjørelse i T-19/04 PAPERLAB premiss 25. 17 Ordet NORDIC vil i det norske språk forstås som adjektivet nordisk, og er egnet til å bli oppfattet som en angivelse av tjenestenes opprinnelsessted eller målgruppen for tjenestene. NATURALS har flertydig betydningsinnhold, og kan forstås både i adjektivform som naturlig eller natur-, eller som substantivet naturbegavelse. 18 Klagenemnda er uenig med Patentstyret i at ordmerket NORDIC NATURALS vil oppfattes som nordiske naturalier, og at merket relatert til varene i klasse 5 vil forstås i betydningen kostholds- og ernæringsstoffer bestående av naturlige ingredienser fra nordlige strøk. 19 Klagenemnda mener at denne forståelsen krever flere tankerekker. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor ikke direkte og umiddelbart kunne oppfatte ordmerket som en betegnelse på varen eller dens vesentlige egenskaper i den alminnelige omsetningssituasjonen. 20 Ut fra en helhetsvurdering finner Klagenemnda det vanskelig å se at ordmerket NORDIC NATURALS vil oppfattes til å angi en klar beskrivelse av egenskaper ved kostholds- og ernæringsprodukter i klasse 5. 21 Videre går Klagenemnda over til å vurdere om varemerket har det nødvendige særpreg etter varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Klagenemnda må vurdere om gjennomsnittsforbrukeren i møte med ordene NORDIC NATURALS, oppfatter dette som et kjennetegn for én bestemt aktør. 4
22 Ordet NORDIC må i utgangspunktet anses som et relativt svakt merkeelement, da det kun angir en geografisk angivelse av varenes opprinnelsessted. Det er vanskelig å si at et slikt alminnelig ord har noen individualiserende evne for de aktuelle varer. Sammensetningen med NATURALS vil heller ikke etter Klagenemndas syn være egnet til å utpeke en kommersiell opprinnelse. 23 Klagenemnda er av den oppfatning at merket NORDIC NATURALS som helhet ikke har adskillende evne for de aktuelle varer i klasse 5 og vil dermed ikke bli oppfattet som et kjennetegn av gjennomsnittsforbrukeren. Klagenemnda er derfor av den oppfatning at merket mangler det nødvendige særpreg som kreves etter varemerkeloven 14 første ledd. 24 Klagenemnda har vurdert det faktum at merket NORDIC NATURALS er akseptert av OHIM og USA, men disse enkeltstående avgjørelsene kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda viser her til blant annet Annen avdelings avgjørelse nr. 8122 ICE MINT hvor det påpekes at det er den generelle distinktivitetsnormen som skal utledes av EU-domstolens praksis, jf. særlig C-191/01 P DOUBLEMINT, som er retningsgivende for norske myndigheters vurdering, og ikke (OHIMs) avgjørelser i enkeltsaker. 25 Mot denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at Patentstyrets avgjørelse må stadfestes, slik at varemerket NORDIC NATURALS ikke gis virkning i Norge. På dette grunnlag stemmer vi for følgende 5
Slutning Patentstyrets avgjørelse stadfestes. Lill Anita Grimstad Kari Anne Lang Ree Thomas Hagen (sign.) (sign.) (sign.) 6