AVGJØRELSE 13. februar 2015 Sak VM 14/052 Klager: Smith & Nephew Inc Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas Helge og Amund Grimstad Utreder: Morten Westlie har kommet frem til følgende
Avgjørelse 1 Kort fremstilling av saken 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. mai 2014, hvor ordmerket FAST-FIX, søknad nummer 201201681, ble nektet vern for følgende varer: Klasse 10: Kirurgiske suturankere. 3 Varemerket ble nektet registrert av Patentstyret som følge av manglende særpreg etter varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a, og 14 første ledd annet punktum jf. 70 tredje ledd. 4 Klagen innkom 11. juli 2014 og Patentstyret har den 5. august 2014 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven 51 annet ledd. 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: FAST-FIX beskriver de aktuelle varene i klasse 10 eller sentrale egenskaper ved dem. Merket er et ordmerke i standard font med ordelementene FAST og FIX, sammenføyd med en bindestrek. FAST kan oversettes med rask eller hurtig. FIX kan enten være et verb i betydningen feste, anbringe, montere, sette fast eller et substantiv som kan oversettes til en løsning på et problem eller en kur. Sammensetningen FAST-FIX er egnet til å oppfattes som "raskt feste", rask montering/fastgjøring eller rask løsning. Omsetningskretsen vil være særlig spesialiserte da varene håndteres av profesjonelle innen helsesektoren. De vil direkte og umiddelbart oppfatte merket som beskrivende for en rask festeanordning eller eventuelt en rask løsning. Merket vil på grunn av sitt beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille søkers varer fra andres. Det anses ikke relevant at ordene kan ha andre betydninger i andre sammenhenger, all den tid én mulig betydning av ordet er direkte og umiddelbart beskrivende. Ordene FAST og FIX er hentet fra vanlig, engelsk dagligtale og danner sammen et fullt ut meningsbærende og lett forståelig uttrykk som ikke forutsetter at man har god tid til teoretiske tankeøvelser og analyse. Det er ikke lagt avgjørende vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner. 2
6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: Patentstyrets avgjørelse er et utslag av en for streng distinktivitetsvurdering, og merket må anses å inneha det nødvendige særpreg. Varene retter seg mot en høyst spesialisert avtakerkrets. De omfattende og inngående kunnskaper som vil kreves og de medisinske kriterier som vil styre de operasjonene som skal foretas og den tilhørende bruken av spesialproduktet, gjør det helt usannsynlig at et upresist og overfladisk uttrykk som FAST-FIX vil kunne tjene en beskrivende funksjon. Merket vil være velegnet til å skulle feste seg i erindringen som indikator på kommersiell opprinnelse. Det vises til at merket er registrert i en rekke andre jurisdiksjoner. 7 Klagenemnda skal uttale: 8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret. 9 Varemerket som er gjenstand for vurdering er ordmerket FAST-FIX. 10 Merket består av en sammenstilling av to ordelementer, FAST og FIX. Dersom sammenstillingen skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven 14 være oppfylt. Etter varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller med uvesentlige endringer/tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. varemerkeloven 14 første ledd. 11 Høyesterett har uttalt i Rt-2002-391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkelovens 14 første og annet ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 10 at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EUdomstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington. Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, og i betraktning av hvordan gjennomsnitts- 3
forbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. 13 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil være profesjonelle aktører, eksempelvis på sykehus, som kirurger og andre som handler med kirurgisk utstyr. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, se EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. 14 Merket består som tidligere nevnt av de to elementene FAST og FIX. Klagenemnda mener at merketeksten umiddelbart angir en egenskap ved de omsøkte varene, nemlig at de kan monteres hurtig eller at de fester seg raskt. Merket er sammensatt av kjente ord som gir et klart betydningsinnhold som umiddelbart vil forstås av den relevante omsetningskretsen. Klagenemnda er av den oppfatning at det foreligger en klar og direkte forbindelse mellom merket og de omsøkte varene. 15 Klagenemnda er enig med klager i at varene i søknaden retter seg mot en høyt spesialisert og oppmerksom omsetningskrets. Argumentet med at merketeksten er for upresis og overfladisk til at den kan tjene noen beskrivende funksjon for denne omsetningskretsen, kan likevel ikke føre frem. Betydningen det er redegjort for i avsnitt 14 må anses å være en sentral og viktig egenskap ved suturankere. Det er på generelt grunnlag heller ikke grunn til å tro at en spesialisert omsetningskrets vil oppfatte merker som består av helt dagligdagse ord, som tilfellet er i det nærværende merket, som mindre beskrivende enn vanlig private sluttbrukere. Det at man har å gjøre med en oppmerksom omsetningskrets vil fortrinnsvis få betydning i en forvekselbarhetsvurdering eller der merket inneholder fagterminologi eller deler av slik terminologi som forutsetter en viss forkunnskap. 16 For de aktuelle varene vil varemerket FAST-FIX på grunn av meningsinnholdet heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. 17 Klager har vist til at merket er godkjent for registrering i flere land, blant annet EU, USA og Australia. Klagenemnda viser til at det ikke kan anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser til Rt-2002-391 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning. 18 På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til samme resultat som Patentstyret, slik at varemerket FAST-FIX nektes registrert i henhold til varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a og 14 første ledd. 4
På dette grunnlag stemmer vi for følgende 5
Slutning 1. Klagen forkastes. 2. Varemerket med søknadsnummer 201201681 nektes registrert. Elisabeth Ohm Tove Aas Helge Amund Grimstad (sign.) (sign.) (sign.) 6