AVGJØRELSE 24. oktober 2016 Sak 16/00138 Klager: BSH Hausgeräte GmbH Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Tore Lunde har kommet frem til følgende
Avgjørelse 1 Kort fremstilling av saken: 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 25. april 2016, hvor ordmerket IN GENIUS, internasjonal registrering nr. 1169592 med søknadsnummer 201309533, ble nektet virkning for følgende varer: Klasse 7: Klasse 8: Klasse11: Electrical household and kitchen machines and apparatus (included in this class), in particular electrical kitchen machines and apparatus including grinders/crushers, mixing and kneading devices, fruit pressing machines, dejuicers, juice centrifuges, grinding machines, cutting devices, electrically powered tools, tin openers, knife sharpening devices and appliances and devices for making beverages and/or food, pumps for dispensing chilled beverages for use in combination with devices for chilling beverages; electric vending machines for beverages or foods, automatic vending machines; electric welding devices for wrapping; electrical waste disposers, namely waste grinders and waste compacting machines; dishwashers; electric machines and devices for cleaning laundry and clothing (included in this class), including washing machines, spin dryers; ironing presses, ironing machines, included in this class; electric household cleaning equipment, including electric window cleaning equipment, electric shoe polishers and vacuum cleaners, wet and dry vacuuming apparatus; parts for all the aforesaid goods included in this class, in particular flexible tubes, pipes, dust filters, dust filter bags, all for vacuum cleaners. Electric flat irons; steam ironing modules; electric hair care apparatus, in particular curling tongs, hair stylers and hair straighteners, parts and fittings for all the aforesaid goods, all the aforesaid goods included in this class. Apparatus for heating, steam generating and cooking, in particular stoves, baking, roasting, grilling, toasting, defrosting and heating devices, water heaters, immersion heaters, slow-cookers, microwave ovens, waffle irons (electric), eggboilers, deep-fat fryers (electric); electrical tea and coffee makers, espresso coffee machines, automatic coffee machines (included in this class); refrigerating apparatus, in particular refrigerators, chest freezers, refrigerated cabinets, beverage-cooling apparatus, fridge-freezers, freezers, ice machines and apparatus; drying apparatus, in particular including tumble dryers, laundry drying machines, hand dryers, hair dryers; infrared lamps (other than for medical use); heating pads (not for medical purposes), electric blankets (not for medical purposes); ventilating apparatus, in particular ventilators, extractor hood filters, extractor hood equipment and extractor hoods, air conditioning apparatus and apparatus for improving air quality, humidifiers, air-deodorising apparatus; airpurifying apparatus, apparatus for water supply and sanitary installations, in particular including fittings for steam generating, ventilation and water supply installations; water heaters, storage water heaters and instantaneous water heaters; kitchen sinks; heat pumps; parts for all the aforesaid goods, included in this class; mechanical taps (dispensers) for dispensing chilled beverages for use in combination with apparatus for chilling beverages (other than vending machines). 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven 14 andre ledd bokstav a, og at det manglet det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven 14 første ledd, jf. 70 tredje ledd. 4 Klage innkom 27. juni 2016. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 26. juli 2016, jf. varemerkeloven 51 annet ledd. 2
5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: Merket beskriver de aktuelle varene i klasse 7, 8 og 11 eller sentrale egenskaper ved dem og mangler i tillegg det nødvendige særpreg for disse varene. Gjennomsnittsforbrukeren for varene i klasse 7, 8 og 11 er både næringsdrivende og alminnelige sluttforbrukere. Merket er et rent ordmerke som består av den engelske teksten IN GENIUS. IN GENIUS er en uvesentlig endring av det engelske ordet «ingenious». Den uvesentlige endringen består i at det er satt inn en apostrof etter IN, samt at bokstaven O mangler, men det fonetiske uttrykket forblir imidlertid det samme. Ordet «ingenious» betyr i henhold til oppslagsverket Ordnett.no «funksjonsriktig» og «sinnrik» når det blir brukt om maskiner. Det må anses som en sentral egenskap for de ansøkte varer at de er funksjonsriktige, i den forstand at de innehar de nødvendige funksjonene for å tilfredsstille ulike brukerbehov. Når merket IN GENIUS blir brukt på disse varene vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte det som en angivelse av varenes kvalitet og egenskap. Det er ikke en tendensiøs oversettelse av ordet som er lagt til grunn, men en objektiv oversettelse av ordet i henhold til oppslag i alminnelige ordbøker som Stor engelsk-norsk ordbok og Oxford Dictionary of English. Det er klare treff på at ordet også brukes om maskiner, ikke bare mennesker. Ordet kan også brukes om mennesker i betydningen «snarrådig» og «genial», men det anses ikke å være uvanlig at man i beskrivelsen av en vare bruker et adjektiv som også kan brukes om menneskelige egenskaper. Det avgjørende må være om gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte ordet som beskrivende for varene eller ikke. Det bestrides ikke at ordene IN og GENIUS har egne betydninger (henholdsvis «i/inne i» og «ånden/geniet»), eller at disse ordene er vanlige i det engelske språket. Når gjennomsnittsforbrukeren ser merket på de aktuelle varene, er det likevel mer nærliggende å oppfatte merket i betydningen «ingenious», enn i betydningen «i/inne i geniet/ånden». Sammenstillingen av «in» og «genius» med apostrof i mellom gir ingen naturlig mening når det står alene, og ikke i en sammenhengende setning. Merket vil uttales identisk med «ingenious», og dette ordet gir en konkret og beskrivende betydning for varene. Endringene er ikke nok til at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket med et annet betydningsinnhold. Det avvises at Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) sin avgjørelse i sak VM 14/065 vedrørende merket A1 er sammenlignbar. Merket i nærværende sak skiller seg fra A1 ved at det vil bli oppfattet som et helhetlig ord «ingenious», og ikke som en kombinasjon av en bokstav og et tall. Friholdelsesbehovet er kun et moment ved registrerbarhetsvurderingen, og ikke et selvstendig nektelsesgrunnlag. Det avgjørende er at den internasjonale 3
registreringen har et beskrivende betydningsinnhold som vil bli oppfattet av den norske gjennomsnittsforbrukeren. På grunn av merkets beskrivende meningsinnhold for de aktuelle varene, har merket heller ikke tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg. Merket vil kun bli oppfattet som en kvalitets- og egenskapsangivelse, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse, som kan skille innehaverens varer fra andres. Patentstyret har tidligere gitt virkning til internasjonal registrering nr. 824605, ordmerket INGENIUS, for varer i klasse 12. Saken er sammenlignbar med nærværende sak, men det må foretas en konkret vurdering i hver enkelt sak der det å oppnå juridisk riktig resultat i nye saker veier tyngre enn hensynet til likebehandling. Det er vist til flere tidligere norske ordmerkeregistreringer som inneholder ordet GENIUS alene eller med andre tillegg. Det avvises at disse er sammenlignbare med nærværende sak ettersom merket i utpekningen vil bli oppfattet som en omskriving av ordet «ingenious». Det har vært et moment i vurderingen at merket er registrert i Tyskland, Russland, Tyrkia, Danmark og EU, men det er ikke lagt avgjørende vekt på dette. Fullmektigen har sendt inn en oversikt over en rekke merker som inneholder ordet «ingenious» eller omskrivingen «ingenius» som er registrert i andre land. Sakene anses ikke å være sammenlignbare da en rekke av merkene det blir vist til inneholder andre særpregede tilleggselementer, og videre at alle merkene er registrert for andre varer og tjenester enn merket i utpekningen ønskes gitt virkning for. Den internasjonale registreringen nektes virkning i Norge for varene i klasse 7, 8 og 11. 6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: Merket må kunne registreres uhindret av varemerkeloven 14 første og andre ledd. Merket består av de to ordelementene «In» og «genius» adskilt av en apostrof. Patentstyret ser bort fra den egentlige betydning av ordelementene, når de mener at det er mer nærliggende å oppfatte merket som ingenious. Det bestrides ikke at merket vil kunne assosieres med ordet ingenious, selv om det er innsatt en apostrof som skaper fysisk avstand mellom elementene «In» og «genius», og selv om skrivemåten for øvrig er forskjellig fra ingenious. Engelsk er det verdensspråk den norske befolkning generelt har aller best kjennskap til, og som varemerkerettslig anses sidestilt med det norske språk. Det vil dermed være urimelig å trekke konklusjonen at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte ordenes egentlige betydning slik de står korrekt stavet, men overse denne egentlige betydningen og ilegge merket en betydning det rent faktisk ikke har. 4
Patentstyret viser til oppslagsverket Ordnett.no som angir «funksjonsriktig» og «sinnrik» som betydninger når «ingenious» benyttes om maskiner, mens «snarråding» og «genial» angis som betydninger i relasjon til personer. Dette er ikke direkte, naturlige og ekvivalente oversettelser og kan ikke umiddelbart legges til grunn for den betydning det vil falle naturlig for omsetningskretsen å ilegge ordet «ingenious» i relasjon til de angjeldende varer. Ved oppslag på ordet «funksjonsriktig», finner man de engelske oversettelsene «functional» og «workable», og det er disse norske og engelske ord som er naturlige ekvivalenter og oversettelser av hverandre. På tilsvarende måte som den norske omsetningskrets ikke vil oppfatte merket A1 i den fortolkede, spissede betydning «førsteklasses, tipp topp, super» på tross av at disse angis som betydninger av Ordnett.no, vil ordet «ingenious» ikke umiddelbart oppfattes i betydningen «funksjonsriktig». Dette er ikke ordenes egentlige betydninger. Det vises til KFIRs avgjørelse når det gjelder merket A1. Genius betyr «geni» eller «ånd». Denne doble betydning vil kunne registreres av gjennomsnittsforbrukeren og bidrar også til en viss stussing. Videre benyttes ordet «genius» kun som en nærmere angivelse av et menneske eller et spirituelt vesen, og ikke av et produkt. At merket har flere betydninger og gir ytterligere assosiasjoner, gjør også at merket vil oppfattes som vagt i relasjon til de angjeldende varer. Det er rimelig å anta at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil stusse litt over merket både på grunn av oppdelingen bevirket av apostrofen, av ordelementene «In» og «genius» og deres betydning og eventuelt av spillet i relasjon til ordet ingenious. Det foreligger flere ordmerkeregistreringer i Norge for merket GENIUS alene eller i kombinasjon med andre ordelementer. Ordet «ingenious» relaterer også til mennesker og menneskelig superb intelligens/intuitivitet, snarere enn til varer. Det vises til den norske registreringen av ordmerket INGENIUS. Denne registreringen ble gjort gjeldende i Norge for kjøretøyer etc. i klasse 12 etter en revurdering fra Patentstyrets side. Det ble ikke innsendt noen innarbeidelsesdokumentasjon, og Patentstyret fant at INGENIUS eller INGENIOUS ikke var beskrivende eller manglet særpreg, men oppfylte kravene til registrering. Det foreligger mange registreringer for ordmerkene INGENIUS og INGENIOUS for en rekke varer i flere andre land. Det søkte merket er registrert av de tyske registreringsmyndigheter og av registreringsmyndighetene i de øvrige utpekte land, Russland og Tyrkia. Det foreligger ikke noe reelt grunnlag for å anse merket mer beskrivende for den norske omsetningskrets enn for omsetningskretsen i de ovennevnte land da det 5
ikke foreligger forskjeller i språk og språkvaner, i friholdelsesbehov og assosiasjonsbaner, i omsetningsmåter, etc. Merket må oppfattes som suggestivt og vagt i relasjon til de angjeldende varer. Det vil derimot ikke umiddelbart oppfattes som ordet «ingenious», som igjen umiddelbart og uten noen nærmere refleksjon vil oppfattes som beskrivende for de angjeldende varer i klasse 7, 8 og 11. 7 Klagenemnda skal uttale: 8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret. 9 Det aktuelle varemerket som skal vurderes er ordmerket IN GENIUS. Spørsmålet som Klagenemnda skal ta stilling til, er om merket er beskrivende og/eller mangler særpreg etter varemerkeloven 14 første og andre ledd. 10 I vurderingen av om ordmerket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven 14 første ledd. 11 Høyesterett har uttalt i Rt-2002-391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven 14 første og annet ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EUdomstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington. 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer i klasse 7, 8 og 11 vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 PAPERLAB avsnitt 25. Når det gjelder 6
varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 BIOMILD avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 SUPERSKIN avsnitt 25 og 26. 16 Klagenemnda er av den oppfatning at den norske gjennomsnittsforbrukeren besitter tilstrekkelig gode engelskkunnskaper til at han vil kjenne betydningen av ordet «ingenious». Det kan ikke være særlig tvil om at dette er et adjektiv som benyttes for å beskrive gjenstander så vel som personer. Klagenemnda anser merket som beskrivende for egenskaper og kvaliteter ved de aktuelle varene, nemlig at de er geniale, smarte eller oppfinnsomme. 17 Bruken av en apostrof mellom IN og GENIUS, samt fraværet av bokstaven O, anses å være uvesentlige omskrivinger som ikke endrer gjennomsnittsforbrukerens forståelse av merket. Til tross for at det er snakk om to endringer, må de anses å være minimale sammenlignet med den egentlige stavemåten av ordet. Det er for øvrig ikke uvanlig at ord som på britisk-engelsk staves med OU kun staves med O på amerikansk-engelsk. Det er etter Klagenemndas syn ikke sannsynlig at forbrukeren vil bite seg merke i de marginale endringene, og på den måten endre sin oppfatning av merket. Koblingen mellom betydningen av ordet og en egenskap og kvalitet ved de omsøkte varene, vil skje umiddelbart og uten noen form for tankesprang eller kognitiv prosess hos forbrukeren. 18 Klagenemnda finner at forbindelsen mellom merket og de omsøkte varene er tilstrekkelig direkte og spesifikk til at varemerket fremstår som beskrivende for de søkte varer, jf. varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a. 19 For de aktuelle varene vil merket på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven 14 første ledd andre punktum. 20 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at varemerket er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg for samtlige varer, slik at merket nektes registrert i sin helhet i henhold til varemerkeloven 14. Det avsies slik 7
Slutning 1. Klagen forkastes. 2. Internasjonal registrering nr. 1169592 gis ikke virkning i Norge. Elisabeth Ohm Ulla Wennermark Tore Lunde (sign) (sign) (sign) 8