AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072 Klager: CCS Healthcare AB Representert ved: L-O Lundquist Patentbyrå AB Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Toril Melander Stene Utreder: Morten Westlie har kommet frem til følgende 1
Avgjørelse 1 Kort fremstilling av saken: 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 3. mars 2015 hvor ordmerket ALCOFOAM med søknadsnummer 201305437 ble nektet registrert for følgende varer: Klasse 3: Klasse 5: Rengjøring i form av skum; desinfiserende såpe. Desinfeksjonsmidler for hygieneformål. 3 Varemerket ble nektet som følge av at det ble ansett for å være beskrivende, jf. varemerkeloven 14 andre ledd bokstav a, samt at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven 14 første ledd. 4 Klagen innkom 23. april 2015. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 8. juni 2015, jf. varemerkeloven 51 annet ledd. 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: - Merket er et ordmerke i standard font. Det er en sammenstilling av tekstelementet ALCO som er en vanlig kortform for «alkohol», og FOAM som er det engelske ordet for «skum». - Sammensetningen ALCOFOAM vil oppfattes som alkoholskum, og angir art og egenskaper ved varer i de omsøkte klassene. - Merketeksten beskriver at rengjøringsmidlene er i skumform og inneholder alkohol som et antibakterielt virkestoff. - ALCOFOAM vil på grunn av sitt beskrivende innhold, heller ikke oppfattes som et særskilt kjennetegn som skiller søkers varer fra andres. - Det er velkjent at alkohol har desinfiserende effekt, slik at ALCO beskriver en viktig ingrediens i rengjøringsmiddelet eller desinfeksjonsmiddelet. Håndsåpe og håndsprit i skumform er utbredt på både institusjoner, offentlige toaletter og arbeidsplasser. - Merkedelen FOAM er derfor ikke egnet til å tilføre merket distinktiv evne. - ALCOFOAM har et klart meningsinnhold som kunne vært brukt til å beskrive varene i den alminnelige omsetningen. - Engelske ord og uttrykk må etter fast praksis sidestilles med tilsvarende ord og uttrykk på norsk ved vurderingen av et merkes distinktivitet. - Det at merket er registrert i EU og Sverige er tatt med som et moment i
vurderingen, men har i denne saken ikke blitt tillagt avgjørende vekt. - Merket nektes registrert. 6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: - Det søkte merket innehar det nødvendige særpreg etter varemerkeloven 14. - De rettsavgjørelser Patentstyret har anført i avgjørelsen, er ikke relevante da OHIM har funnet at merket innehar særpreg og gitt merket vern i EU. - Hvis OHIM har ansett at ALCOFOAM har iboende særpreg, kan ikke Patentstyret komme til et annet resultat på grunnlag av andre dommer fra OHIM. I så fall skulle ikke OHIM godkjent merket. Patentstyrets resonnement er derfor ikke logisk. - Patentstyret anfører at avgjørelsen VM 13/013 AQUACLEAN er relevant i saken, men det er helt feil da AQUACLEAN består av to allerede eksisterende ord. - Begynnelsesdelen i det søkte merket, ALCO, er ikke et eksisterende ord. Selv om det kan oppfattes som en forkortelse for alkohol, får det et ytterligere særpreg i kombinasjon med FOAM. ALCOFOAM er et nyskapt ord. - Merket må etter relevant praksis fra EU-domstolen ses som en helhet. - Det er ikke riktig at ordet ALCOFOAM angir arten av for eksempel desinfiserende såpe. Ordet er ikke et artsnavn for denne typen varer. - ALCOFOAM er egnet til å oppfattes som varemerke for desinfiserende såpe. Kriteriet for å være særpreget er dermed oppfylt. - En kunde ville aldri bedt om å få kjøpe en «alcofoam», noe som styrker ytterligere at «alcofoam» ikke er den ordinære betegnelsen på desinfiserende såpe. ALCOFOAM leder derfor kunden til varen med den ønskede kommersielle opprinnelsen. - Det foreligger ikke et friholdelsesbehov for sammenstillingen. 7 Klagenemnda skal uttale: 8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret 9 Det aktuelle varemerket som skal vurderes er ordmerket ALCOFOAM. 10 I vurderingen av om sammenstillingen skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven 14 foreligge. I henhold til varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg, består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg til vilkåret
i varemerkeloven 14 annet ledd, må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. varemerkeloven 14 første ledd. 11 Høyesterett har uttalt i Rt-2002-391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven 14 første og annet ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11 at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EUdomstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington. 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer i klasse 3 og 5 vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende som vaskebyråer i tillegg til grossistledd og detaljhandlere innenfor dette varesegmentet. Produktene kan være tilgjengelig fra vanlige dagligvareforretninger og oppmerksomhetsnivået anses å være relativt lavt. Gjennomsnittsforbrukeren vil således anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 PAPERLAB premiss 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 BIOMILD premiss 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 SUPERSKIN premiss 25 og 26. 16 Klagenemnda er av den oppfatning at ordmerket ALCOFOAM raskt vil oppfattes som en sammensetning av tekstelementene ALCO og FOAM. 17 Det er helheten av merket som skal vurderes, men det anses formålstjenlig å først analysere merkets bestanddeler. Når et merke består av to beskrivende elementer, vil merket som helhet også være beskrivende. I de tilfellene der sammenstillingen skaper et inntrykk som er tilstrekkelig fjernt fra betydningen av bestanddelene, kan merket likevel tillates registrert, jf. EU-domstolens sak C-363/99 POSTKANTOOR, premiss 99 og 100. 18 Klagenemnda finner ikke at dette er tilfellet med merket i foreliggende sak. Ordet
FOAM beskriver at de aktuelle varene, slik som såper og desinfeksjonsmidler, kommer i form av et skum. Det innledende elementet, ALCO, benyttes og vil oppfattes som en indikasjon på at varene inneholder alkohol. Det er allment kjent at alkohol har en desinfiserende funksjon, og når merket brukes på de aktuelle varene, vil det direkte og umiddelbart oppfattes som en angivelse av at varene er et skum som inneholder alkohol som desinfiserende agent. 19 Klagenemnda bemerker at det er uten betydning at sammenstillingen i merket ikke tidligere er kjent, så lenge betydningen er så iøynefallende for den norske gjennomsnittsforbrukeren at den umiddelbart vil oppfattes som beskrivende. Forbrukeren må ikke gjennom noen mentale steg for å komme til den beskrivende egenskapen merketeksten angir. Klagenemnda er av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket ALCOFOAM og varene i nærværende sak. Den aktuelle omsetningskretsen vil oppfatte merket kun som en angivelse av egenskaper ved de aktuelle varene, jf. varemerkeloven 14 bokstav a. 20 Klager har vist til at merket er godkjent for registrering i EU og Sverige. Klagenemnda viser til at det ikke kan anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser til Rt. 2002 side 391 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning. 21 For de aktuelle varene vil varemerket ALCOFOAM på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. På dette grunnlag stemmer vi for følgende
Slutning 1. Klagen forkastes. 2. Søknadsnummer 201305437, ordmerket ALCOFOAM, nektes registrert. Elisabeth Ohm Thomas Strand-Utne Toril Melander Stene (sign) (sign) (sign)