ALTINN Patentstyret Postboks 8160 Dep. 0033 OSLO Patent, varemerke og design Etablert 1950 Fagpersonell med medlemskap i Norske Patentingeniørers Forening Den Norske Advokatforening Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (FICPI) Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (EPI) The Netherlands Institute of Patent Attorneys The Chartered Institute of Patent Attorneys (UK) 17. november 2017 Vedrørende: Svar på innsigelse mot patent nr. 339348 Patenthaver: Soiltech AS Tittel: Rensesystem for mekanisk rensing av flytende boreavfall og fremgangsmåte for bruk av samme Vår ref.: P27377NO00 gka Deres ref.: OP2017/00304 Vi refererer til innsigelse mot norsk patent nr. 339348 fremsatt av Zacco Norway AS (innsigers fullmektig) på vegne av Offshore Technical Services AS (innsiger) den 15. august 2017, oversendt oss fra Patentstyret 21. august 2017. Innsigelsen begrunnes med at patentet ikke oppfyller Patentlovens krav til nyhet og oppfinnelseshøyde, og at oppfinnelsen ikke er så tydelig beskrevet at en fagmann kan utøve den på grunnlag av beskrivelsen. Vi vil i det følgende imøtegå nevnte innsigelse på vegne av Soiltech AS (patenthaver). Krav Patentets krav 1 lyder som følger: "Rensesystem (1) for mekanisk rensing av flytende boreavfall, hvor rensesystemet (1) omfatter: - en dekanter (2) som i det minste omfatter et innløp (21) for det flytende boreavfallet som skal renses og et utløp (22) for en vannfase; - en separator (4) forbundet med dekanteren (2) nedstrøms for denne; og - en analyseinnretning (3) som omfatter en første analyseenhet (31) anbrakt oppstrøms for innløpet (21) til rensesystemets (1) dekanter (2) for bestemmelse av det flytende boreavfallets innhold av faststoff og olje; Postadresse: Håmsø Patentbyrå AS Postboks 171 NO-4301 SANDNES Norge Besøksadresse: Håmsø Patentbyrå AS Vågsgt. 43 SANDNES Norge Telefon: (+47) 51 60 51 51 Telefaks: (+47) 51 66 18 96 E-postadresse: hamso@patent.no Internettadresse: www.patent.no Bankforbindelse: Sandnes Sparebank Postboks 1133, N-4391 SANDNES Konto nr. 3260.14.63260 Swiftkode: SASKNO22 Ibankode: NO81 32601463260 Blant de største når det gjelder patentsøknadsbehandling for norsk industri Foretaks- og MVA-nr. 918 752 900
2 k a r a k t e r i s e r t v e d at rensesystemets (1) analyseinnretning (3) videre omfatter en andre analyseenhet (32) nedstrøms for dekanteren (2) for analyse av vannfasen som kommer ut fra denne; og ved at nevnte analyse av nevnte vannfase er bestemmende for: - om vannfasen sendes tilbake for ny rensing i dekanteren (2); eller - om vannfasen sendes videre til separatoren (4) og i så tilfelle for innstillingene av denne." Dokumenter Innsiger har nevnt følgende dokumenter: DE 3322599 A1 - D1 i granskningsrapport fra PCT, i det følgende benevnt D1. US 8834723 B1 - D2 ifølge PCT, i det følgende benevnt D2. US 2014/166576 A1 - D3 ifølge PCT, i det følgende benevnt D3. US 6132630 - D4 ifølge PCT, i det følgende benevnt D4. Videre trekkes uttalelsen fra PCT ISA frem, uten at denne kan sees på som noen form for bevis. RTC113 ST Module real-time sludge thickening solution (datablad) i det følgende benevnt D5. Det nevnes at det finnes "en rekke interessante daterte eksempler" på hjemmesiden til Hach- Lange. Da disse ikke er vedlagt og det ikke er nærmere beskrevet hvilke eksempler det siktes til og hvordan disse har relevans for saken, kan dette ikke tas med i betraktning, jfr. for eksempel europeisk case law T222/85, r. 4, 5,6. Utdrag fra T222/85, r. 6: What the Appellant did was no more than to invite the Opposition Division to carry out further searches in these documents ex officio, in the hope that it would formulate some arguments of its own accord on the basis of its findings. This task, however, was that of the Appellant within the available time for filing the notice of opposition. Oppositions must be filed and pursued in good faith so as to avoid procrastination and uncertainty. Keeping back any relevant information from the Opposition Division, which is already available to the opponent, is not in accordance with this principle.
3 Det hevdes at innsiger i en årrekke har markedsført og solgt et system som kun skiller seg fra patentet ved at patentet uttrykker et ønske om å automatisere systemet. Det er ikke fremlagt noen form for dokumentasjon som viser innsigers system, eller når og hvordan dette ble offentliggjort før innlevering av patenthavers patentsøknad. Dette er dermed en ubegrunnet påstand. Utdrag fra EPO Guidelines: There will however be occasions, particularly in opposition proceedings, in which the arguments of the party or parties must be supported by evidence. This will for example be the case where reference is made to prior art, for instance in the form of an oral description, a use or perhaps a company publication and there is some doubt as to whether, and if so when, such prior art was made available to the public. T472/92 hn.1 (europeisk case law): Although the standard of proof is the same for all objections covered by Article 100 EPC (cf. T 270/90, OJ EPO 93, 725), in those prior public use cases, where practically all the evidence in support of an alleged prior public use lies within the power and knowledge of the Opponent, the latter has to prove his case up to the hilt (Reasons 3.1). For ordens skyld må det også nevnes at det ikke er et hovedpoeng å automatisere systemet ifølge patentet, da automatisering først omtales i det avhengige krav 9. Patenterbarhetsvurdering, Patentlovens 2 og 25 Nyhet Krav 1 er nytt over kjent teknikk. D1 viser i det minste ikke en analyseenhet nedstrøms dekanteren for å analysere vannfasen som kommer fra dekanteren. D1 viser heller ikke en separator. Det fremgår tydelig fra patentbeskrivelsen [side 4, linje 8-10] at separatoren ifølge krav 1 er en sentrifuge, mens det i D1 ikke finnes en sentrifuge utover dekanteren. D2 viser i det minste ikke at en vannfase fra dekanteren kan sendes direkte tilbake til dekanteren. D3 viser i det minste ikke en analyseinnretning. D4 viser i det minste ikke at en vannfase fra dekanteren kan sendes direkte tilbake til dekanteren.
4 D5 viser ikke et rensesystem, men et «slamfortykkingssystem» (sludge thickening) som ifølge databladet handler om korrekt dosering av polymer for å få rett konsistens på slammet. Det er vanskelig å se hvordan dette dokumentet er relevant for saken. Krav 1 er derfor nytt over kjent teknikk. Oppfinnelseshøyde Krav 1 innehar oppfinnelseshøyde. D1 alene Rensesystemet ifølge D1 anses ifølge PCT-myndighetene å være nærmeste kjente teknikk. D1 omhandler et rensesystem egnet for mekanisk rensing av flytende boreavfall, og har som formål å rense det flytende boreavfallet slik at vannfasen som kommer ut av rensesystemet kan tømmes direkte ut i kommunalt avløp. Vi mener, i likhet med PCT-myndighetene, at D1 er nærmeste kjente teknikk. Hele den karakteristiske delen av krav 1 er ny over D1, nemlig at: "rensesystemets (1) analyseinnretning (3) videre omfatter en andre analyseenhet (32) nedstrøms for dekanteren (2) for analyse av vannfasen som kommer ut fra denne; og ved at nevnte analyse av nevnte vannfase er bestemmende for: - om vannfasen sendes tilbake for ny rensing i dekanteren (2); eller - om vannfasen sendes videre til separatoren (4) og i så tilfelle for innstillingene av denne." Vannfasen blir altså analysert umiddelbart etter at den forlater dekanteren og før det tas stilling til hvor den skal ledes videre, se beskrivelsen s. 4, linje 26-28. Rensesystemet ifølge oppfinnelsen tillater videre at vannfasen som kommer fra dekanteren ledes direkte tilbake til dekanteren for ny rensing, dersom for eksempel faststoffinnholdet viser seg fortsatt å være så stort at det i motsatt fall kunne være fare for tilstopping av separatoren. Videre tillater systemet at innstillingene på separatoren kan endres basert på analysen av vannfasen fra dekanteren, før vannfasen fra dekanteren føres inn i separatoren, for å gi en mest mulig effektiv rensing av vannfasen, side 4, linje 26-34.
5 Én effekt av den karakteristiske delen av krav 1 er at bruk av kjemikalier unngås samtidig som rensesystemet opptar liten plass. Det objektive tekniske problemet kan formuleres som: Hvordan tilveiebringe et plasseffektivt rensesystem hvor det ikke er nødvendig å tilsette kjemikalier. En fagperson som med utgangspunkt i D1 ville forsøke å løse ovennevnte problem (tilveiebringe et plasseffektivt rensesystem som ikke krever kjemikaliebruk), ville ikke finne dette problemet omtalt, og vil heller ikke finne noen løsning på det. I D1 beskrives det at flokkuleringsmiddel kan tilsettes i forbindelse med trefasedekanteren for å gjøre dette rensetrinnet mer effektivt. Videre utgjøres separatortrinnet etter dekanteren av tre (plasskrevende) sedimentasjonsbassenger som tar imot vannfasen fra trefase-dekanteren, og det trekkes frem som en fordel med rensesystemet at vannfasen kan stå lenge i sedimentasjonsbassenget for å sikre god nok rensing. Det omtales ikke noe sted at det er et problem å ha et så plasskrevende system. Fagpersonen vil altså ikke finne noen løsning på problemet fra D1 alene. D1 +D3/D4 Fagpersonen ville lett etter løsninger i dokumenter som omtaler rensesystemer, slik som D3 og D4. I D3 omtales bruk av en «flushing agent»/spylemiddel, avsnitt [0026], for spyling/tilbakespyling gjennom membransystemet. Sammensetningen av nevnte spylemiddel beskrives i detalj, avsnittene [0058] - [0151], og dette er en viktig del av systemet ifølge D3. Plassmangel, eller behov for å begrense størrelsen på rensesystemet, nevnes ikke i D3. Fagpersonen ville ikke finne noen løsning eller hint til løsning på det objektive tekniske problem, ved å konsultere D3. D4 nevner heller ikke denne problemstillingen, men beskriver tvert imot et system som omfatter to forbehandlingsenheter 12, 16 hvor det blant annet kan tilsettes kjemikalier, se for eksempel kolonne 3, linje 54-56, og kolonne 5, linje 49. Fagpersonen ville altså ikke finne noen løsning på det objektive tekniske problemet ved å kombinere D1 med D3 eller D4. D3+D2 Ifølge Patentstyrets granskningsrapport og første offisielle uttalelse, er D3 vurdert til å være nærmeste kjente teknikk. D3 viser et system for å fjerne olje og partikler fra produsert vann hvor i det minste én utførelsesform (fig. 1) viser et rensesystem hvor en dekanter og en separator følger etter hverandre i prosessen (fig. 1). Formålet ifølge D3 er imidlertid et helt annet enn
6 formålet med oppfinnelsen ifølge krav 1, nemlig å forlenge levetiden på membraner (keramiske membransystemer) ved å spyle/tilbakespyle regelmessig. Vi mener at D3 ikke er nærmeste kjente teknikk. Dersom fagpersonen likevel tok utgangspunkt i D3, ville han/hun ikke kunne komme frem til et rensesystem som kommer inn under omfanget av krav 1. Krav 1 skiller seg fra D3 i det minste ved at rensesystemet omfatter: «- en analyseinnretning (3) som omfatter: - en første analyseenhet (31) anbrakt oppstrøms for innløpet (21) til rensesystemets (1) dekanter (2) for bestemmelse av det flytende boreavfallets innhold av faststoff og olje;» og «- en andre analyseenhet (32) nedstrøms for dekanteren (2) for analyse av vannfasen som kommer ut fra denne; og ved at nevnte analyse av nevnte vannfase er bestemmende for: - om vannfasen sendes tilbake for ny rensing i dekanteren (2); eller - om vannfasen sendes videre til separatoren (4) og i så tilfelle for innstillingene av denne.» Effekten av nevnte trekk er at rensesystemets renseenheter kan utnyttes optimalt ved at sloppvannet analyseres og sendes til det mest hensiktsmessige rensetrinnet. Dette vil i sin tur medføre et plasseffektivt rensesystem uten bruk av kjemikalier. Det objektive tekniske problemet som fagpersonen da er stilt overfor, kan altså sies å være: Hvordan tilveiebringe et plasseffektivt rensesystem uten bruk av kjemikalier. Fagpersonen vil ikke finne problemet omtalt i D3. Som nevnt over omfatter systemet ifølge D3 membraner, og D3 befatter seg med problemet «økt levetid for nevnte membraner ved å hindre tilstopping». Det brukes tilbakespyling (back flushing) med en spylevæske bestående av ulike kjemikalier. Det er ikke et tema i D3 å unngå bruk av kjemikalier. Det gis heller absolutt ingen hint i D3 om å installere analyseenheter for noe som helst formål. Dersom fagpersonen allikevel skulle finne D2 og tenke at rensesystemet ifølge D3 og overvåkingssystemet ifølge D2 kunne kombineres, ville han eller hun sette inn analyseenheter med tanke på optimalisering av tilbakespylingspulsen, som jo er det D3 faktisk er opptatt av.
7 D2 D2, kan ikke være nærmeste kjente teknikk, fordi D2 omhandler et overvåkingssystem. Figuren i D2 viser imidlertid et rensesystem for flytende boreavfall. Krav 1 skiller seg fra rensesystemet ifølge D2 i det minste ved at analyseenheten er «..for bestemmelse av det flytende boreavfallets innhold av faststoff..»; og ved at rensesystemet omfatter «en andre analyseenhet (32) nedstrøms for dekanteren (2) for analyse av vannfasen som kommer ut fra denne; og ved at nevnte analyse av nevnte vannfase er bestemmende for: - om vannfasen sendes tilbake for ny rensing i dekanteren (2); eller - om vannfasen sendes videre til separatoren (4) og i så tilfelle for innstillingene av denne.» Effekten av disse trekkene er at vannfasens faststoffinnhold overvåkes og innstillingene på apparatene i rensesystemet kan endres basert på dette. Det objektive tekniske problemet som fagpersonen er stilt overfor kan sies å være: Hvordan tilveiebringe et effektivt rensesystem for et sloppvann som inneholder faststoff, der rensesystemet må være plasseffektivt og uten bruk av kjemikalier? Oppfinnelsen løser problemet ved å utnytte de enkelte rensetrinn maksimalt. Sammensetning av vannfasen overvåkes slik at vannfasen kan ledes til det optimale rensetrinnet, samtidig som innstillingene på renseapparatene justeres i henhold til vannfasens sammensetning. D2 omtaler utelukkende oljeinnhold i vann, og det er dette som overvåkes. Faststoff nevnes ingen steder i D2. En fagperson som er kjent med systemet beskrevet i D2 og som er stilt overfor nevnte objektive tekniske problem, vil antakelig tenke ut at det kan settes inn prøvetakings- /overvåkingsutstyr som sjekker faststoffinnholdet på de samme stedene som oljeinnholdet allerede sjekkes. Dette hjelper imidlertid ikke noe på problemet med å unngå kjemikalier og å tilpasse rensesystemet til begrenset plass. Figuren i D2 viser at rensesystemet er inndelt i tre faser. I dette tilfellet er første rensefase vist som elementene 2, 3 og 4 («skimmer or 3-phase separator, CPI, IGF»). Etter første rensefase sjekkes oljeinnholdet og det avgjøres om vannfasen er ren nok til å slippes ut eller om den skal gjennom andre rensefase. Andre rensefase utgjøres av element 5 eller 6 (filter A eller filter B).
8 Dersom oljeinnholdet etter andre rensefase fortsatt er for høyt til at vannet kan slippes ut, føres vannfasen tilbake til starten, altså til ny runde i første rensefase. Analysen(e) i systemet ifølge D2 gjøres altså kun ved utslippspunkt, og dersom vannet ikke er klart for utslipp føres det til neste forhåndsprogrammerte renseutstyr, se andre kolonne, linje 66 tredje kolonne, linje 1. Ulikt rensesystemet ifølge krav 1, viser ikke D2 noe sted at resultat av analysen fører til at vannfasen føres tilbake til det samme renseutstyret som den nettopp kom fra; og D2 viser heller ikke at innstillingene på neste rensefase baseres på resultatet av analysen. I D2 er det enten utslipp eller neste rensefase, med forhåndsinnstilte apparater. Selv om fagpersonen ville begynne å overvåke faststoffinnholdet, ville det altså ikke gi mening i rensesystemet ifølge D2. Noe som da kanskje er årsaken til at faststoff heller ikke er nevnt med ett ord i hele dokumentet. Det er ikke noe som taler for at fagpersonen ville gjort denne endringen, og selv om han eller hun hadde gjort det, ville systemet ikke falle inn under omfanget av krav 1. Vi mener det herved er tilstrekkelig vist at krav 1 er patenterbart slik det står. Tilstrekkelig beskrivelse av oppfinnelsen, Patentlovens 8, andre ledd, tredje setning Patentlovens 8, andre ledd, tredje setning sier at «Beskrivelsen skal være så tydelig at en fagmann på grunnlag av denne skal kunne utøve oppfinnelsen.» Innsiger hevder at beskrivelsen i patentet ikke tilfredsstiller dette. Dette er vi uenig i av de grunner som beskrives i det følgende. Oppfinnelsen ifølge krav 1 er et rensesystem for mekanisk rensing av flytende boreavfall. I rensesystemet er det en dekanter og en separator, som ifølge beskrivelsen er en sentrifuge, og denne er anbrakt nedstrøms for dekanteren. Både før og etter dekanteren er det satt inn en analyseenhet (den første analyseenheten 31 og den andre analyseenheten 32). Den første analyseenheten 31 må kunne bestemme det flytende boreavfallets innhold av faststoff og olje, før det flytende boreavfallet slippes inn i dekanteren. Den andre analyseenheten 32 analyserer
9 vannfasen som kommer ut fra dekanteren for å finne ut hvor mye rester av faststoff og olje det er igjen i vannfasen, se beskrivelsen side 4, linjene 13-16. Det er altså klart for fagpersonen at det må stilles opp minst en dekanter, en separator og to analyseenheter på ovennevnte måte, og hvor analyseenhetene må være innrettet til å måle innhold av faststoff og olje. En fagperson på området vil kjenne til en rekke ulike analyseenheter som kan benyttes her. Videre er det klart fra krav 1 og figurene at vannfasen som kommer ut fra dekanteren kan dirigeres tilbake til en ny runde i dekanteren, eller videre til separatoren. Omdirigering i seg selv, basert på målinger og ventiler, er kjent for eksempel fra D2 som diskutert over. Det vil være nærliggende for en fagperson som har patentskriftet foran seg, å forstå hvordan rensesystemet skal settes opp. Videre står det i kravet at dersom vannfasen sendes videre til separatoren, så er analysen av vannfasen fra dekanteren bestemmende for innstillingene av separatoren. En fagperson som vet at en vannfase inneholdende olje og faststoff skal føres inn i en separator som er en sentrifuge (se side 4, linje 8-10), og som vet at nevnte innhold skal være bestemmende for innstillingene på separatoren, vil konferere med bruksanvisningen på separatoren i systemet. Siden vannfasen som kommer ut fra dekanteren varierer i sammensetning, vil det være hensiktsmessig å justere separatorens innstillinger basert på resultatene fra analysen i den andre analyseenheten. En fagperson vil, basert på hvilken separator som er valgt til rensesystemet, vite hvilke(n) innstilling(er) som kan endres på for å få en mest mulig effektiv rensing. For eksempel i en 3- fase-separator fra Flottweg, er det hastigheten på trommelen («bowl speed») som kan justeres. Det sier seg selv at siden både sammensetningen av det flytende boreavfallet som kommer inn i dekanteren i begynnelsen av renseprosessen, og sammensetningen av vannfasen som kommer ut av dekanteren, varierer veldig, og siden det vil variere hvilken type dekanter og separator fagpersonen vil sette inn i rensesystemet, vil det ikke være mulig å angi konkrete innstillinger på apparatene i patentskriftet. Dette er heller ikke hensikten med oppfinnelsen. Oppfinnelsen, slik den klart er beskrevet, går ut på å analysere både før og etter dekanteren og å basere innstillingene på separatoren og dekanteren på nevnte analyser for å sørge for at mekanisk
10 rensing kan benyttes inntil vannfasen er ren nok til å kunne slippes ut. Når fagpersonen er gjort kjent med systemets sammensetning ifølge oppfinnelsen, og besitter brukermanualer til apparatene som inngår i systemet, vil det ikke by på utfordringer å utøve oppfinnelsen. Oppfinnelsen er således beskrevet så tydelig at en fagperson kan utøve den, og Patentlovens 8 er oppfylt. Påstand Patent NO339348 opprettholdes i sin nåværende form. Med vennlig hilsen HÅMSØ PATENTBYRÅ AS Gro Katarina Andorsen