AVGJØRELSE 1. oktober 2013 Sak VM 13/032. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Transkript

1 AVGJØRELSE 1. oktober 2013 Sak VM 13/032 Klager: Norsk Tipping AS Representert ved: Tenden Advokatfirma ANS Innklaget: Carl Allers Etablissement AS Representert ved: Føyen Advokatfirma ANS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Thomas Hagen og Ole-Andreas Rognstad har kommet frem til følgende 1

2 Avgjørelse Kort fremstilling av saken: 1 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 29. september 2011 hvoretter reg.nr , ordmerket PLING, ble opprettholdt etter innsigelse. 2 Merket under reg.nr , PLING, er registrert for følgende varer og tjenester: Kl. 9: Dataspill, internettspill, mobilbaserte spill, kryssordapplikasjoner (javaspill), abonnementsbaserte spill og andre spillapplikasjoner til mobil, audiovisuelle spill på datahardwareplattformer, med unntak for sådanne til bruk med eksterne skjermer eller monitorer, disketter, elektroniske publikasjoner, herunder elektroniske tidsskrifter, magasiner, ukeblader, tv-blader, oppslagsverk, tidsskrifter, kataloger, aviser, bilder, grafiske reproduksjoner, kalendere, nyhetsbrev, brosjyrer og instruksjonsmateriale, cd-rommer, elektroniske medier med informasjoner, herunder på plate, cd, video eller dvd. monitorer. Kl. 16: Papirvarer (som ikke går inn under andre klasser), trykksaker, bokbinderiartikler, papirhandlervarer, instruksjons- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), trykte publikasjoner, herunder trykte oppslagsverk, magasiner, tidsskrifter, ukeblader, kataloger, aviser, bilder, grafiske reproduksjoner, kalendere, nyhetsbrev, plakater, brosjyrer, bøker Kl. 28: og fargetrykk. Spill og leketøy; deler og tilbehør (som ikke går inn under andre klasser) til alle de nevnte varer. Kl. 41: Utdannelses- og undervisningsvirksomhet, underholdningsvirksomhet og kulturelle arrangementer, underholdning tilbudt via lnternett, herunder online spillvirksomhet og anskaffelse av dataspill online, arrangement av spillkonkurranser, arrangement og ledelse av konferanser, digital bildebehandling, entertainervirksomhet, filmproduksjon, fjernsynsunderholdning, forlagsvirksomhet, nyhetsformidling, elektroniske online-publikasjoner (ikke downloadable), herunder online-publikasjoner av elektroniske bøker og tidsskrifter, anskaffelse og utgivelse av online-publikasjoner, organisering av konkurranser, produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer, utleie av radio-og fjernsynsprogrammer, bladgivervirksomhet, utgivelse av tekster med unntak for reklametekster, utgivelse av bøker. 3 Innsigelsen var begrunnet med at merket er forvekselbart med det innarbeidete kjennetegnet «pling» (ord og lyd). Innsigelsen rettet seg prinsipalt mot alle varer og tjenester i registreringen, subsidiært mot «underholdningsvirksomhet og kulturelle arrangementer, arrangement av spillkonkurranser, fjernsynsunderholdning, produksjon av radio og 2

3 fjernsynsprogrammer» i kl. 41. Atter subsidiært rettet innsigelsen seg mot «enten klasse 9 og 41 eller i hvert fall de nevnte tjenesteslag i klasse 41». 4 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 25. november Patentstyret vurderte klagen og fant det ikke klart at den ville føre frem. Den ble dermed oversendt daværende Annen avdeling for videre behandling, jf. vml 51, 2. ledd, 14. mars Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: - Vml 3, 3. ledd spørsmål om innarbeidelse av lyd, ordmerke og logo for varer og tjenester i klasse 9 og 41: - Lyden må oppfylle vilkårene til særpreg for å kunne innarbeides. - Svært korte merker, som et kort pling, er antatt ikke å oppfylle lovens krav til særpreg. - Dokumentasjonen som er fremlagt viser ikke innarbeidelse som varemerke; dermed dokumenteres heller ikke at omsetningskretsen vil oppfatte lyden som en angivelse av kommersiell opprinnelse. - Om mange kjenner lyden som dukker opp under fotballkamper, betyr ikke dette automatisk at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte lyden som et varemerke. - I innarbeidelsesvurderingen av en lyd som denne, ville innlevering av en markedsundersøkelse vært nødvendig. - Det fremstår for øvrig ikke klart for Patentstyret om lyden skulle være innarbeidet for sendingen eller tippingen. - Når det gjelder spørsmålet om ordmerket PLING er innarbeidet, viser dokumentasjonen ikke hvor mye tilbudet om ringelyd på mobilen og sms-lyd er brukt. Omsetningskretsens oppfatning av tilbudene sies det heller intet om. - Kopiene av reklamemateriell viser bruk av ordet PLING sammen med Norsk Tipping sin logo og andre elementer i forbindelse med kampanjen i Kampanjen synes å ha vært intensiv, men kort. - Det er opplyst hvor reklamen ble sendt og hva slags reklamemateriale som er produsert, men ikke fremlagt dokumentasjon for at reklamen har nådd ut til forbrukerne på en slik måte at PLING oppfattes som et varemerke. - Dokumentasjonen som er innlevert er ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre innarbeidelse etter vml 3, 3. ledd da det ikke dokumenterer at PLING vil oppfattes som angivelse av en kommersiell opprinnelse. 3

4 - Vurderingen av innarbeidelsesdokumentasjonen hva gjelder ordmerket vil også gjelde for logoen som da heller ikke anses innarbeidet. - Patentstyret har kommet frem til den konklusjon at merket PLING hverken er innarbeidet som lyd, ord eller logo etter vml 3, 3. ledd. - Vml 16, 1. ledd bokstav a, jf. 4, 1. ledd: - Ettersom innsiger ikke har dokumentert innarbeidelse finnes heller ikke et varemerke som kan brukes som grunnlag for forvekselbarhetsvurderingen. Vml 16 a kommer dermed ikke til anvendelse. - Reg.nr opprettholdes. 7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: - Prinsipalt er anført at Norsk Tipping har ervervet enerett til PLING ved innarbeidelse over en årrekke. Innarbeidelsen gjelder for Norsk Tippings kjernevirksomhet fotballtipping og tippekamp på tv, fotballtipping på internett og mobil. - Subsidiært er anført at varemerket ikke kan registreres fordi det er i strid med vml 16, bokstav b, herunder at Norsk Tipping var først med å ta det i bruk som kjennetegn og søkeren kjente til bruken da søknaden om registrering ble innlevert. - Det registrerte merket er egnet til å forveksles med Norsk Tippings kjennetegn PLING som har vært brukt i svært mange år for tilsvarende varer og tjenester. - Ordmerket er identisk med Norsk Tippings ordmerke og det er registrert for mange av de samme tjenester som Norsk Tipping allerede benytter kjennetegnet for. - Det anføres prinsipalt at Norsk Tipping har innarbeidet PLING som varemerke for «ulike tjenester» knyttet til fotballtipping ved langvarig og omfattende bruk både på tv og via andre plattformer som ordmerke og lyd. - Den relevante omsetningskretsen er fotballtippere. For denne kretsen er PLING blitt et kjennetegn for fotballtipping og tippekamp. - PLING markerer scoring i andre kamper som står på ukens tippekupong fra Norsk Tipping mens man ser hovedkampen på TV. - Det er mer enn 40 år siden første fotball-pling og det er innarbeidet via fjernsynssendinger hver lørdag siden Som dokumentasjon for at «pling» er innarbeidet som varemerke er vedlagt følgende: 4

5 - Omtale av tippekampen på Wikipedia. - Artikkel fra Dagbladet 30. juni Norsk Tipping sin PLING spillside på Internett fra og med februar PLING som sms-tone og ringelyd har vært tilgjengelig siden februar Kampanje fra Norsk Tipping fra 2008 som følge av fotball-em. - I tillegg kommer dokumentasjon som er fremmet for Patentstyret, se Patentstyrets opplisting i avgjørelsens side 3, hvor en del er datert etter skjæringstidspunktet 6. mai 2009 (inndato for søknaden). - Innarbeidelse av kjennetegnet «pling» «forelå lenge før det [kampanjens] tidspunktet». - Subsidiært blir det anført at det var kampanjen i 2008 som fullbyrdet innarbeidelsen av kjennetegnet for fotballtipping for Norsk Tipping. - Lyden var allerede så nært knyttet til fotballtipping at kampanjen markerte ordmerket PLING som Norsk Tippings kjennetegn i folks bevissthet. - Norsk Tipping har innarbeidet varemerkerettigheter til PLING for varer og tjenester i klassene 9, 28, 38 og 41. «Det foreligger derfor kollisjon for en del av tjenesteslagene i klasse 9 og 41, det gjelder særlig underholdningsvirksomhet og kulturelle arrangementer, arrangement av spillkonkurranser, fjernsynsunderholdning, produksjon av radio og fjernsynsprogrammer, samt spill på internett og mobil». - PLING kan derfor ikke registreres «for en del av tjenestene i disse klassene». - Norsk Tipping sin bruk er varemerkerettslig. Dette dokumenteres av kampanjen fra Subsidiært anføres at varemerket PLING ikke kan registreres fordi det er i strid med vml 16 bokstav b. - Norsk Tipping var først med å ta i bruk PLING som kjennetegn for sine tjenester. Dette var sikkert også før 2008, men er uansett sikkert etter 2008-kampanjen. - Terskelen for å hindre andres registrering er lavere enn kravet til egen innarbeiding etter 3. - Selv om merket ikke skulle være innarbeidet vil bruken som har vært 5

6 gjort være tilstrekkelig til å oppfylle kravet til «bruk» i 16 bokstav b. - Det er klart at Aller-gruppen hadde kunnskap om Norsk Tippings bruk av PLING ved registreringsinngivelse i mai PLING er så godt kjent for «en del» av de tjenestene som søker har utpekt i varefortegnelsen, at det vil innebære snylting på Norsk Tippings goodwill og rennomme dersom søker tar i bruk PLING for disse tjenestene. - Aller-gruppens spillside på internett er direkte konkurrerende med Norsk Tippings spilltjenester og den relevante omsetningskretsen kan bli villedet til å tro at pling.no er en spillside fra Norsk Tipping. Det foreligger forvekselbarhet. - Norsk Tippings bruk «dekker en rekke av tjenesteslagene i klassene 9 og 41». - Det anføres derfor prinsipalt at Norsk Tippings bruk av varemerket PLING er til hinder for registrering i klasse 9 og Subsidiært anføres at Norsk Tippings bruk av PLING hindrer registrering i hvert fall for tjenesteslagene underholdningsvirksomhet og kulturelle arrangementer, arrangement av spillkonkurranser, fjernsynsunderholdning, produksjon av radio og fjernsynsprogrammer i kl Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: - Patentstyret har foretatt en korrekt vurdering når de har kommet til at klager ikke har ført tilstrekkelig bevis for at PLING er godt kjent som innsigers kjennetegn. Klager har ikke dokumentert innarbeidelsesvern etter vml 3, 3. ledd, jf. 16, 1. ledd bokstav a, til hverken ordmerke eller lydmerke. - Prinsipalt anføres at klagers påberopte bruk av PLING ikke kan anses som bruk av et varemerke for å angi den kommersielle opprinnelsen til klagers varer og tjenester. - Den fremlagte dokumentasjonen tilfredsstiller ikke de strenge kravene for å oppnå innarbeidelsesvern til et i utgangspunktet deskriptivt kjennetegn. - Dokumentasjonen godtgjør ikke at det lydhermende ordet «pling» ikke har fått den nødvendige sekundærbetydningen i relasjon til klagers tjenester. - Den innsendte dokumentasjon viser hverken varemerkerettslig bruk av lyden eller ordet «pling». 6

7 - Subsidiært anføres at klager ikke har dokumentert innarbeidelse av merket for varer og tjenester i klasse 9 og 41, eller varer og tjenester av samme eller lignende slag. Registreringen må derfor opprettholdes i sin helhet. - Når det gjelder anførselen om at innklagede kjente til klagers bruk på søknadstidspunktet, stiller innklagede seg uforstående til denne. - For at bestemmelsen i det hele tatt skal komme til anvendelse, må klager ha brukt PLING som et varemerke dette har ikke vært tilfelle. - Ingen i innklagedes organisasjon har hatt kunnskap om at PLING er benyttet som ledd i markedsføringen av klagers tjenester. - Det kan ikke legges til grunn noen presumert kjennskap til klagers bruk av PLING. Dette vil kreve mer en 50 % sannsynlighetsovervekt. - Det må ved vurderingen av om innklagede kjente til klagers bruk av PLING tas i betraktning at merket ikke kan anses som innarbeidet. - Bruken som har vært gjort har pågått en forholdsvis kort periode forut for søknadstidspunktet. - Det kan i alle tilfeller ikke anses å foreligge en forvekslingsfare mellom lyden og innklagedes merke. - Den bruken som har vært foretatt, har vært en rent beskrivende bruk. - Innklagede vil på det sterkeste bestride at innleveringen av varemerkesøknaden innebar et brudd på god forretningsskikk mellom næringsdrivende. - Innklagede hadde siden desember 2008 en operativ spillside på pling.no, som tilbyr spillmoduler og spilltjenester. - Innklagede hadde allerede en varemerkesøknad inne i EU den 19. mars Dette bekrefter at innklagede hadde reelle og aktverdige intensjoner for å oppnå beskyttelse for varemerket på søknadstidspunktet. - Det er således heller ikke snakk om en snylting på Norsk Tipping sin goodwill og renomme. Dette følger også av det forhold at kjennetegnet PLING ikke er innarbeidet som et varemerke, og særlig ikke for varer eller tjenester av samme eller lignende slag. - Dersom man skal legge til grunn en presumert kunnskap om varemerkerettslig bruk av PLING forut for søknadstidspunktet, blir konklusjonen svært usikker som følge av den begrensete bruken som har vært gjort. I tillegg har ikke bruken medført at kjennetegnet har blitt innarbeidet. 7

8 - PLING er et vanlig forekommende ord i markedet, og det skal mye til for at en næringsdrivende opparbeider en innarbeidet rettighet til dette. - På denne bakgrunn skal registreringen av PLING, reg.nr , opprettholdes i sin helhet. 9 Klagenemnda skal uttale: 10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret. 11 Klagenemnda tar først for seg spørsmålet om innarbeidelse etter vml 3, 3. ledd ettersom dette også får betydning for hvilke varer og tjenester som kjennetegnenes vern omfatter. Det er to kjennetegn som anføres å være innarbeidet, nemlig ordet PLING og en lyd. 12 Kravet etter bestemmelsen er at kjennetegnet skal være «godt kjent som noens særlige kjennetegn». Det kreves ikke spesifikk informasjon om identiteten til opprinnelsen (se avgjørelse av 29. september 1998, C-39/97 Canon vs. MGM, premiss 28). Det følger av dette at det ikke stilles et krav om at omsetningskretsen må oppfatte det som Norsk Tipping sitt kjennetegn. 13 Det stilles strenge krav til dokumentasjon for innarbeidelse, jf. PS TELEFONKATALOGEN, både for lyd- og ordmerker. Dette skyldes at varemerkets funksjon er å garantere for produktets opphav, og å fungere som en garanti for at alle varer eller tjenester som er påført merket, er produsert under eierens kontroll. Et minimum av distinktivitet skal likevel være tilstrekkelig, se avgjørelse av 10. oktober 2007, T-460/05 Loudspeaker, punkt 45 og 27. februar 2002, T-128/02 Eurocool, punkt 39. Et kjennetegns distinktivitet er ikke avhengig av et spesifikt nivå for lingvistisk eller artistisk kreativitet eller oppfinnsomhet. 14 Dokumentasjonen for innarbeidelse må sees i sammenheng med hva slags type merke det er snakk om om det er et rent fantasimerke eller et mindre distinktivt merke. 15 Om noe er «godt kjent» avhenger av forholdene vurdert som en helhet, hvor lang tid som er gått, hvilke varer eller tjenester som er omfattet, hvor omfattende innarbeidelsen har vært, hvor store investeringer som har vært gjort for å fremme varemerket, m.m, jf. EU-domstolens sak C-375/97 CHEVY. Men dette må sees i sammenheng med hvilken virkning forholdene har hatt i den relevante omsetningskretsen, jf. GULE SIDER, Rt.2005 s Den innsatsen som har vært gjort i å fremme kjennetegnet må resultere i at kjennetegnet blir «godt kjent». 16 Omsetningskretsen i foreliggende sak vil være den ordinære sluttforbruker og ingen spesialisert gruppe. Denne forbrukeren er alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, se avgjørelse av 22. juni 1999, C- 342/97 Lloyd Schuhfabrik, punkt 26, som gjentar normen som ble lagt i C- 210/96 Gut Springenheide. 8

9 17 Klagenemnda finner at ordet «pling» må anses som et svakt merke. Kravene til dokumentasjon for innarbeidelse blir derfor tilsvarende høye. Det er et svært kort ord som brukes i svært mange sammenhenger for å angi en lyd og mange bruker det i dagligtale for å angi at man skal ringe, eksempelvis «pling meg», «gi meg et pling», i stedet for «ring meg». Man kan si at ordet ikke bare kjempe for å bli «godt kjent som noens varemerke» - det må kjempe for å bli oppfattet som et varemerke i det hele tatt, jf. Lassen/Stenvik side Klagenemnda finner ikke grunn til å gå inn på spørsmålet om innarbeidelse av den anførte lyd som varemerke, idet lyden ikke under noen omstendighet er egnet til å forveksles med innklagedes ordmerke. Lyden kan beskrives ved hjelp av ulike lydhermende ord, og det er slik sett ikke nærliggende å anta at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte at lyden og ordet «pling» har samme kommersielle opprinnelse. 19 Til klagerens påstand om innarbeidelse av ordmerket «pling» med prioritet foran søkerens registrering, skal det bemerkes at deler av dokumentasjonen har dato etter skjæringstidspunktet (inngivelse av søknad) den 6. mai Dette gjelder kopi av en nettside av 21. april 2010, kopi av en applikasjon av 10. juli 2009, kopi av en artikkel fra Aftenposten av 28. november I tillegg er det fremlagt del materiale som ikke er datofestet (reklamemateriell, t-skjorte, fotball). Denne dokumentasjonen har dermed liten bevismessig verdi, om noen. 20 Klager angir ikke fra hvilket tidspunkt innarbeidelsen skulle være skjedd. Det angis i vage termer som «lenge før det tidspunktet» o.l. 21 Slik Klagenemnda ser det, dreier dokumentasjonen for innarbeidelse i realiteten seg om en kampanje fra 2008, Norsk Tipping sin PLING spillside på Internett fra og med februar Dokumentasjonen sier intet om hvor stor andel av omsetningskretsen dette materialet har rettet seg mot, eller hvor mange som har benyttet seg av det. Kampanjen sier videre ikke noe om omsetningskretsen med dette kan antas å oppfatte kjennetegnet som et varemerke. 23 Som Patentstyret også er inne på, kunne klager eksempelvis enkelt utført markedsundersøkelser blant den aktuelle omsetningskretsen som kunne gitt et annet bilde av om kjennetegnet var innarbeidet. Med de strenge krav som må stilles til dokumentasjonen for innarbeidelse, og særlig for svake merker, finner Klagenemnda ikke grunnlag for å konkludere med at merket er innarbeidet i dokumentasjonen som er lagt frem. 24 Kravene til innarbeidelse etter vml. 3, 3. ledd anses med dette ikke oppfylt. 25 Klager har videre anført at innkalgedes bruk av merket er egnet til å forveksles med et kjennetegn som klager har tatt i bruk før innklagede og at innklagede kjente til denne bruken da søknaden ble innlevert, slik at bruker er skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. vml 16, bokstav b. 9

10 26 Kravet til bruk etter vml 16, bokstav b er lavere enn kravet til innarbeidelse etter vml 3, 3. ledd. Klagenemnda finner det likevel ikke sannsynliggjort at innklagede kjente til klagerens bruk av «pling» som sine varer og tjenester da søknaden om registrering ble innlevert. Det foreligger ingen dokumentasjon for Klagenemnda som skulle tilsi dette. Det er heller ikke sannsynliggjort at innklagede har handlet i strid med god forretningsskikk. 27 Klagenemnda finner på denne bakgrunn at vilkårene i vml 16 bokstav b ikke er oppfylt. 28 Patentstyrets avgjørelse blir dermed å stadfeste og registreringen opprettholdes. På dette grunnlag stemmer vi for følgende Slutning 10

11 Patentstyrets avgjørelse stadfestes. Elisabeth Ohm Thomas Hagen Ole-Andreas Rognstad (sign.) (sign.) (sign.) 11