Om ulike muligheter for å angripe patenter Partner og advokat Inga Kaasen Dr. philos. (bioteknologi)
Om ulike måter for å angripe patenter Angripe patentet- én av flere muligheter Muligheter under søknadsbehandlingen Innsigelse etter at patent er meddelt Administrativ overprøving etter at patent er meddelt Fastsettelsessøksmål Ugyldighetssøksmål Kort om patenter meddelt av EPO 2
Angrep på patentet en av flere muligheter
Scenario Du vil lage/selge/ importere et produkt eller bruke en metode (eller du gjør det allerede) MEN Noen har et patent eller en patentsøknad som dekker dette. 4
Hva gjør du? Er det virkelig inngrep? Angripe patentet? Avtale med patenthaver? (Kjøpe patentet, få bruksrett) Tvangslisens/forbenyttelsesrett? ((Håpe at patenthaver ikke håndhever patentet?)) Skrinlegge påtenkt prosjekt? 5
6
Angrep på patentet generelt
Angripe patent mål: Patentet skal aldri bli innvilget, opphøre å eksistere, eller bli begrenset. 8
Angrepsvåpen Noe som gjør at patent ikke bør innvilges/ikke skulle ha vært innvilget Noen våpen er bare relevante i tidlig fase Blant annet o Manglende nyhet o Manglende oppfinnelsehøyde o Beskrivelsen er ikke så tydelig at en fagmann kan utøve oppfinnelsen o Ulovlige endringer av patentsøknad/patent 9
Angrepsvåpen Patentet må ha f eks nyhet og oppfinnelseshøyde i hele patentkravets bredde, hvis ikke er det ugyldig (men patenthaver kan lage mer begrensede patentkrav før patentet blir ugyldig) Det at patentet eller patentsøknaden er endret kan gi muligheter for angrep. Strenge regler for hva som er lovlige endringer. 10
Hvordan? Overfor patentstyret/ EPO ( ved søknadsbehandlingen og senere) Ved domstolene (etter at patent er innvilget og innsigelsesperioden er ute) 11
Muligheter under søknadsbehandlingen
Muligheter under søknadsbehandlingen Begrensede muligheter under søknadsbehandlingen Kan overvåke søknadsbehandlingen Kan opplyse Patentstyret om faktiske forhold og relevante mothold Patentstyret må ta hensyn til mottatt informasjon Innvender er ikke part 13
Innsigelse etter at patent er meddelt
Innsigelse etter at patent er meddelt Overvåkning av søknadsprosessen Anledning til å reagere hurtig etter eventuell meddelese Enhver kan fremsette innsigelse mot patent, jfr. patentloven 24 Innen 9 måneder fra den dag patent ble meddelt 3 år for meddelelser i strid med patentloven 1b Innsigelse anmerkes i patentregisteret og kunngjøres 15
Innsigelse etter at patent er meddelt Patentstyret behandler innsigelsen opphever patentet dersom Det er meddelt selv om vilkårene i patentloven 1 og 2 ikke er oppfylt Beskrivelsen ikke er tydelig nok, se patentloven 8 Det omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt Utfall Opprettholdes i opprinnelig form Opprettholdes i begrenset form Patentet opphører 16
Innsigelse etter at patent er meddelt Patenthaver og innsiger kan påklage 1. avdelings avgjørelse til 2. avdeling. Innen to måneder. Patenthaver kan gå videre til tingrett innen to mnd fra 2. avdelings avgjørelse. 17
Administrativ overprøving av meddelt patent
Administrativ overprøving av meddelt patent Begjæring om administrativ overprøving kan fremsettes av enhver til Patentstyret. Etter at innsigelsesfristen er utløpt 19
20 Administrativ overprøving av meddelt patent Følger av administrativ overprøving Patentet kan kjennes ugyldig i sin helhet, eller Patentet kan kjennes delvis ugyldig ved at ett eller flere patentkrav kjennes ugyldige, mens de øvrige krav blir stående, eller Patentet kan opprettholdes i begrenset form, i samsvar med nye patentkrav inngitt av patenthaveren Patentet opprettholdes uendret
Administrativ overprøving av meddelt patent Et alternativ til ugyldighetssøksmål Kostnadsbesparende sammenlignet med ugyldighetssøksmål Lavere egne sakskostnader Ikke fare for å måtte dekke motpartens sakskostnader Saksbehandlingstiden kan være lang 21
Administrativ overprøving av meddelt patent Avgjørelsen i Patentstyrets første avdeling kan påklages til Patentstyrets annen avdeling innen to måneder Klage til Oslo tingrett, jfr. patentloven Innen to måneder (for patenthaver) Den som har bedt om overprøvingen, kan ikke klage Patentstyret inn for domstolen. Men kan gå til ugyldighetssak mot patenthaver. 22
Fastsettelsessøksmål
Fastsettelsessøksmål Det er adgang til å reise søksmål mot patenthaver med påstand om at saksøkers egen løsning ikke er i strid med det aktuelle patentet Effektivt virkemiddel i saker hvor en patenthavers anførsel om at det foreligger patentinngrep hindrer den påståtte inngriper i å opptre på sin ønskede måte 24
Fastsettelsessøksmål Særlig relevant hvor man trenger en hurtig avklaring og ikke vil vente på et eventuelt inngrepssøksmål Viser at man holder fast ved eventuelle freedom to operate -analyser Signaleffekt overfor potensielle samarbeidspartnere Antatt rimeligere enn et ugyldighetssøksmål 25
26 Fastsettelsessøksmål Domstolen kan ikke kjenne patentet ugyldig i en slik prosess Betydningen for om det skal anlegges fastsettelsessøksmål eller ugyldighetssøksmål Mest praktisk hvor man ikke vil bygge på at patentet er ugyldig for at det ikke skal foreligge inngrep Kostnader og saksbehandling følger de alminnelige prosessregler Tingrettens og lagmannsrettens avgjørelse kan påankes
Ugyldighetssøksmål
Ugyldighetssøksmål Stevning til Oslo tingrett Nødvendig for at et inngrepssøksmål skal kunne møtes med frifinnelses bygget på at patentet er ugyldig Ofte et naturlig forsvar mot inngrepssøksmål Kostnadskrevende Kan få dekket egne nødvendige sakskostnader ved seier Kan måtte dekke motpartens sakskostnader ved tap 28
Ugyldighetssøksmål Tidsaspekter I utgangspunktet mer tidseffektivt enn administrativ overprøving Hovedregel er at hovedforhandling avholdes innen 6 måneder fra stevning ble tatt ut Alminnelige bevisbyrderegler Sannsynlighetsovervekt 29
Ugyldighetssøksmål Swingballprinsippet, Swingballsaken i Rt. 1975 s. 603 og Biomarsaken i Rt. 2008 s. 1555 Varsomhet med å overprøve Patentstyrets vedtak Betydning av nye mothold I saker vedrørende inngrep i eller gyldigheten av et EP-patent kan retten stanse saken inntil EPO har truffet en avgjørelse 30
Kort om patenter meddelt av EPO
Kort om forholdet til patenter meddelt av EPO Argumentasjon under søknadsbehandlingen i EPO Innsigelse overfor EPO Særlig adgang til å intervenere under innsigelsesprosessen i EPO Tredjepart som er utsatt for pågang i forbindelse med anført patentinngrep kan intervenere i en pågående innsigelsesprosess for EPO mellom patenthaver og en annen innsiger dersom tredjepart bestrider patentinngrepet Intervensjonsadgangen kan gjøres gjeldende selv om innsigelsesfristen er utløpt for tredjeparten Ikke administrativ overprøving i EPO 32
Kort om forholdet til patenter meddelt av EPO Administrativ overprøving i Norge av europeiske patenter Ugyldighetssak i Norge europeiske patenter Mulighetene for å angripe EP-patenter harmonerer i stor grad med det som gjelder for norske patenter 33
Det finnes ulike muligheter for å angripe patenter
Det finnes ulike muligheter for å angripe patenter Velg den måten som best tjener dine interesser Ta hensyn til Saksbehandlingstid Kostnadsaspekt Prosessrisiko Patentstyret og domstolene ønsker å oppnå et materielt sett riktig resultat 35
Norsk Biotekforum Møteplass IPR 10. mars 2011 Takk for oppmerksomheten! Partner og advokat Inga Kaasen E-post: inka@grette.no Tlf.: 22 34 00 00 Mobil: 45 05 00 44 36